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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：莊輝 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所
原標題： 從“紅?！?、“露露”、“王老吉”商標糾紛看商標許可的風險防范
近年來備受關注的中國和泰國“紅牛”商標糾紛、南北“露露”商標糾紛、廣藥和加多寶“王老吉”商標糾紛本質上都是因商標許可引發(fā)的商標權利人和被許可人之間的糾紛。商標許可雖然有利于權利人擴大市場并提升商標知名度、也可以幫助被許可人省去培育新品牌的過程，但其中也伴隨著一定的風險。無論作為許可人還是被許可人，在簽訂許可協議前都應當保持謹慎的態(tài)度、合理規(guī)避和防范風險。
一、“紅牛”商標糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是紅牛維他命飲料有限公司（“中國紅?！保┖吞旖z醫(yī)藥保健有限公司（“泰國紅牛”）。中國紅牛是一家合資公司；泰國紅牛是中國紅牛成立時的出資人之一，同時也是中國的“紅?！毕盗猩虡说臋嗬?，與中國紅牛簽訂商標許可協議、授權中國紅牛使用商標。
2016年，商標許可協議到期后泰國紅牛拒絕進行續(xù)期，雙方糾紛開始。中國紅牛認為自己多年來對“紅?！鄙虡说钠放苾r值作出了巨大貢獻，起訴請求法院確認“紅牛”系列商標由中國紅牛單獨享有所有權、或中國紅牛和泰國紅牛共同享有所有權，并要求泰國紅牛與其分擔廣告費。
本案的爭議焦點有二：1.合同法方面：設立中國紅牛公司的合資合同中約定，泰國紅牛向中國紅?！疤峁碑a品配方和商標，以及中國紅牛的“產品的商標是合資公司資產的一部分”，這些條款應解釋為商標轉讓抑或商標許可。法院最終認定為商標許可。2.商標法方面：被許可人能否依據對商標的廣告宣傳等投入或基于公平原則而享有相關商標所有權。法院認定被許可人的貢獻無法使其取得商標權。最終作為商標權利人的泰國紅牛勝訴，中國紅牛表示會進行上訴。
（二）經驗教訓
1、作為商標權利人，需要在許可協議中約定禁止被許可人注冊相同或近似商標。中國紅牛作為被許可人曾注冊了第5546456號“”商標、第5617039號“”商標、第5926691號“纖?！钡榷鄠€商標。泰國紅牛通過交涉等方式使中國紅牛同意將這些商標轉讓至泰國紅牛名下。若當初在協議中就對此類損害商標權利人利益的行為加以防范，可以為日后省去很多麻煩。
2、在合同撰寫中應避免“A公司向B公司提供商標”這類模糊的用語，以減少日后產生糾紛的可能性。至少應寫明是許可還是轉讓、并寫明許可或轉讓針對的具體商標信息。
二、“露露”商標糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是汕頭高新區(qū)露露南方有限公司（“汕頭露露”）和河北承德露露股份有限公司（“承德露露”）。兩家公司原先都是露露集團有限責任公司（“露露集團”，現已更名為霖霖集團有限責任公司）的子公司，而露露集團當時是“露露”商標的權利人。2001年-2002年，露露內部進行了“分家”，這三家公司及香港飛達企業(yè)公司（汕頭露露股東之一）共同簽訂了《備忘錄》及《補充備忘錄》。根據承德露露的公告，這兩份文件中關于商標的約定是授予汕頭露露無限期的商標使用權，另外還有將南方市場分割給汕頭露露等其他內容。協議的簽署人是當時承德露露的董事長王寶林、總經理王秋敏（王寶林同時兼任露露集團、汕頭露露董事長職務，王秋敏同時兼任露露集團、汕頭露露董事職務）。2006年，露露集團將“露露”商標轉讓給承德露露。因此目前糾紛雙方關系是：汕頭露露是被許可人，承德露露是許可人。根據汕頭露露在其微信公眾號發(fā)布的聲明，多年來雙方關系良好、協調合作，但從2015年下半年開始，承德露露開始對汕頭露露發(fā)起訴訟。
汕頭露露的反擊是起訴承德露露，要求法院判令承德露露繼續(xù)履行《備忘錄》及《補充備忘錄》、許可其使用商標；承德露露則主張《備忘錄》及《補充備忘錄》無效，文件是當時的董事長等人越權簽署、且該關聯交易未經公司董事會批準等相關程序。
本案的爭議焦點是《備忘錄》及《補充備忘錄》的有效與否。法院認定兩文件合法有效，因為承德露露沒有證據證明汕頭露露明知協議是無權代表、超越權限簽署的，當時的法律也并沒有關于關聯交易必須經公司董事會批準同意或是必須披露交易信息的強制性規(guī)定；且《備忘錄》及《補充備忘錄》的簽訂具有特定的歷史原因。因此承德露露敗訴，商標許可協議作為《備忘錄》的一部分應繼續(xù)履行。
《備忘錄》的存在阻礙了承德露露進入南方市場，對其發(fā)展有很大影響，因此雙方近年來糾紛不斷。除了上述訴訟外，南北露露相關的糾紛還有承德露露訴汕頭露露侵害商標權、承德露露的大股東訴汕頭露露和露露集團要求判備忘錄無效、承德露露起訴原董事長及總經理等。
（二）經驗教訓
1、簽訂無限期或期限很長的商標許可使用協議具有很大的風險。在時間跨度較長的情況下很難保證雙方在市場競爭中不發(fā)生利益沖突，從權利人的角度講應盡量避免這種情況。
2、“露露”商標糾紛是在集團內部“分家”的特殊背景下產生的，面臨類似情況的企業(yè)在處理商標問題時需要謹慎考慮。采取本案中這樣將商標權轉給A公司、讓A公司許可B公司使用的做法可能會為將來埋下A與B間糾紛的隱患。
三、“王老吉”商標糾紛
（一）案情概述
本案的糾紛雙方是廣州醫(yī)藥集團有限公司（“廣藥集團”）和加多寶（中國）飲料有限公司等多家“加多寶”公司。糾紛發(fā)生時，廣藥集團是中國大陸“王老吉”系列商標的權利人，其中一件“王老吉”商標是1997年從廣州羊城藥業(yè)股份有限公司王老吉食品飲料分公司（“羊城藥業(yè)”）處受讓得來的。羊城藥業(yè)與加多寶的母公司香港鴻道（集團）有限公司（“鴻道集團”）于1995年和1997年簽訂了商標許可協議、授權鴻道集團使用“王老吉”商標。2000年，廣藥集團與鴻道集團再次簽訂許可協議后，許可期限延長至2010年。雖然雙方在2002年及2003年再次簽訂補充協議、將許可期限延長至2020年，但這兩份補充協議在2012年因廣藥集團副董事長收受鴻道集團董事長賄賂而被仲裁認定自始無效。因此商標許可實際于2010年已經到期，但加多寶到2012年依然在使用“王老吉”商標。這一時間差就引發(fā)了商標侵權糾紛，廣藥集團起訴要求加多寶支付2010-2012年的侵權損害賠償二十九億余元。
本案的爭議焦點是加多寶2010-2012年的行為是否侵權、以及具體賠償數額的問題。由于上述兩補充協議已無效，且加多寶關于善意履行的主張不能成立（因為加多寶是鴻道集團出資設立的公司、且在廣藥集團已提起針對補充協議的仲裁后仍未停止使用），法院認定加多寶侵犯商標權；由于雙方都有過錯，加多寶應賠償被訴侵權期間所獲利潤的一半，即十四億余元。
但本案于2019年6月被最高法院發(fā)回重審。最高法院要求一審法院首先審查被訴侵權行為是否“未經商標權人許可”，另外還指出了用于判斷賠償數額的證據存在重大缺陷，本案可能還會出現轉折。
除了商標糾紛外，廣藥和加多寶之間還有關于知名商品包裝裝潢的“紅罐”之爭和關于廣告語的虛假宣傳訴訟，這些訴訟的結果大多有利于廣藥。但由于雙方采取了價格戰(zhàn)的策略進行競爭，影響產品利潤，糾紛對加多寶和廣藥王老吉均有不利影響。
（二）經驗教訓
1、無論作為許可人還是被許可人都應重視企業(yè)內部的合規(guī)管理，避免出現用非法手段獲得許可協議的問題。雖然許可協議的無效對作為侵權主體的加多寶影響更大，但仲裁和訴訟的漫長過程對于廣藥一方而言也是不利因素。
2、被許可人在被許可使用的商標打開市場之后，也應盡快發(fā)展和培育自有品牌、不能一味依賴他人商標。
四、共性問題
上述三個案件都是因簽訂商標許可協議后雙方關系破裂而引發(fā)的糾紛。當許可人與被許可人之間原本良好的合作關系破裂時，若商標許可協議有效且尚未到期，則許可人一方較為被動，面臨著暫時無法收回商標、不得不接受被許可人生產的帶有該商標的產品繼續(xù)在市場上與許可人產品并存的局面，協議中如果還包含分割市場的內容則對許可人的影響更大（“露露”案）；若商標許可協議已經到期、或因為違反《合同法》第五十二條而無效，則被許可人較為被動，面臨著因侵犯商標權而產生的巨額賠償，且不得不更換新的商標、失去多年來積累的商譽（“紅?！?、“王老吉”案）。
讓一個知名品牌陷入糾紛之中，對于雙方的商譽和經濟利益而言都是有損傷的。例如消費者通過媒體報道了解到加多寶和廣藥王老吉的糾紛后，在選購涼茶時就會考慮這一產品是“正品”還是“山寨”的問題，這就為品牌蒙上了一層陰影。而且由于雙方產品通常差異性較小，一旦由合作變成競爭，往往會采取價格戰(zhàn)的方式、最終形成兩敗俱傷的局面。
五、商標許可的風險防范
（一）注意內部風控和合規(guī)管理、嚴格商標許可協議簽訂的審核流程，確保商標許可協議的合法有效（如審核對方有無簽約權限、嚴格內部管理以避免回扣問題等）。
（二）涉及商標使用權的協議條款應當盡可能使用清晰明確的語言，明確約定是許可還是轉讓等關鍵性問題，避免模糊的用語為日后糾紛埋下伏筆。
（三）商標許可協議簽訂后應及時進行備案。根據《商標法》第四十三條，商標使用許可未經備案不得對抗善意第三人。
（四）如雙方因商標許可問題產生爭議、無法通過協商解決，應及時通過司法或仲裁方式解決糾紛，避免權利義務長期處于不確定、懸而未決的狀態(tài)，盡可能使損失最小化。
（五）作為許可人，在商標許可協議的撰寫方面應注意：
1、在許可協議中明確具體商標、許可的類型（獨占許可、排他許可、普通許可）、地域范圍、許可期限、產品質量要求等重點問題。由于獨占許可會使得權利人自己也無法使用該商標，進行獨占許可應特別謹慎。另外，應盡量避免簽訂無限期的商標許可使用協議，將許可期限控制在合理的范圍內。
2、在許可協議中就禁止搶注相同或近似商標的問題與被許可人作出明確約定，并明確相應的違約責任。進一步地，還可考慮在協議中對被許可人在其他知識產權和競爭法相關的方面進行限制，如要求被許可人不得將商標產品的包裝設計申請為立體商標或外觀設計專利、不得將商標作為被許可人公司或其子公司商號等。
（六）作為被許可人，首先要認識到采取許可模式對于被許可人而言所固有的風險性。被許可人對一個商標的推廣和維護的貢獻無法讓其取得商標權，許可期限屆滿后如無法續(xù)期，被許可人損失很大。
1、在商標許可協議的撰寫方面：應當在許可協議中約定被許可商標的及時續(xù)展，并追求較長的許可期限，以保證使用商標的穩(wěn)定性。對于被許可使用的商標發(fā)生轉讓時許可協議的效力問題，《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二十條規(guī)定：“注冊商標的轉讓不影響轉讓前已經生效的商標使用許可合同的效力，但商標使用許可合同另有約定的除外?！币虼藢ι婕吧虡宿D讓的問題無需特別約定，但是為盡可能避免雙方出現爭議、被許可人也可要求在許可協議中作出明確約定。
2、在商標許可期限內應盡快發(fā)展和培育自有品牌。若是出于客觀原因無法在許可期限內投入較大成本來發(fā)展自有品牌，至少也應在許可協議終止前準備好有效注冊的自創(chuàng)品牌商標，以保證在無法續(xù)期時能夠順利推出新產品。
主要參考文獻：
1. (2018)京民初166號民事判決書
2.（2014）粵高法民三初字第1號民事判決書
3.（2018）最高法民終1215號民事裁定書
4. (2013)承民初字第00248號民事判決書
5. 河北承德露露股份有限公司關于重大訴訟的公告（公告編號：2018-033）
6. 河北承德露露股份有限公司重大訴訟進展公告（公告編號：2019-026）
7. 河北承德露露股份有限公司重大訴訟進展公告（公告編號：2020-001）
8. 河北承德露露股份有限公司關于重大訴訟的公告（公告編號：2020-014）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：莊輝 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：從“紅?！?、“露露”、“王老吉”商標糾紛看商標許可的風險防范（點擊標題查看原文）
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