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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙春雨
原標(biāo)題：3條小技巧，成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)
引言：
2020年，注定是不平凡的一年！在這一年，我們每個(gè)人都見證或親歷了諸多奇跡。在這魔幻一年最后一天上映的電影《送你一朵小紅花》，講述了一個(gè)溫情飆淚的故事，更讓大家思考了特別契合這一年主題的一個(gè)終極問題——想象死亡隨時(shí)可能到來，我們唯一要做的就是愛和珍惜！
而作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)人，在感動(dòng)擦淚的同時(shí)，掏出手機(jī)默默登錄了商標(biāo)局網(wǎng)站，看了看“送你一朵小紅花”的商標(biāo)注冊(cè)情況；結(jié)果也是很感動(dòng)，居然是在2020年11月19日新申請(qǐng)的！還在審查中！筆者遙想2020年8月同樣口碑和票房雙豐收的電影《八佰》，雖然電影在2020年上映，但其出品公司卻早在2017年就申請(qǐng)了若干“八佰”商標(biāo)，商標(biāo)保護(hù)意識(shí)非常值得肯定。
基于中國將近3000萬的有效商標(biāo)注冊(cè)存量，筆者不鼓勵(lì)“萬物皆標(biāo)”，但是將顯著性的電影名稱在“電影”核心服務(wù)和常用周邊產(chǎn)品上申請(qǐng)注冊(cè)，比如“影片制作、影片導(dǎo)演、電影發(fā)行”、“計(jì)算機(jī)游戲軟件”、“玩具、玩偶”、“圖書、海報(bào)、文具”等，對(duì)于后續(xù)進(jìn)一步開發(fā)相應(yīng)電影IP的商業(yè)價(jià)值，無疑會(huì)掃除很多障礙，也能增強(qiáng)投資人后續(xù)投資的信心。
問題的提出：
影視作品是文化和商業(yè)價(jià)值的結(jié)合，好的影視作品不僅僅具有票房號(hào)召力，在放映期也有周邊開發(fā)的商業(yè)價(jià)值，更是在后續(xù)可以做一個(gè)完整的產(chǎn)品規(guī)劃和開發(fā)，使其成長為一個(gè)長期有生命力的品牌，比如我們熟知的《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》系列等。
影視作品名稱最先為消費(fèi)者所感知和記憶，但受字?jǐn)?shù)、表達(dá)的限制，有些影視作品名稱很難產(chǎn)生獨(dú)創(chuàng)性進(jìn)而獲得《著作權(quán)法》的保護(hù)。而根據(jù)《商標(biāo)法》，文字可以作為商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)保護(hù)，且對(duì)于文字構(gòu)成沒有獨(dú)創(chuàng)性的要求，因此，將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)，不失為一種保護(hù)策略。
現(xiàn)實(shí)中，我們也遇到很多因未能將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)而踩雷的例子，很多影視公司被提出侵權(quán)訴訟，有些被迫更名，更多的是無法進(jìn)行續(xù)集或者游戲產(chǎn)品的開發(fā)和周邊衍生品的營銷、錯(cuò)失大IP的紅利。因此影視公司未雨綢繆、將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)進(jìn)行主動(dòng)保護(hù)，越來越成為主流的選擇之一。
但將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)進(jìn)行主動(dòng)保護(hù)，需要注意什么呢？?jī)H僅起步早就夠了嗎？筆者經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“起個(gè)大早趕個(gè)晚集”在影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)方面比比皆是！猶記得“功夫熊貓”案，雖然早在2006年夢(mèng)工廠公司就申請(qǐng)注冊(cè)了“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)，卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，為何？因?yàn)殛兾髅竟驹凇坝捌谱鳌鄙嫌蝎@準(zhǔn)注冊(cè)的第6353409號(hào)“功夫熊貓”商標(biāo)。而“唐人街探案”、“捉妖記”商標(biāo)雖然早早在2015年提出申請(qǐng)，卻花費(fèi)了3年時(shí)間才最終注冊(cè)，為何？因?yàn)閮蓚€(gè)商標(biāo)均在商標(biāo)局審查階段被駁回，后續(xù)經(jīng)歷了復(fù)審、訴訟等若干程序。
將影視作品名稱作為商標(biāo)注冊(cè)，要如何避開雷坑，要注意哪些方面呢？
解決方案：
第一步：起步早
中國的商標(biāo)注冊(cè)制度采用“在先申請(qǐng)”原則。根據(jù)《商標(biāo)法》第三十條、第三十一條：
《商標(biāo)法》第三十條：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回申請(qǐng)，不予公告。
《商標(biāo)法》第三十一條：兩個(gè)或者兩個(gè)以上的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的，初步審定并公告申請(qǐng)?jiān)谙鹊?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)；同一天申請(qǐng)的，初步審定并公告使用在先的商標(biāo)，駁回其他人的申請(qǐng)，不予公告。
上述法條什么意思呢？
將影視作品名稱申請(qǐng)為商標(biāo)，一定要趁早！
等到電影上映了、大火了再去申請(qǐng)，哪怕只晚了一天，你的商標(biāo)也會(huì)被別人商標(biāo)阻擋；后續(xù)要花費(fèi)大量的時(shí)間和金錢成本。
筆者注意到，同樣是票房過了20億的電影《捉妖記》，商標(biāo)“捉妖記”的注冊(cè)過程也是極其波折，因?yàn)樯暾?qǐng)日期比其他申請(qǐng)人晚了1個(gè)月，安樂（北京）電影發(fā)行有限公司的第17896653號(hào)“捉妖記”商標(biāo)被若干帶有“捉妖記”文字的商標(biāo)阻擋而駁回，安樂公司不得不對(duì)這些僅僅早了1個(gè)多月的商標(biāo)提出異議、無效宣告等申請(qǐng)，最終經(jīng)過了漫長的3年時(shí)間，才獲得了屬于自己的“抓妖記”商標(biāo)【1】。
第二步：商品/服務(wù)選的準(zhǔn)
商標(biāo)的申請(qǐng)和注冊(cè)需要區(qū)分不同的類別；但應(yīng)當(dāng)明確的是，商標(biāo)保護(hù)的路徑雖好，但筆者不建議在全部45個(gè)類別申請(qǐng)，第一是浪費(fèi)有限的商標(biāo)資源，第二是全類申請(qǐng)本身對(duì)于申請(qǐng)人而言也占用了較多的前期投入和后期維護(hù)成本。
一般來講，影視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括影視作品編劇、拍攝、制作、發(fā)行、放映、版權(quán)經(jīng)營、衍生產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)。根據(jù)四分法或者五分法，影視公司可以將45個(gè)類別分為4個(gè)或者5個(gè)不同級(jí)別，比如“核心產(chǎn)業(yè)的類別”、“密切相關(guān)周邊產(chǎn)品的類別”、“常見/可能涉及的周邊產(chǎn)品類別”、“關(guān)聯(lián)度弱的防御產(chǎn)品類別”等。
以《復(fù)仇者聯(lián)盟》系列、《星球大戰(zhàn)》系列、《冰雪奇緣》等商標(biāo)為例，一般會(huì)選擇的核心產(chǎn)業(yè)類別包括：
◎ 第41類“影片制作、影片導(dǎo)演、娛樂服務(wù)”等；
◎ 第9類“可下載的影像文件、電子出版物（可下載）、動(dòng)畫片、計(jì)算機(jī)游戲軟件”等。
密切相關(guān)的周邊衍生品和服務(wù)包括：
◎ 第28類的“玩偶、玩具、游戲器具”等；
◎ 第14類“鑰匙鏈（小飾物或短鏈飾物）”；
◎ 第16類“書籍、海報(bào)、文具”；
◎ 第25類“服裝、鞋、帽”；
◎ 第18類“手提包、書包”；
◎ 第43類“餐廳、咖啡館”；
◎ 第21類“杯子、飲用器皿”；
◎ 第30類“餅干、蛋糕”；
◎ 第32類“軟飲料”。
當(dāng)然，根據(jù)影視作品的消費(fèi)群體，企業(yè)或者其代理人也要進(jìn)行差異化選擇，比如“小黃人”商標(biāo)，因?yàn)橹鞔騼和a(chǎn)品，還會(huì)選擇第5類的“嬰兒食品”、第12類的“嬰兒車”等。
企業(yè)可以根據(jù)對(duì)影視作品的投入、前景和后期規(guī)劃進(jìn)行預(yù)判，合理、分級(jí)地選擇商品和服務(wù)類別。
而如果未能妥善選擇核心的商品和服務(wù)，將為后續(xù)的市場(chǎng)開發(fā)帶有很大的障礙。本文開始提到的“功夫熊貓”案，雖然夢(mèng)工廠公司早在2006年就申請(qǐng)注冊(cè)了第5400891號(hào)“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)，卻仍在2013年被陜西茂志娛樂有限公司發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟，就是因?yàn)殛兾髅竟驹诘?1類“影片制作”上成功注冊(cè)了第6353409號(hào)“功夫熊貓”商標(biāo)。而夢(mèng)工廠公司的第5400891號(hào)“KUNG FU PANDA”文字商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在第9類的計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備、鼠標(biāo)墊、光盤盒、計(jì)算機(jī)游戲卡、計(jì)算機(jī)游戲盒帶、計(jì)算機(jī)游戲帶、電視游戲卡、電視游戲盒帶、已錄制的錄音盒帶、已錄制的錄像盒帶、已錄制的錄音帶等商品上。當(dāng)夢(mèng)工廠公司基于第9類的第5400891號(hào)注冊(cè)商標(biāo)對(duì)上述第6353409號(hào)商標(biāo)提出爭(zhēng)議申請(qǐng)時(shí)，一審法院【2】認(rèn)為：爭(zhēng)議商標(biāo)核定使用的"電影制作"服務(wù)一般是指提供影視作品本身的創(chuàng)作和拍攝等類型的服務(wù),引證商標(biāo)一核定使用的"已錄制的錄像盒帶，已錄制的錄音帶，錄制有音樂和電影音帶的光盤，錄制有音樂和電影音帶的數(shù)字視頻光盤程序"等商品是指將已攝制、制作好的影視作品制作成錄像帶、錄音帶、光盤等載體形式的商品，上述"電影制作"服務(wù)與引證商標(biāo)一核定使用的上述商品在方式、功能、內(nèi)容等方面尚存在一定區(qū)別，相關(guān)公眾不會(huì)混淆。因此爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)予以維持。當(dāng)然，后續(xù)夢(mèng)工廠公司又通過撤銷途徑，終于在波折中獲得了將第6353409號(hào)商標(biāo)撤銷的結(jié)果。
由此可見，預(yù)先選擇合適的商品和服務(wù)項(xiàng)目，是對(duì)影視作品名稱作為商標(biāo)保護(hù)的重要考慮點(diǎn)。
第三步：商標(biāo)選的好
首先，在商標(biāo)的選擇范圍上，不僅要選擇作品名稱的中文名稱，還要包括英文名稱，甚至包括主要人物的中英文名稱、爆款的臺(tái)詞等。比如“權(quán)力的游戲”商標(biāo)的注冊(cè)人“家庭票房公司 HOME BOX OFFICE,INC.”，除了注冊(cè)“權(quán)力的游戲GAME OF THRONES”商標(biāo)外，還申請(qǐng)注冊(cè)了一系列文字商標(biāo)，包括“WINTER IS COMING”、“凜冬將至”、“THE LONG NIGHT”、“JON SNOW（人物名）”、“Targaryen（坦格利安家族House Targaryen的名字）”等，為未來打造“權(quán)游”的衍生品全鏈條做好了商標(biāo)儲(chǔ)備。
其次，要避免違反《商標(biāo)法》的禁用、禁注條款，包括：
《商標(biāo)法》第十條：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：
（一）同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、國歌、軍旗、軍徽、軍歌、勛章等相同或者近似的，以及同中央國家機(jī)關(guān)的名稱、標(biāo)志、所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；
（二）同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗等相同或者近似的，但經(jīng)該國政府同意的除外；
（三）同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記等相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；
（四）與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；
（五）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；
（六）帶有民族歧視性的；
（七）帶有欺騙性，容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量等特點(diǎn)或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認(rèn)的；
（八）有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。
縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。
《商標(biāo)法》 第十一條：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：
（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；
（二）僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點(diǎn)的；
（三）其他缺乏顯著特征的。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。
《商標(biāo)法》第十六條：商標(biāo)中有商品的地理標(biāo)志，而該商品并非來源于該標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)，誤導(dǎo)公眾的，不予注冊(cè)并禁止使用；但是，已經(jīng)善意取得注冊(cè)的繼續(xù)有效。
前款所稱地理標(biāo)志，是指標(biāo)示某商品來源于某地區(qū)，該商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征，主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志。
文章開頭提到的口碑和票房雙豐收的電影大IP《唐人街探案》系列，雖然在2015年就早早提交了申請(qǐng)，卻直到2018年才最終獲準(zhǔn)注冊(cè)，就是因?yàn)?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)包含中文“唐人街”及其對(duì)應(yīng)英文“CHINATOWN”，商標(biāo)局經(jīng)審理認(rèn)為該商標(biāo)構(gòu)成了《商標(biāo)法》第十條第一款第八項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的情形，進(jìn)而予以駁回。后商評(píng)委（現(xiàn)商標(biāo)局）審理認(rèn)為：訴爭(zhēng)商標(biāo)包含了中文“唐人街”及其對(duì)應(yīng)英文“CHINATOWN”，“唐人街”指的是海外華人聚居的街道或區(qū)域的名稱且為廣大消費(fèi)者所熟知，一般情況下唐人街區(qū)域都會(huì)開設(shè)較多具有中國特色的店鋪，以“唐人街”作商標(biāo)或者商標(biāo)組成部分易使消費(fèi)者將其指定使用的商品(服務(wù))誤認(rèn)為來自海外華人聚居的區(qū)域，從而對(duì)商品(服務(wù))的來源造成誤認(rèn)，產(chǎn)生不良影響。同時(shí)，“唐人街”所特指的含義從17世紀(jì)起便逐漸形成，現(xiàn)今“唐人街”一詞在很多地方已成為中華文化區(qū)的代名詞。將具有深厚歷史、文化背景的“唐人街”作為商標(biāo)注冊(cè)并被某一市場(chǎng)主體所占，不僅會(huì)影響到海外唐人街華人商戶在中國大陸正常使用其所屬區(qū)域的名稱，也是對(duì)全世界華人公共資源的侵占，一旦該公共資源被某一市場(chǎng)主體所占，也易造成不良影響。訴爭(zhēng)商標(biāo)屬于《商標(biāo)法》第十條第一款第八項(xiàng)規(guī)定的不得作為商標(biāo)注冊(cè)的標(biāo)志。
幸運(yùn)的是，該商標(biāo)后經(jīng)歷了一審、二審程序，歷經(jīng)3年最終獲準(zhǔn)注冊(cè)【3】。
因?yàn)?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_shangbiao.html' target='_blank'>商標(biāo)法的絕對(duì)條款在初審程序中未能獲準(zhǔn)注冊(cè)的，還有很多，包括第15243824號(hào)“等一個(gè)人咖啡 CAFE.WAITING.LOVE”商標(biāo)【4】（構(gòu)成商標(biāo)法第十一條第一款第(三)項(xiàng)規(guī)定的缺乏顯著性的情形）、第G1213064號(hào)“THEWALKINGDEAD”號(hào)“THE WALKING DEAD"商標(biāo)”商標(biāo)【5】（第十條一款八項(xiàng)“不良社會(huì)影響”）等。前一枚商標(biāo)經(jīng)過行政或者司法程序，最終獲準(zhǔn)注冊(cè)，但“THEWALKINGDEAD”在二審程序最終未能獲準(zhǔn)注冊(cè)。
有意思的案件是，第25179206號(hào)“知否知否應(yīng)是綠肥紅瘦”商標(biāo)（構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條一款（三）項(xiàng)所指缺乏顯著性的情形），其在復(fù)審中再次被駁回。后商標(biāo)申請(qǐng)人積極改變策略，申請(qǐng)了“知否知否”商標(biāo)，則順利獲準(zhǔn)注冊(cè)。
由此可見，如果在商標(biāo)申請(qǐng)之前就做好預(yù)先規(guī)劃、檢索，對(duì)于違反《商標(biāo)法》“禁用”、“禁注”規(guī)定的情形進(jìn)行高標(biāo)準(zhǔn)的回避，那么無疑將減少授權(quán)環(huán)節(jié)的波折和不確定性。
指導(dǎo)意義：
在國外，很多電影衍生品可以創(chuàng)造出巨大的商業(yè)價(jià)值，甚至反哺電影行業(yè)。影視公司通過作品游戲授權(quán)、音樂版權(quán)數(shù)字化以及實(shí)物衍生品等，共同實(shí)現(xiàn)了影視作品價(jià)值的最大化。但相對(duì)比于歐美市場(chǎng)，我國的影視作品衍生市場(chǎng)目前仍在發(fā)展的初期，圍繞影視IP而產(chǎn)生出來的衍生項(xiàng)目并不多。在中央大力發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策下，越來越多的國內(nèi)影視公司開始注重影視作品衍生品的規(guī)劃和開發(fā)。對(duì)于影視公司而言，提前做好影視作品名稱的商標(biāo)、商品/服務(wù)的規(guī)劃，盡早安排、盡早申請(qǐng)、盡早獲準(zhǔn)注冊(cè)，主動(dòng)保護(hù)自身影視作品名稱的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能有機(jī)會(huì)充分發(fā)揮影視大IP的商業(yè)效應(yīng)，并進(jìn)而共同推動(dòng)中國影視創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
注：
【1】商評(píng)字[2018]第0000048223號(hào)
【2】(2014)一中知行初字第1608號(hào)
【3】(2019)京行終349號(hào)
【4】 (2016)京行終5103號(hào)
【5】 (2017)京行終874號(hào)
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）
作者：趙春雨
編輯：IPRdaily王穎 校對(duì)：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：3條小技巧，成功將影視作品名稱注冊(cè)為商標(biāo)（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）
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