關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費而喪失分案機會問題的探討

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作者：譚營營  北京品源專利代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于未繳納單一性恢復(fù)費而喪失分案機會問題的探討

一、繳納單一性恢復(fù)費通知書的相關(guān)規(guī)定及答復(fù)

在中國的PCT申請費用中，發(fā)明和實用新型都有一個收費項目（注意：美國不區(qū)分發(fā)明和實用新型，而是統(tǒng)稱為“Utility”發(fā)明，美國專利分為Utility發(fā)明，Design外觀設(shè)計以及Plant植物），列為“PCT申請單一性恢復(fù)費”。

如果國際檢索單位（ISA）確定該國際申請缺乏發(fā)明單一性，審查員會將該國際申請缺乏發(fā)明單一性的情況通知申請人，并詳細說明認為該國際申請不符合發(fā)明單一性要求的理由，同時指明應(yīng)當(dāng)繳納附加檢索費的數(shù)目及應(yīng)當(dāng)繳納的費用金額。

在國際初步審查階段，審查員發(fā)現(xiàn)該國際申請不符合發(fā)明單一性的要求，將通知申請人進行以下選擇：限制權(quán)利要求或繳納附加初步審查費。通常，國際初步審查單位（IPEA）不需要，也一般不會對沒有做出任何國際檢索報告的權(quán)利要求進行國際初步審查。

對于在PCT國際申請階段未繳納附加檢索費或附加審查費的內(nèi)容，審查員審查后認為正確的，會發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書：

根據(jù)專利法實施細則第115條第2款的規(guī)定，國際申請在進入中國國家階段時，申請人提出的作為審查基礎(chǔ)的申請文件中包含了

在國際計算未繳納附加檢索費的內(nèi)容；

在國際階段未繳納附加審查費的內(nèi)容；

經(jīng)審查，國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論是正確的，申請人應(yīng)當(dāng)在2個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費和/或提交意見陳述書；如果申請人認可國際檢索單位或者國際初步審查單位所作出的結(jié)論且不繳納單一性恢復(fù)費，申請人應(yīng)該提交刪除國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或未經(jīng)國際初步審查的部分的修改為本；申請人未繳納或未交租單一性恢復(fù)費，并且也沒有刪除缺乏單一性的發(fā)明的，國際申請中上述未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分將被視為撤回。

根據(jù)專利法實施細則第115條第2款、第42條第1款的規(guī)定，對于申請人因未繳納單一性恢復(fù)費而刪除的發(fā)明，申請人不得提出分案申請。

專利法實施細則第四十二條第一款規(guī)定：一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設(shè)計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務(wù)院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

第一百一十五條規(guī)定：在國際階段，國際檢索單位或者國際初步審查單位認為國際申請不符合專利合作條約規(guī)定的單一性要求時，申請人未按照規(guī)定繳納附加費，導(dǎo)致國際申請某些部分未經(jīng)國際檢索或者未經(jīng)國際初步審查，在進入中國國家階段時，申請人要求將所述部分作為審查基礎(chǔ)，國務(wù)院專利行政部門認為國際檢索單位或者國際初步審查單位對發(fā)明單一性的判斷正確的，應(yīng)當(dāng)通知申請人在指定期限內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費。期滿未繳納或者未足額繳納的，國際申請中未經(jīng)檢索或者未經(jīng)國際初步審查的部分視為撤回。

申請人在收到該通知書之后，可以選擇：

繳納單一性恢復(fù)費；

刪除未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求。

通常來說，如果申請人在收到該通知書兩個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費、或提交意見陳述書證明權(quán)利要求之間具有單一性，從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。

如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費或刪除了未經(jīng)國際局檢索的權(quán)利要求，則該部分權(quán)利要求會被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求，申請人不得提出分案申請，也就是說，喪失了分案的機會。

二、主動修改后收到未繳納單一性恢復(fù)費通知書

對于PCT國際申請來說，除了在國際階段，申請人可以根據(jù)PCT條約第26條、19條、34條對申請文件進行修改之外，在進入中國國家階段時，申請人還可以根據(jù)PCT條約第28條或41條對申請文件進行修改。

按照中國《專利法實施細則》第 51條的規(guī)定，對于發(fā)明，申請人有兩次主動修改的機會，一是可以在提出實質(zhì)審查請求的同時，對申請文件作出修改；二是在收到中國國家知識產(chǎn)權(quán)局就其申請發(fā)出的“進入實質(zhì)審查程序通知書”之日起三個月內(nèi)，主動對申請文件作出修改。對于實用新型，專利申請人自申請日起2個月內(nèi)，可以對實用新型或者外觀設(shè)計專利申請主動提出修改。

假如申請人在主動修改時未將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除，會收到審查員發(fā)出的繳納單一性恢復(fù)費通知書，那么申請人可以按照正常情況來處理，即：

如果申請人在收到該通知書兩個月內(nèi)繳納單一性恢復(fù)費，從而繼續(xù)享有所有權(quán)利要求的權(quán)利。

如果申請人未繳納單一性恢復(fù)費，則該部分權(quán)利要求會被視為撤回。對于這部分權(quán)利要求，申請人不得提出分案申請。

三、因主動修改后未繳納單一性恢復(fù)費而喪失分案機會、以及應(yīng)對策略

（1）喪失分案機會

假設(shè)申請人通過主動修改將缺乏單一性的權(quán)利要求刪除，則在進入實審后，審查員會認為單一性缺陷已經(jīng)克服，默認申請人已經(jīng)主動放棄了不具有單一性的權(quán)利要求，沒有必要、也沒有理由再發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書。

如果申請人在主動修改時刪除了不具有單一性的權(quán)利要求或?qū)⑵湫薷臑榫哂袉我恍缘臋?quán)利要求，則審查員沒有發(fā)出繳納單一性恢復(fù)費通知書，申請人也沒有主動繳納單一性恢復(fù)費，最終缺乏單一性的權(quán)利要求會被視為撤回，申請人不得針對這部分權(quán)利要求提出分案申請。

如果申請人未經(jīng)考慮直接提交了分案申請，則會收到知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的視為未提出通知書。下面的附圖中顯示了這一過程。

通常申請人由于沒有收到該通知書、又不具有非常專業(yè)的專利流程知識，很容易忽略這個問題，如果直接提交了分案申請，等到分案申請視為未提出通知書，就會后悔莫及、悔之晚矣，時間、金錢、分案權(quán)利都被白白浪費了。

（2）應(yīng)對策略

在實踐過程中，專利代理師發(fā)現(xiàn)對于申請人在未收到未繳納單一性恢復(fù)費通知書的情況下，主動繳納單一性恢復(fù)費通知書，是能夠被受理的。

因此，如果申請人仍然希望保留針對這部分權(quán)利要求的權(quán)利，則專利代理師建議最好主動繳納單一性恢復(fù)費。

具體來說，對于存國際申請階段存在未檢索權(quán)利要求的專利申請，在進入中國國家階段后，如果申請人作出了刪除或修改了不具有單一性的權(quán)利要求，或者申請人經(jīng)常對權(quán)利要求做較大修改、相應(yīng)市場前景變化較大，則可以主動繳納單一性恢復(fù)費。

申請人主動繳納單一性恢復(fù)費的時間，應(yīng)當(dāng)是在進入國家階段后，直到收到授權(quán)通知或駁回決定前，即專利申請階段，最好是在進入中國國家階段的實審階段中。如果申請人確定希望保留這部分權(quán)利要求，則可以盡早繳納。從而可以避免在該專利申請結(jié)案后，提交的分案申請不被受理，不知不覺中喪失了這部分權(quán)利要求的權(quán)利，最大地保護申請人的權(quán)益。

四、總結(jié)

綜上，對于在國際階段存在因單一性問題而未經(jīng)檢索的情況來說，申請人應(yīng)盡早對要保護的權(quán)利要求進行充分布局，如果發(fā)明本身對于申請人來說很重要，并且為申請人要進行主動修改、后續(xù)可能要提交分案申請，則申請人可以考慮在國際階段繳納附加檢索費、附加審查費，進入中國后及時繳納單一性恢復(fù)費，將可能的分案申請盡早納入考慮范圍內(nèi)。

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作者：譚營營  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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