美國專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛  美國飛翰律師事務(wù)所律師

原標(biāo)題：美國專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述

2021年5月18日，美國專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）實(shí)施規(guī)則的通知，通知建議美國專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序，還建議指定律師一致有效直至律師主動撤銷或退出和法院關(guān)于商標(biāo)注冊的命令兩個問題正式制定基本的規(guī)則。

2021年5月18日，美國專利商標(biāo)局 (“USPTO”) 發(fā)布了關(guān)于制定《2020年商標(biāo)現(xiàn)代化法案》（TMA）實(shí)施規(guī)則的通知[1]，邀請公眾在2021年7月19日之前在www.regulations.gov網(wǎng)站對擬定的新規(guī)則發(fā)表意見。

通知建議美國專利商標(biāo)局實(shí)施的新程序如下：

? 啟動兩 (2) 項(xiàng)新的自主審查撤銷未使用的商標(biāo)注冊程序，對于新程序的發(fā)起時間點(diǎn)、發(fā)起人資格、取消程序所需提供的內(nèi)容和上繳費(fèi)用做出具體規(guī)定。

? 增加一個要求美國商標(biāo)審理和上訴委員會（“TTAB”）取消商標(biāo)注冊可以依據(jù)的新理由。

? 擴(kuò)大抗議信的允許抗議范圍。

? 縮短審查意見通知書的回復(fù)期限。

通知還建議針對以下問題正式制定基本的規(guī)則：

? 指定律師一致有效直至律師主動撤銷或退出。

? 法院關(guān)于商標(biāo)注冊的命令。

新的主動審查程序

美國專利商標(biāo)局提出增加兩種新的主動審查程序，即無效和復(fù)審程序，以便第三方或局長撤銷未滿足實(shí)際商業(yè)使用要求的全部或部分注冊商標(biāo)。因此，為了落實(shí)TMA的規(guī)定，美國專利商標(biāo)局提出修改《美國聯(lián)邦法規(guī)》第41篇第2部分和第7部分的規(guī)則，并劃定新的主動審查無效和復(fù)審程序的費(fèi)用。此外，新規(guī)則還將明確表示新的無效和復(fù)審程序在適當(dāng)?shù)那闆r下可以暫?；蚝喜?，并確保相關(guān)規(guī)則與美國專利商標(biāo)局和TTAB現(xiàn)有的暫停程序的做法保持一致。

在無效程序中，美國專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否能夠支持注冊商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國投入商業(yè)使用這一結(jié)論。

在復(fù)審程序中，美國專利商標(biāo)局必須確定記錄在案的證據(jù)是否支持截至聲稱已經(jīng)商業(yè)使用的申請或修正案的提交日期，或在提交使用聲明的截止日期（視情況而定），依據(jù)法案第1條注冊商標(biāo)的部分或全部商品和/或服務(wù)并未在美國投入商業(yè)使用這一結(jié)論。

雖然無效和復(fù)審程序的權(quán)限在TMA的相關(guān)小節(jié)單獨(dú)規(guī)定，但美國專利商標(biāo)局確認(rèn)，啟動這些程序的手續(xù)、所需證據(jù)的性質(zhì)以及評估證據(jù)和與注冊人通信的流程基本保持不變。因此，如果這些程序中發(fā)現(xiàn)涉案商品或服務(wù)未按照要求在美國投入了商業(yè)使用，并且美國專利商標(biāo)局局長的決定未被上訴法院推翻，則商標(biāo)注冊將全部或部分撤消。美國專利商標(biāo)局在通知中進(jìn)一步表示，如果涉及到了同一商標(biāo)的多個注冊，則這些程序?qū)⑦M(jìn)行適當(dāng)?shù)暮喜ⅰ?/p>

我們在下文總結(jié)了申請啟動這些程序需要滿足的各項(xiàng)要求，包括申請時間、資格、內(nèi)容和費(fèi)用要求：

◆申請無效和/或復(fù)審程序的時間：

自注冊之日起第3年至第10年可以提出，但以下情況除外：

• 在2023年12月27日之前提起的無效，不受商標(biāo)注冊是否達(dá)到10年的期限，只要美國注冊已滿3年。

• 在2023年12月27日之前提起的重審，不受商標(biāo)需注冊已滿3年的規(guī)定，只要在注冊日期起5年內(nèi)提出重審即可。

◆申請無效和/或復(fù)審程序的資格：

• TMA和美國專利商標(biāo)局預(yù)計不要求申請人提供真實(shí)利益相關(guān)方的信息。

• 目前，美國專利商標(biāo)局正在就局長是否以及何時要求申請人確認(rèn)其代為提交申請的真實(shí)利益相關(guān)方的名稱征求意見。

◆無效和/或復(fù)審程序申請的內(nèi)容：

• 申請人必須通過美國專利商標(biāo)局的商標(biāo)電子申請系統(tǒng)（TEAS）提交完整的申請通知書。

• 如果申請人非美國常駐，則必須通過美國律師提交申請書。

• 申請人必須在申請通知書中具體說明將涉案的注冊號、其申請的依據(jù)以及開展的合理調(diào)查的要素。

• 申請人必須提供清晰易讀的所有書面證據(jù)副本，以初步證明商標(biāo)未實(shí)際投入商業(yè)使用的案件成立以及相關(guān)證據(jù)的逐項(xiàng)索引。

• 申請人必須支付無效或復(fù)審程序申請費(fèi)，每類商品/服務(wù)600美元。

如果申請人的申請書中未包含上述任何一項(xiàng)，美國專利商標(biāo)局將允許申請人在30天內(nèi)完善申請通知書。

為取消注冊提供了新的未使用理由

TMA允許當(dāng)事人在TTAB中聲稱以商標(biāo)從未在美國投入商業(yè)使用作為取消注冊的理由。自注冊之日起3年之后，申請人隨時可用這一理由要求取消注冊。

擴(kuò)大抗議信的審查范圍

TMA為美國專利商標(biāo)局現(xiàn)有的抗議信程序提供了明確的法定權(quán)力，允許第三方向美國專利商標(biāo)局與商標(biāo)可注冊性相關(guān)的記錄，供其審議并收入記錄。

但美國專利商標(biāo)局局長將有權(quán)決定是否將抗議信證據(jù)列入申請記錄，該決定構(gòu)成不可審查的最終決定，但不影響任何當(dāng)事人在任何其它法律程序中提出任何問題和依賴任何證據(jù)的權(quán)利。

目前，美國專利商標(biāo)局不打算改變每份抗議信收費(fèi)50美元這一費(fèi)用要求。

3個月的審查意見通知書回復(fù)期限

TMA還授權(quán)美國專利商標(biāo)局設(shè)置為期60天到6個月的靈活回復(fù)期限，申請人可選擇將截止日期延長至審查意見通知書發(fā)布之日后最長6個月。

因此，美國專利商標(biāo)局建議將審查意見通知書申請的回復(fù)期限設(shè)定為3個月。申請人可在3個月的截止日期后申請延長3個月一次，但通過TEAS提交的延期申請須支付125美元，通過許可的書面申請?zhí)峤坏难悠谏暾堩氈Ц?25美元。

然而，美國專利商標(biāo)局正在就上述程序的兩種替代方案征求意見。其中一個替代方案是建立兩階段檢查機(jī)制，每個階段單獨(dú)的回復(fù)期限均有所縮短，但可延長。另外一種替代方案是將審查意見通知書的初始回復(fù)期限設(shè)定為兩個月，但允許申請人在審查意見通知書發(fā)出后的第三、第四、第五或第六個月通過提交延期申請書的方式作出回復(fù)，同時一并支付費(fèi)用并提交回復(fù)文件。

同一律師認(rèn)可

美國專利商標(biāo)局進(jìn)一步提出修改關(guān)于律師認(rèn)可和通信的規(guī)則，規(guī)定指定的律師作為申請人或注冊人的代表的認(rèn)可持續(xù)有效，除非該律師被撤銷或律師主動申請退出代表。因此，當(dāng)中國客戶的商標(biāo)發(fā)生所有權(quán)變更、申請放棄、注冊后續(xù)展文件提交，注冊到期或被取消時，之前指定的同一律師將被自動認(rèn)可代理繼續(xù)有效。此項(xiàng)更改旨在推動落實(shí)網(wǎng)站提交訪問控制機(jī)制，提高美國專利商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫的安全性和完整性，并跟蹤和打擊發(fā)送給商標(biāo)申請人和注冊人的誤導(dǎo)性通信。

因此，要想根據(jù)擬議規(guī)則終止美國專利商標(biāo)局對律師代理的指定，商標(biāo)所有人和律師將需要主動提交適當(dāng)?shù)某窊Q代理律師文件。

法院命令

最后，美國專利商標(biāo)局提議增加一項(xiàng)新規(guī)則，使美國專利商標(biāo)局關(guān)于撤消或影響商標(biāo)注冊的法院命令訴訟的漫長程序正式化。目前的相關(guān)做法是按照《商標(biāo)審查程序手冊》第 1610 條執(zhí)行，其中美國專利商標(biāo)局要求提交經(jīng)認(rèn)證的法院命令副本，并且在案件作出最終裁決之前通常不會執(zhí)行此類命令。這一規(guī)定將一成不變落實(shí)到新規(guī)則中。

注釋：

[1]https://public-inspection.federalregister.gov/2021-10116.pdf

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作者：Brett Heavner （布萊特·海夫納） 美國飛翰律師事務(wù)所合伙人

          吳茵飛  美國飛翰律師事務(wù)所律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專利商標(biāo)局實(shí)施《商標(biāo)現(xiàn)代化法案》的新規(guī)則概述（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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