從專利侵權(quán)案例看等同原則和捐獻原則博弈時對背景技術(shù)的考量

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高才進

原標題：從專利侵權(quán)案例看等同原則和捐獻原則博弈時對背景技術(shù)的考量

一個好的專利申請文件對于每一個技術(shù)方案、甚至每一個技術(shù)特征的取舍都應當是有整體考量、全程規(guī)劃的，不應當只考慮授權(quán)階段，也應當考慮侵權(quán)階段應當怎么去應對，避免無謂的“捐獻”。

捐獻原則是專利侵權(quán)判定中被訴侵權(quán)人的重要武器，但如何確定捐獻的范圍，是司法實踐中的難題。在很大程度上，這涉及到專利權(quán)人和社會公共利益之間的平衡問題。近日，最高人民法院作出的徐州中森智能裝備有限公司（一審原告，二審被上訴人）與寧波昂霖智能裝備有限公司（一審被告，二審上訴人）、常州格瑞德園林機械有限公司（一審被告，二審上訴人）侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案的二審判決（（2021）最高法知民終192號），對專利侵權(quán)中等同原則的限制適用給出了指導，判決中基于說明書背景技術(shù)部分的記載，認為專利權(quán)人放棄了對等同特征的保護，實質(zhì)上采用的是捐獻原則來限制等同原則，并且這個案例涉及到的是說明書背景技術(shù)的內(nèi)容，對于我們理解捐獻原則的捐獻范圍提供了參考。

在通常的認知中，如在說明書中公開了兩個實施例，A1 和 A2，權(quán)利要求中僅對 A1 進行了記載，此時實施例 A2 就被視為捐獻給了社會公眾，這種情形很容易理解，可以明顯看出專利權(quán)人對A2的放棄，但是實際情況下，很多情形并不明確專利權(quán)人是否放棄了某一技術(shù)方案，比如在說明書的背景技術(shù)部分，會對現(xiàn)有技術(shù)進行描述，具體可分為兩種情況：

（1）專利權(quán)人指出現(xiàn)有技術(shù)B1的缺陷，要將現(xiàn)有技術(shù)B1進行改進成B2；

（2）專利權(quán)人列舉出現(xiàn)有技術(shù)C1、C2等，提出的改進適用于C1和C2，但是權(quán)利要求中只記載了C2的改進方案。

對于（1）的情形，專利權(quán)人的改進點就在B1，被訴侵權(quán)人實施的是B1的方案，如果專利權(quán)人主張B1和B2作為等同特征，自然無法得到法院的支持，這種情形很容易理解。

對于（2）的情形，專利權(quán)人的改進點并不在于將C1改進成C2，而是在C1、C2的基礎(chǔ)上均作出了改進，但權(quán)利要求中并沒有將C1和C2上位概況成C，而是只要求保護C2的改進方案，這個時候是否可以認為專利權(quán)人放棄了對現(xiàn)有技術(shù)C1的改進方案？

本案中徐州中森智能裝備有限公司擁有的授權(quán)專利的權(quán)利要求：1.一種電動綠籬機，包括連桿、工作艙、電機和刀片，所述連桿一端設有所述工作艙，所述工作艙上設有所述刀片，所述電機設于所述連桿之上，所述電機帶動所述刀片做往復移動，其特征在于，所述電動綠籬機還包括弧形支架和第一連接件，所述弧形支架一端與所述刀片的末端連接，另一端通過所述第一連接件連接在所述工作艙上，所述弧形支架的彎曲朝向所述刀片方向；當所述弧形支架繞著所述第一連接件轉(zhuǎn)動時，所述弧形支架的轉(zhuǎn)動使所述刀片產(chǎn)生彎曲變形。

徐州中森智能裝備有限公司認為兩被告公司制造、銷售的綠籬機侵犯了其涉案專利權(quán)，于是訴至法院。案件主要的爭執(zhí)點在于，侵權(quán)產(chǎn)品中使用的是“燃油機”驅(qū)動的綠籬機；而涉案發(fā)明專利權(quán)利要求保護的是“電機”驅(qū)動的綠籬機。一審法院認為驅(qū)動方式與涉案專利所要解決的技術(shù)問題、關(guān)鍵技術(shù)及其技術(shù)效果沒有直接關(guān)聯(lián)。就涉案發(fā)明內(nèi)容，對于可實現(xiàn)平剪和圓剪二合一效果的自動綠籬機而言，與電動驅(qū)動相比，燃油驅(qū)動以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且該領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能聯(lián)想到的特征，因此兩種驅(qū)動方式構(gòu)成等同特征。也就是說，一審法院采用的是等同原則，認為“燃油機”是對“電機”的等同替換。

專利說明書關(guān)于背景技術(shù)記載如下：

[0002]隨著人們對生活環(huán)境的要求日益提高，城市的綠化建設越來越多，很多綠籬植物需要經(jīng)常被修剪，傳統(tǒng)的修剪方式是使用簡單的剪刀修剪，其工作強度高，工作效率差，且在修剪一些圓形形狀時操作難度大。

[0003]為了解決傳統(tǒng)剪刀工作強度高，工作效率差的問題，現(xiàn)市面上推出了一些電動剪刀和燃油剪刀。電動剪刀和燃油剪刀雖然為自動剪刀，但在修剪圓形綠籬時，工作效率低，操作難度大的問題仍然懸而未決。

[0004]因此為解決現(xiàn)有電動剪刀和燃油剪刀工作強度高、效率差、難度大等問題，有必要提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機。

可以看出，本案就是上文中指出的情形（2），燃油機為現(xiàn)有技術(shù)C1，電機為現(xiàn)有技術(shù)C2，專利權(quán)人的改進點并不在于將C1改進成C2，而是對燃油機C1和電機C2均進行了改進，但是權(quán)利要求1的主題中限定的卻是“一種電動綠籬機”，僅為電機C2的改進方案。

一審法院判定等同侵權(quán)成立，兩被告不服一審判決，提起二審訴訟。二審法院認為專利權(quán)保護范圍的確定，既要嚴格保護專利權(quán)人的利益，又要維護權(quán)利要求書的公示作用和社會公眾對專利文件的信賴，平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益。如果專利權(quán)人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關(guān)技術(shù)方案，但并未將其納入權(quán)利要求保護范圍之內(nèi)的，則在侵權(quán)訴訟中不得再適用等同理論將該技術(shù)方案納入保護范圍。說明書[0005]段記載“有鑒于此，本發(fā)明的目的是為了克服現(xiàn)有技術(shù)中的不足，提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機，其具有工作強度低、工作效率高、工作難度低、環(huán)保無污染的特點?！蓖ㄟ^前述記載可知，專利權(quán)人在撰寫涉案專利權(quán)利要求書和說明書時，即已明確知曉現(xiàn)有技術(shù)中存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式，且“環(huán)保無污染”是本專利相較于現(xiàn)有技術(shù)新增的一個技術(shù)效果，但專利權(quán)人在涉案專利權(quán)利要求中僅強調(diào)電機驅(qū)動，即明確表示涉案專利的驅(qū)動方式僅限于電機驅(qū)動，而非燃油發(fā)動機驅(qū)動。從說明書的相關(guān)內(nèi)容可以看出，專利申請人在撰寫涉案專利權(quán)利要求時，基于對環(huán)保效果的追求，專利申請人并不尋求保護以燃油發(fā)動機作為動力源的綠籬機技術(shù)方案。換言之，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員基于對權(quán)利要求所限定的“電動綠籬機”、說明書背景技術(shù)部分對存在電機驅(qū)動和燃油發(fā)動機驅(qū)動兩種方式的介紹以及發(fā)明目的部分關(guān)于“環(huán)保無污染”效果的強調(diào)等，完全可以理解為專利申請人明確不尋求保護以燃油發(fā)動機作為動力源的綠籬機技術(shù)方案。在此情況下，若在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)保護范圍時，將燃油發(fā)動機驅(qū)動與電機驅(qū)動認定構(gòu)成技術(shù)特征等同，則不利于專利權(quán)利要求公示作用的發(fā)揮和社會公眾信賴利益的保護。最終，二審最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭撤銷了一審判決，其認定產(chǎn)品不構(gòu)成對涉案專利的等同侵權(quán)。

基于二審法院的判決，至少可以獲得以下啟示，專利權(quán)利人在撰寫專利申請文件時未將其明確知曉的技術(shù)方案寫入權(quán)利要求，本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀權(quán)利要求書、說明書后認為專利權(quán)利人明確不尋求保護該未寫入權(quán)利要求的技術(shù)方案的，一般不應再通過等同侵權(quán)將該技術(shù)方案納入專利權(quán)保護范圍。

本案中背景技術(shù)部分中對于“燃油機”和“電機”的描述，確實看不出專利權(quán)人對這兩個現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)分，雖然該專利的主要發(fā)明點并不在于“環(huán)保無污染”，但是專利權(quán)人僅選擇了保護“電機”的技術(shù)方案，并且有說明書[0005]段的發(fā)明目的“環(huán)保無污染”作為證據(jù)支撐，更加表明專利權(quán)人對“燃油機”的技術(shù)方案的放棄是主動的，這為被訴侵權(quán)人用“捐獻原則”抵抗“等同原則”增加了有力的籌碼。

從本案中，我們看到專利侵權(quán)的問題本質(zhì)上還是專利申請文件的撰寫質(zhì)量問題。一個好的專利申請文件對于每一個技術(shù)方案、甚至每一個技術(shù)特征的取舍都應當是有整體考量、全程規(guī)劃的，不應當只考慮授權(quán)階段，也應當考慮侵權(quán)階段應當怎么去應對，避免無謂的“捐獻”。對于背景技術(shù)部分的非改進點，專利權(quán)人對現(xiàn)有技術(shù)的描述可適當上位化，如果本案中不在背景技術(shù)部分特別提到“燃油機”，按照一審法院的判決去使用等同原則也是沒有爭議的?，F(xiàn)階段，捐獻原則在專利侵權(quán)中的適用還不盡完善，本案的判決能給我們一些實踐參考，具有很強的指導意義。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：高才進

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：從專利侵權(quán)案例看等同原則和捐獻原則博弈時對背景技術(shù)的考量（點擊標題查看原文）

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