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美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起

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知聯(lián)社3年前
美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起

美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起

#本文由作者授權(quán)發(fā)布,不代表IPRdaily立場,未經(jīng)作者許可,禁止轉(zhuǎn)載#


“美國專利法律體系中的‘專利不可執(zhí)行(unenforceable)’制度。”


2021年1月6日,美國佐治亞州北區(qū)(亞特蘭大)聯(lián)邦地方法院對PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案,準(zhǔn)許了原告與被告之間達(dá)成的主動撤訴協(xié)議,將該案予以結(jié)案[1]。而這離該訴訟案原告方的起訴日期剛剛過去9個(gè)月,為何此案能在如此短的時(shí)間內(nèi)偃旗息鼓?這歸功于案件中的被告方很好地利用了美國專利法律體系中的“專利不可執(zhí)行(unenforceable)”制度。


首先讓我們先來看一下該案的進(jìn)展過程。PureCircle是總部設(shè)于美國伊利諾伊州韋斯切斯特的全球食品和飲料行業(yè)甜菊甜味劑的主要生產(chǎn)供應(yīng)商和創(chuàng)新機(jī)構(gòu)之一。2020年4月6日,隸屬于PureCircle的美國子公司PureCircleUSA Inc.和馬來西亞子公司PureCircle Sdn Bhd(以下統(tǒng)稱“PureCircle公司”或“原告方”)作為共同原告向美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院提交了起訴狀,起訴被告方AlmendraAmericasLLC和Almendra(Thailand)Company Limited(以下統(tǒng)稱“Almendra公司”或“被告方”)未經(jīng)許可生產(chǎn)、銷售的Steviarome?產(chǎn)品,侵犯其名稱為“作為風(fēng)味調(diào)節(jié)劑的糖基化甜菊醇糖苷”的US10,398,160號專利權(quán)(以下簡稱“160號專利”)。涉案專利授權(quán)日期為2019年9月3日,申請日為2017年2月20日。Almendra是一家總部位于新加坡的天然甜味劑和調(diào)味料行業(yè)公司。公司致力于研發(fā)和提供具有可調(diào)節(jié)特性的調(diào)味品,解決低糖食品和飲料復(fù)雜的口味挑戰(zhàn),其產(chǎn)品在泰國制造,面向全球客戶銷售。此次被推上被告席的是Almendra屬下的美國子公司與泰國子公司。


被告方在向法院請求了延期答辯后,于2020年7月23日提交了答辯狀,同時(shí)針對原告方在同一法院提起了反訴。2020年9月3日被告方向法院提交了補(bǔ)充修改后的答辯狀與反訴狀。


在被告方的答辯狀中,Almendra公司請求法院駁回原告方PureCircle公司的起訴,判決被告方不侵權(quán),裁定原告方專利無效,判決原告方的160號專利的權(quán)利要求不可執(zhí)行(theclaims of the asserted patent are unenforceable),判令原告方承擔(dān)案件律師費(fèi)與相應(yīng)支出。


其主張?jiān)娣綄@麢?quán)不可執(zhí)行的理由為,作為專利權(quán)人的原告方通過其發(fā)明人及其代理律師在專利授權(quán)過程中違反誠信原則,有不正當(dāng)行為。關(guān)于此項(xiàng)指控,被告方在其反訴狀中提供了如下所述的具體理由及相應(yīng)證據(jù)。


本專利侵權(quán)訴訟案中的原告方主張權(quán)利的160號專利要求了US9,107,436號美國專利(以下簡稱“436號專利”)的優(yōu)先權(quán),原告方通過其專利代理律師,在436號專利與160號專利的申請審查過程中有故意掩藏作為現(xiàn)有技術(shù)對比文件的不正當(dāng)行為。


在2014年6月6日前后的436號專利申請審查期間,為滿足申請人必須在專利申請過程中提供任何其已知現(xiàn)有技術(shù)參考文件(InformationDisclosure Statement, IDS)的規(guī)定,原告方作為專利申請人向美國專利商標(biāo)局(USPTO)提交了多達(dá)1200頁的250篇現(xiàn)有技術(shù)參考文件,包括26篇美國專利文獻(xiàn),79篇美國專利申請公開文獻(xiàn),70篇美國之外的其他國家專利文獻(xiàn),和63篇非專利類公開出版物。


該案代理律師明知USPTO審查員不可能有足夠的時(shí)間閱讀完這些現(xiàn)有技術(shù)文件,且在專利審查員要求其指出這些現(xiàn)有技術(shù)參考文件中,哪些是與專利申請的可專利性最相關(guān)的文件時(shí),明確拒絕指定文件。


在2015年1月29日美國專利商標(biāo)局發(fā)出的專利審查意見通知書中,審查員告知因IDS文件量太大,無法全部閱讀,要求專利申請人指出哪些是影響涉案專利申請可專利性最相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)參考文件。而原告方代理律師采取了欺騙的不正當(dāng)手段,對權(quán)利要求1進(jìn)行了修改,將權(quán)利要求10中的特征“至少80%的甜菊醇總苷”加入到權(quán)利要求1,來克服本申請可專利性問題。


然而,原告方代理律師明知權(quán)利要求10的內(nèi)容已經(jīng)在包含在1200頁現(xiàn)有技術(shù)參考文件中的至少一篇日本說明書與標(biāo)準(zhǔn)中已經(jīng)披露,也即現(xiàn)有技術(shù)文件“a-Glucosyltransferase Treated Stevia,Japan’sSpecificationsand Standards for Food Additives, VIII edition, 2009”中披露有“包含至少80%的甜菊醇總苷”相關(guān)的內(nèi)容。


如果原告方在436號專利審查過程中不故意掩藏上述現(xiàn)有技術(shù)文件,436號專利就不會被授權(quán),從而要求其優(yōu)先權(quán)的160號專利也就不可能授權(quán)。因此,由于作為專利權(quán)人的原告方在160號專利相關(guān)審查過程中,存在故意掩藏對專利申請有實(shí)質(zhì)性影響的現(xiàn)有技術(shù)文件的不正當(dāng)行為,欺騙美國專利商標(biāo)局而獲得授權(quán)的160號專利應(yīng)當(dāng)被判定不可執(zhí)行。


在被告方Almendra公司的反訴狀中,還列舉了其他各項(xiàng)作為專利權(quán)人的原告方及其代理律師在160號專利審查過程中的不正當(dāng)行為。


佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院于2020年8月25日簽發(fā)了案件審理進(jìn)度令,排出了該專利侵權(quán)訴訟案件進(jìn)行證據(jù)開示與審理的日程表。


原告方在收到被告方答辯狀與反訴狀后的2020年10月12日和11月23日,曾兩次向法院提出了需要和解談判請求中止本案審理的動議(Motion to Stay Case)。


2021年1月4日,原被告雙方通過各自的代理律師簽署了撤訴和解協(xié)議,原告方PureCircle公司主動撤回了對被告方Almendra公司的專利侵權(quán)起訴,被告方也撤回了反訴,雙方同意各自承擔(dān)本方的訴訟費(fèi)用及相應(yīng)的支出。


2021年1月6日,美國佐治亞州北區(qū)聯(lián)邦地方法院對該專利侵權(quán)訴訟案作結(jié)案處理。


從上述案件發(fā)展過程來看,很可能是原告方PureCircle公司顧忌160號專利在美國專利商標(biāo)局的審查授權(quán)過程中存在不正當(dāng)行為,會被法院判定該專利不可執(zhí)行,也即被判該專利不能用于維權(quán),故主動撤回了該起專利侵權(quán)訴訟。


故被告方Almendra公司在最短的時(shí)間內(nèi)利用“專利不可執(zhí)行”制度,達(dá)到了不戰(zhàn)而屈人之兵的效果,取得侵權(quán)訴訟的完勝。


專利權(quán)的不可執(zhí)行是美國專利法律體系中的一項(xiàng)特別的規(guī)定制度。當(dāng)專利侵權(quán)訴訟中的被告方能夠證明存在涉案專利存在以下一些事實(shí)情況時(shí),其可以請求法院判定該涉案專利不可執(zhí)行:專利權(quán)人在獲得專利權(quán)過程中有不正當(dāng)行為;專利權(quán)人因懈怠導(dǎo)致訴訟時(shí)效已過;涉案專利適用禁止反悔原則;專利權(quán)被濫用等[2]。


而因?qū)@麢?quán)人在獲得專利權(quán)過程中不正當(dāng)行為導(dǎo)致專利不可執(zhí)行的法律基礎(chǔ),源自美國聯(lián)邦法典第37編第1.56條(37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose informationmaterial to patentability)。其規(guī)定:與專利申請的提交和處理相關(guān)的每個(gè)人在與美國專利商標(biāo)局打交道時(shí)都有誠實(shí)和坦白的義務(wù),其中包括向?qū)@虡?biāo)局披露該人所知對可專利性具有重要意義的所有信息的義務(wù)。實(shí)施或企圖欺詐美國專利商標(biāo)局的申請,或者由于惡意或故意的不正當(dāng)行為而違反披露義務(wù)的專利申請,將不會被授予專利權(quán)。


在上面介紹的PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中,被告方即是在答辯與反訴中,通過大量證據(jù)來證明原告方在作為160號專利優(yōu)先權(quán)的436號專利審查授權(quán)過程中,存在有故意欺騙美國專利商標(biāo)局的不正當(dāng)行為,從而基于該優(yōu)先權(quán)的160號專利也是通過欺騙的不正當(dāng)行為獲得授權(quán)的,因而請求法院判定原告方PureCircle公司的涉案專利不可執(zhí)行,不得用于主張權(quán)利。


依據(jù)美國專利法律制度,雖然在專利申請過程中只有申請人及美國專利商標(biāo)局兩方參與其中,但專利申請的授權(quán)會影響到公眾利益。且因?yàn)閷@暾埮c審查是介于專利申請人與專利商標(biāo)局之間進(jìn)行的。具有利害關(guān)系的公眾,尤其是申請人的競爭對手,在專利權(quán)取得的過程中沒有發(fā)言權(quán)。


此外,美國專利商標(biāo)局也并無實(shí)驗(yàn)室、測試儀器、專職科學(xué)家或經(jīng)濟(jì)學(xué)家來評估申請人所主張實(shí)施例的特征及商業(yè)成功可能性。換句話說,除非是特別明顯的情形,例如因違反不可改變的物理規(guī)律而應(yīng)依美國專利法第101條予以駁回,專利商標(biāo)局不會置疑專利申請人聲明或陳述的真實(shí)性[3]。


由于專利制度有賴于參與者的坦誠布公,因此專利申請人包括專利申請的代理人負(fù)有真實(shí)陳述義務(wù)(duty of candor)。申請人及其代理律師負(fù)有向美國專利商標(biāo)局披露所有重要信息的責(zé)任。此要求并非表現(xiàn)在可專利性的法定要件上,而是表現(xiàn)在不得有不正當(dāng)行為上。實(shí)踐中主張不正當(dāng)行為時(shí)需要證明的是:


一、作為侵權(quán)訴訟原告方的專利權(quán)人具有不正當(dāng)行為,如向美國專利商標(biāo)局隱匿重要的現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn)等,這些文獻(xiàn)對于可專利性具有實(shí)質(zhì)性影響;

二、專利權(quán)人的上述行為是故意的。承擔(dān)不正當(dāng)行為的后果符合帶有監(jiān)管含義的衡平法則。因而專利權(quán)人在專利申請審查授權(quán)過程中的不正當(dāng)行為將導(dǎo)致該專利權(quán)的不可執(zhí)行。


回望近些年來,中國企業(yè)在進(jìn)軍國外市場中遭遇的侵權(quán)糾紛,尤其是在美國市場被訴專利侵權(quán)的案件越來越多。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示[4],2019年中國企業(yè)涉美專利訴訟案件數(shù)量高達(dá)294起,包括新立案143起。這些訴訟中中國企業(yè)作為被告的比例占到92%。


由于在美國的專利侵權(quán)訴訟耗時(shí)較長,整個(gè)訴訟過程從案件受理與答辯、證據(jù)開示、權(quán)利要求解釋聽證至陪審團(tuán)庭審?fù)枰獌?、三年時(shí)間,且參與訴訟成本高昂,需要支付的美國律師費(fèi)與專家證人費(fèi)用即高達(dá)幾百萬美元。


而這對作為被告方的中國企業(yè)來說,既影響了正常的市場業(yè)務(wù)經(jīng)營,又平添一極大的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。即使是最終原被告雙方能達(dá)成和解的情況下,中國企業(yè)往往也是付出了不菲的代價(jià)。


因此如何能最大限度地了解并運(yùn)用美國的專利訴訟法律制度與規(guī)則,善于從訴訟案件程序與實(shí)體兩個(gè)方面來爭取贏得訴訟,成為外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的國內(nèi)企業(yè)亟需補(bǔ)上的必修課。


在PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)訴訟案中,被告方Almendra公司充分利用了美國專利法律制度中的專利不可執(zhí)行相關(guān)規(guī)則,通過涉案專利申請審查歷史文檔中挖掘出的大量專利權(quán)人及其代理律師不正當(dāng)行為的證據(jù),充分證明了涉案美國160號專利涉及不可執(zhí)行問題(unenforceability),從而達(dá)到了迫使專利侵權(quán)訴訟的原告方主動撤訴的目的。這一高效、經(jīng)濟(jì)的解決專利侵權(quán)糾紛策略值得國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行參考借鑒。


另一方面,該案也從反面給予在美國提交專利申請的申請人以警示,無論是作為專利申請人、發(fā)明人、專利律師還是其他相關(guān)人員,在進(jìn)行美國專利申請包括美國在內(nèi)的國際系列相關(guān)專利申請時(shí)必須遵守相應(yīng)的現(xiàn)有技術(shù)披露義務(wù),不得故意掩藏相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)參考文獻(xiàn),避免將來在專利侵權(quán)訴訟中可能遇到的不正當(dāng)行為抗辯,增加授權(quán)美國專利的穩(wěn)定性。


參考文獻(xiàn):

[1]訴訟案件信息源自IncoPat全球?qū)@麛?shù)據(jù)庫www.incopat.com

[2]《PATENT LITIGATION AND STRATEGY》(FourthEdition) by Kimberly A. Moore, Timothy R. Holbrook, John F. Murphy, 2013 LEG.Inc. d/b/a West Academic Publishing

[3]美國專利法/鄭勝利、劉江彬編譯.北京:知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010.11

[4]http://beta.www.sohu.com/a/416291991_120389444《2019中國企業(yè)涉美知識產(chǎn)權(quán)訴訟報(bào)告》國家海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對指導(dǎo)中心,2020.9


(原標(biāo)題:美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起)


來源:康瑞律所

作者:吳貴明 北京康瑞律師事務(wù)所

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接美國專利侵權(quán)訴訟中如何利用“專利不可執(zhí)行”來成功抗辯——從PureCircle公司訴Almendra公司專利侵權(quán)案談起 點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)


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