企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護與布局系列文章（十）│ 新加坡：通過主張商標假冒侵權(quán)對在先商標權(quán)進行保護

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“根據(jù)新加坡知識產(chǎn)權(quán)局2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國是繼新加坡、美國后在新加坡商標申請量最多的國家?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

根據(jù)2021年9月發(fā)布的全球金融中心指數(shù)（GFCI）報告，新加坡成為繼紐約、倫敦、中國香港之后的第四大國際金融中心。新加坡作為亞洲最重要的金融、貿(mào)易和航運中心之一，其商業(yè)優(yōu)勢輻射整個東南亞乃至所有的互聯(lián)市場，并被譽為“亞洲四小龍”之一。近年來，隨著中新經(jīng)貿(mào)合作的持續(xù)深化，新加坡成為中國最大的外資來源國，且是中國企業(yè)海外投資首選目的地[1]。根據(jù)新加坡知識產(chǎn)權(quán)局2020年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國是繼新加坡、美國后在新加坡商標申請量最多的國家[2]。

及時有效地進行新加坡商標布局，無疑是企業(yè)提升品牌形象，促進企業(yè)在新加坡市場發(fā)展的重要手段和前提，那么，若因未能在新加坡及時申請商標而被他人搶注，或他人申請注冊相同近似的商標，侵犯了在先商標的權(quán)利，在新加坡應(yīng)當該如何救濟？新加坡?lián)碛须p重商標法體系：商標保護可根據(jù)《商標法》（第 332 章，2005 年修訂版）（“TMA”）和普通法獲得。這兩個系統(tǒng)是相互獨立的[3]。本文將介紹在新加坡，權(quán)利人通過主張普通法下的商標“假冒侵權(quán)”（tort of passing off）對享有在先權(quán)利商標的保護。

“假冒”如何認定？

首先，需要介紹“假冒”（passing off）?！凹倜啊睂儆谄胀ǚㄏ碌母拍睿鹪从谟⒚婪ㄏ?，是反不正當競爭法的代名詞。從歷史上看，“假冒之訴”就是一種普通法上控告他人商譽侵權(quán)的訴訟形式。其內(nèi)涵就是A把自己的產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)，虛假陳述為B的，或者是與B的商品、服務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)有密切聯(lián)系，從而導(dǎo)致后者的商譽實際受損或者存在受損的可能性，受損害方便有權(quán)控告前者假冒[4]。

最早對傳統(tǒng)的假冒之訴進行闡述的是在1990年“雷利和科爾曼公司訴博登公司案”（Reckitt & Colman Products Ltd. V Borden Inc）[5] 他指出當事人在假冒之訴中獲勝需證明三個要件：

第一，原告必須（在有關(guān)國家或地區(qū)）在提供商品或服務(wù)的業(yè)務(wù)中建立商譽或聲譽，而該業(yè)務(wù)是以向公眾提供特定商品或服務(wù)時采用的名稱或標記作為區(qū)別的；

第二，原告需要證明被告向公眾虛假陳述（無論有意或無意），導(dǎo)致或很可能導(dǎo)致公眾相信被告人提供的商品或服務(wù)是原告的；

第三，原告必須證明其因為被告的虛假陳述而蒙受或很有可能蒙受損害[6]。

簡而言之，要成功控告他人假冒，原告必須證明三要見存在，即：商譽、虛假陳述即損害。

在新加坡，主張商標構(gòu)成假冒同樣需要滿足普通法上已經(jīng)認定的三要件，同時，根據(jù)新加坡的在先判例，可以了解在審查實踐中具體如何認定：

1.商譽（Goodwill）

根據(jù)新加坡上訴法院在三星私人有限公司訴LG26電子私人有限公司（Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd[7]）一案中確定的原則，“商譽存在于企業(yè)與消費之間，商譽本身并不獨立存在。這意味在主張商標假冒侵權(quán)的案件中，原告必須證明，他不僅在新加坡享有足夠的商譽，而且在司法管轄區(qū)內(nèi)（新加坡）擁有其商譽相關(guān)的業(yè)務(wù)”[8]。這一要求可能會給一些知名商標的外國貿(mào)易商帶來挑戰(zhàn),但新加坡法院和商標注冊處對這個問題的處理方式比較靈活。例如，企業(yè)的客戶不一定是新加坡人，只要他們在購買原告的產(chǎn)品或服務(wù)時在新加坡即可。企業(yè)的宣傳活動也是產(chǎn)生商譽的方式，但宣傳必須明確表明原告有意進入新加坡市場，并在新加坡最終開展業(yè)務(wù)時產(chǎn)生了吸引客戶的活動效果（Staywell Hospitality Group Pty Ltd v Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc[9]）。

2．虛假陳述（misrepresentation）

構(gòu)成虛假陳述一般需要滿足三個要件：1）被訴商標與原告商標近似，商品/服務(wù)相同或近似。原告不必證明被告有欺騙的意圖，但如果證明存在欺騙意圖，則更容易確定存在混淆的可能性 (The Singapore Professional Golfers’ Association v Chen Eng Waye[10]). 2）原告的商標必須具有顯著性，能夠起到區(qū)分商品和服務(wù)來源的作用。3）原告和被告不需要屬于同行業(yè)競爭者，但若能證明雙方商業(yè)領(lǐng)域具有交叉，則虛假陳述更易被認定。

3.利益損害(damage)

利益損害可以是已經(jīng)發(fā)生損害，或可能遭受損害。損害原告商譽的典型表現(xiàn)為原告遭受銷售額損失，這種銷售額的損失可能是由于消費者購買了被告的商品/服務(wù)卻以為有原告提供（商譽沖淡），或消費者不購買原告的商品/服務(wù)原因是被告提供的商品/服務(wù)質(zhì)量差、具有不良內(nèi)涵（商譽丑化）[11]。另一種形式的利益損害是限制企業(yè)經(jīng)營在某一領(lǐng)域的商業(yè)拓展（Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd[12]）

案例分析

在路易威登馬利蒂（下稱“異議人”）與華人運通控股(上海)有限公司（下稱“被異議人”）關(guān)于HUMAN HORIZONS商標（第18、25類）（被異議商標）異議案件中（Louis Vuitton Malletier v Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.[13]），異議人的三個主張，即相同近似、馳名商標、假冒侵權(quán)同時獲得新加坡知識產(chǎn)權(quán)局的支持。

雙方商標如下：

首先，異議人擁有在先注冊第4020161690T號HORIZON（第18類）商標（引證商標），商標注冊處認為兩件商標中均包含“HORIZON”，二者在視覺效果和發(fā)音上近似，因此判定為近似商標。被異議商標指定使用在第18類和第25類，引證商標指定適用在第18類商品上，第18類和第25類商品在功能用途、指定消費對象、銷售渠道近似，因此，注冊處又進一步判定雙方商標的商品構(gòu)成類似商品。綜上，注冊處認定被異議商標與異議人的在引證商標構(gòu)成類似商品上的近似商標(TMA第8（2）（b）條)。

其次，根據(jù)路易威登提交的在線網(wǎng)站信息、瀏覽量、宣傳文章、銷售記錄等證據(jù)，注冊處又認定引證商標在新加坡相關(guān)公眾屬于馳名商標。

第三，關(guān)于假冒的認定。該案中異議人的商譽以及雙方商標共存易導(dǎo)致誤認兩個要件已經(jīng)予以認定，焦點則在于“利益損害”要件的認定，注冊處主要基于三個理論判定被異議商標是否構(gòu)成“利益損害”要件：

1. 沖淡，注冊處認為，因雙方近似，且指定使用在相同的商品上，易導(dǎo)致商品的異議人的銷量減少，消費者轉(zhuǎn)而購買被異議商標的商品；

2. 限制異議人拓展，訴爭商標在服裝和鞋上的使用會構(gòu)成異議人在第25類相同或相關(guān)商品上拓展使用引證商標的障礙（引證商標已經(jīng)在鞋和圍巾上使用）；

3. 丑化，被異議人主要商業(yè)領(lǐng)域是新能源汽車和之花交通，其很難提供與異議人質(zhì)量相當?shù)纳唐?span style="font-size: 14px; color: rgb(0, 112, 192);">[14]。

綜上，新加坡商標注冊處對HUMAN HORIZONS商標不予核準注冊。

案件評述

上述案件是較為典型的通過利用多個條款實現(xiàn)對在先商標權(quán)保護的案例，新加坡注冊處在基于新加坡商標法（TMA）同時認定被異議商標與引證商標構(gòu)成類似商品上的近似商標以及認定引證商標構(gòu)成相關(guān)公眾前的馳名商標后，又基于普通法下的“假冒”商標的規(guī)定認定被異議商標構(gòu)成假冒商標，對異議人在先權(quán)利的保護進一步升級。當然，在沒有在先商標注冊的情況下，權(quán)利人依然可以僅通過主張對方商標構(gòu)成假冒商標對其提出異議或無效，權(quán)利人僅需證明上文提到的三要件“商譽，虛假陳述，利益損害”即可。可以看出，基于新加坡的商標法體系，在先商標權(quán)人的利益可以通過多個角度獲得充分的保護。

商標是承載著企業(yè)商譽的智慧結(jié)晶，在任何法域均應(yīng)受到有效的保護。筆者謹希望通過對新加坡商標法制度的簡短介紹，能夠為商標權(quán)利人在新加坡維權(quán)或進行商標布局時給予參考和啟發(fā)。

參考文獻：

[1] 中國（深圳）知識產(chǎn)權(quán)保護中心,《關(guān)于新加坡商標注冊的分析報告》http://www.sziprs.org.cn/szipr/hwwq/fxydzy/bjzy/content/post_816637.html

[2] ipos-annual-report-2020-2021, https://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/annual-reports/ipos-annual-report-2020-2021.pdf

[3] Singapore Law Watch, Ch 12 Intellectual Property Law https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law

[4] 張慧彬.規(guī)制不正當競爭的普通法經(jīng)驗——以假冒之訴為例[J].競爭政策研究，2017.4

[5] Reckitt & Colman Products Ltd. V Borden Inc [1990] 1 ALL E.R. 873

[6] 同注釋4

[7] Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd (trading as L S Electrical Trading [2016] 4 SLR 86

[8] 同注釋3

[9] Staywell Hospitality Group Pty Ltd v Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc [2014] 1 SLR 911

[10] The Singapore Professional Golfers’ Association v Chen Eng Waye [2013] 2 SLR 495

[11] 同注釋3

[12] Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd [2009] 3 SLR(R) 216

[13] Louis Vuitton Malletier v Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd. [2021] SGIPOS 13

[14] Gladys Mirandah, Singapore: Beyond the Horizon, SINGAPORE: Beyond the Horizon - International Trademark Association (inta.org)

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（原標題：新加坡：通過主張商標假冒侵權(quán)對在先商標權(quán)進行保護）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張碧薇中國貿(mào)促會專利商標事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：企業(yè)海外知識產(chǎn)權(quán)保護與布局系列文章（十）│ 新加坡：通過主張商標假冒侵權(quán)對在先商標權(quán)進行保護（點擊標題查看原文）

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