專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改

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“如何更加充分合理地運(yùn)用這次寶貴的機(jī)會(huì)，最大限度地保留專利權(quán)，往往是專利權(quán)人最關(guān)心的問(wèn)題?！秾＠麑彶橹改稀芬呀?jīng)規(guī)定了無(wú)效宣告程序中允許的典型的權(quán)利要求修改方式，本文旨在探討非常規(guī)的修改方式。”

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作者：袁玥申發(fā)振中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

在專利授權(quán)后的無(wú)效宣告行政程序中，專利權(quán)人有權(quán)利修改涉案專利的權(quán)利要求。而一旦專利無(wú)效宣告的行政程序結(jié)束，進(jìn)入行政訴訟階段，專利權(quán)人不能再修改權(quán)利要求。因此，專利無(wú)效宣告程序可以說(shuō)是專利權(quán)人修改其專利保護(hù)范圍的最后機(jī)會(huì)。如何更加充分合理地運(yùn)用這次寶貴的機(jī)會(huì)，最大限度地保留專利權(quán)，往往是專利權(quán)人最關(guān)心的問(wèn)題。《專利審查指南》已經(jīng)規(guī)定了無(wú)效宣告程序中允許的典型的權(quán)利要求修改方式，本文旨在探討非常規(guī)的修改方式。

一、法律法規(guī)中對(duì)于無(wú)效階段的修改的相關(guān)規(guī)定

1、專利法及其實(shí)施細(xì)則中的相關(guān)規(guī)定

《專利法》第三十三條規(guī)定“申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！?/p>

《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十九條第一款規(guī)定：“在無(wú)效宣告請(qǐng)求的審查過(guò)程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。”

可見(jiàn)，專利法及其實(shí)施細(xì)則是從權(quán)利和義務(wù)兩方面規(guī)范了對(duì)專利文件的修改，一方面，賦予專利權(quán)人可以在無(wú)效宣告程序中對(duì)專利文件進(jìn)行修改的權(quán)利；另一方面則強(qiáng)調(diào)在修改時(shí)應(yīng)遵守的義務(wù)，即對(duì)修改的限制。即，為保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造和技術(shù)貢獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)允許專利權(quán)人對(duì)專利文件進(jìn)行適當(dāng)修改。同時(shí)，為了平衡專利權(quán)人與社會(huì)公眾之間的利益，將對(duì)權(quán)利要求的修改不得擴(kuò)大原專利保護(hù)范圍作為修改后的專利文件能否被接受的規(guī)范要求。

在審查與代理實(shí)踐中，容易更加注重第二方面，卻忽略了第一方面。

2、《專利審查指南》中的相關(guān)規(guī)定

依據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第122條的規(guī)定，國(guó)務(wù)院專利行政部門（即國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局）根據(jù)專利法及其實(shí)施細(xì)則制定專利審查指南?！秾＠麑彶橹改稀穼儆诓块T規(guī)章，位階低于《專利法》及《專利法實(shí)施細(xì)則》，不能與上位法相抵觸。

I.《專利審查指南》中規(guī)定的修改原則

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.1節(jié)規(guī)定了無(wú)效宣告程序中對(duì)專利文件修改的原則：

“發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，其原則是：

（１）不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。

（２）與授權(quán)的權(quán)利要求相比，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。

（３）不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

（４）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。

外觀設(shè)計(jì)專利的專利權(quán)人不得修改其專利文件?！?/p>

可見(jiàn)，上述修改原則基本和專利法及其實(shí)施細(xì)則中的規(guī)定相一致，即修改“不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍”、“不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍”。

II.《專利審查指南》中規(guī)定的修改方式

《專利審查指南》第四部分第三章第4.6.2節(jié)對(duì)修改方式進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定：

“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。

權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中去掉某項(xiàng)或者某些項(xiàng)權(quán)利要求，例如獨(dú)立權(quán)利要求或者從屬權(quán)利要求。

技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上技術(shù)方案。

權(quán)利要求的進(jìn)一步限定是指在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍?！?/p>

即，該節(jié)具體規(guī)定了四種修改方式：刪除整項(xiàng)權(quán)利要求、刪除權(quán)利要求中的技術(shù)方案、通過(guò)補(bǔ)入其他權(quán)利要求中的特征進(jìn)一步限縮、明顯錯(cuò)誤的修正。可見(jiàn)，該節(jié)規(guī)定的幾種具體修改方式都不曾見(jiàn)著于《專利法》及其《實(shí)施細(xì)則》，屬于審查實(shí)踐操作方面的具體規(guī)定，是對(duì)《專利法》及其《實(shí)施細(xì)則》的深度細(xì)化補(bǔ)充，與《專利法》及其《實(shí)施細(xì)則》的方向性規(guī)定不在同一個(gè)層面。作為一部部門規(guī)章，這是很正常的，其能夠很好地給予行政機(jī)關(guān)以及行政相對(duì)人明確的指引，從而提高行政效率。

二、對(duì)于無(wú)效宣告程序中的權(quán)利要求修改的一些疑問(wèn)

眾所周知，成文法的發(fā)展總是落后于實(shí)踐，部門規(guī)章的制定，也一定是隨著不停出現(xiàn)新的實(shí)踐案例而不斷發(fā)展完善。從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，上一章提及的《專利審查指南》規(guī)定的修改方式可能無(wú)法解決實(shí)踐中遇到的一些特殊情況。筆者在代理無(wú)效宣告案件的經(jīng)歷中，也經(jīng)常遇到作為專利權(quán)人的當(dāng)事人詢問(wèn)一些問(wèn)題，例如：既然無(wú)效宣告程序中是逐項(xiàng)審查，為什么專利權(quán)人會(huì)自行主動(dòng)刪除整項(xiàng)權(quán)利要求？在刪除技術(shù)方案時(shí)，怎么定義“技術(shù)方案”？通過(guò)補(bǔ)入其他權(quán)利要求中的特征進(jìn)一步限縮時(shí)，補(bǔ)入的特征可以以何種方式融合進(jìn)去？除了這幾種修改方式以外，是否有其它修改方式？對(duì)于這些問(wèn)題，其實(shí)《專利審查指南》沒(méi)有明確的規(guī)定，但是本文可以嘗試探討一二。

1、為什么要?jiǎng)h除整項(xiàng)權(quán)利要求

刪除整項(xiàng)權(quán)利要求往往發(fā)生在，例如，已經(jīng)將某一項(xiàng)從屬權(quán)利要求中的特征補(bǔ)入獨(dú)立權(quán)利要求中時(shí)，技術(shù)方案與該項(xiàng)從屬權(quán)利要求相沖突的其它從屬權(quán)利要求會(huì)被主動(dòng)刪除，以避免權(quán)利要求出現(xiàn)不清楚的缺陷。

還有時(shí)，如果在口審結(jié)束前，專利權(quán)人一方自我評(píng)判一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求無(wú)論如何也不會(huì)被維持，那么主動(dòng)刪除該項(xiàng)權(quán)利要求也是一種提高行政效率、對(duì)合議組友好的做法，同時(shí)令合議組的注意力更加集中到還有可能被維持的權(quán)利要求上，這也是值得推薦的。

2、刪除技術(shù)方案的含義

最常見(jiàn)的并列技術(shù)方案是在權(quán)利要求中明確地用“或者”這種邏輯表達(dá)詞連接的前后兩項(xiàng)技術(shù)方案，此時(shí)如何刪除一項(xiàng)技術(shù)方案是沒(méi)有疑問(wèn)的。但是否可能有其它的情況呢？

在一個(gè)無(wú)效宣告程序后的行政訴訟二審案件——（2016）京行終第485號(hào)案件中，判定專利權(quán)人將權(quán)利要求中的一個(gè)特征“所述螺釘體尾部呈斷尖狀,為35°±5°束尾”修改為“所述螺釘體尾部呈斷尖狀,為大于等于30°并小于40°束尾”,屬于技術(shù)方案的刪除，這相當(dāng)于刪除了“螺釘體尾部呈斷尖狀,為40°束尾”這個(gè)技術(shù)方案。

這個(gè)案件對(duì)面臨斷尾求生的專利權(quán)人來(lái)說(shuō)是有啟發(fā)的，該案中的權(quán)利要求中記載的并不是典型的“A技術(shù)方案或者B技術(shù)方案”的形態(tài)，但是當(dāng)遇到無(wú)效請(qǐng)求人提交的證據(jù)確實(shí)公開了一部分保護(hù)范圍的時(shí)候，可以嘗試放棄掉這部分保護(hù)范圍，并將該修改方式解釋為刪除技術(shù)方案的修改方式，以符合《專利審查指南》對(duì)修改方式的限制。但應(yīng)注意，這種嘗試不見(jiàn)得能夠被所有合議組接受，是屬于“沒(méi)有辦法的辦法”，并不被推薦為常規(guī)操作。

還值得一提的是，根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，只有刪除的修改方式是可以在審查決定做出之前的任何時(shí)候提出的，其它修改方式都需要在指定的答復(fù)期限內(nèi)做出。因此，刪除的修改方式的時(shí)機(jī)選擇更加靈活，專利權(quán)人如果運(yùn)用得當(dāng)，可以實(shí)現(xiàn)理想的效果。

3、對(duì)于通過(guò)補(bǔ)入其他權(quán)利要求中的特征進(jìn)一步限縮權(quán)利要求的靈活理解

對(duì)于《專利審查指南》中規(guī)定的第三種修改方式“在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”，最常見(jiàn)的情況就是將從屬權(quán)利要求中的某一個(gè)特征的文字原封不動(dòng)地補(bǔ)入獨(dú)立權(quán)利要求中。但是否應(yīng)將該方式死板地理解為唯一的可行方式呢？

例如，在一份無(wú)效宣告審查決定中（第54093號(hào)），合議組面臨著如下的情況：權(quán)利要求1中記載了一個(gè)數(shù)值范圍0.6-1.8nm，權(quán)利要求2記載了一個(gè)單點(diǎn)數(shù)值1.2nm，專利權(quán)人在答復(fù)期內(nèi)將權(quán)利要求1中的數(shù)值范圍修改為1.2-1.8nm。對(duì)此，合議組在決定中認(rèn)為，該修改滿足《專利審查指南》中規(guī)定的無(wú)效宣告程序中的修改原則，符合權(quán)利、義務(wù)兩方面一致的立法本意，在此基礎(chǔ)上，還進(jìn)一步認(rèn)定該修改方式的行為和結(jié)果都屬于《專利審查指南》規(guī)定的上述第三種修改方式。也就是說(shuō)，本案中，將權(quán)利要求2的特征補(bǔ)入權(quán)利要求1中的方式，并不只是簡(jiǎn)單地將權(quán)利要求2的特征的文字記載入權(quán)利要求1中，而是用權(quán)利要求2的數(shù)值點(diǎn)重新定義了權(quán)利要求1中數(shù)值范圍的端點(diǎn)。

希望該案也能夠?yàn)槊媾R權(quán)利要求修改困境的專利權(quán)人帶來(lái)一些啟發(fā)。

4、是否有突破《專利審查指南》規(guī)定的修改方式以外的方式？

如前面所提及的，《專利審查指南》對(duì)修改方式的規(guī)定是這樣的：“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、技術(shù)方案的刪除、權(quán)利要求的進(jìn)一步限定、明顯錯(cuò)誤的修正。”

上述規(guī)定中的“一般限于”四個(gè)字，顯然給其它修改方式的可行性留下了可能。這至少一部分是因?yàn)?，《專利法》及其《?shí)施細(xì)則》都沒(méi)有限定具體的修改方式，作為下位法規(guī)的《專利審查指南》雖然可以為審查實(shí)踐提供一些可行性的操作指引，但卻不能違背上位法中賦予的專利權(quán)人的修改專利文件的權(quán)利，排除其他潛在可能的修改方式。

實(shí)際上，與上述法律法規(guī)的規(guī)定相對(duì)應(yīng)，審查實(shí)踐也未完全排除存在其他修改方式的可能性。以下提供一些案例和觀點(diǎn)供讀者參考。

(1) 最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）

《最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭裁判要旨（2019）》從最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭2019年審結(jié)的技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件中精選36個(gè)典型案件，提煉40條裁判規(guī)則，反映了最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭在技術(shù)類知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域處理新型、疑難、復(fù)雜案件的司法理念、審理思路和裁判方法。其中的第22條如下：

“22.專利無(wú)效宣告程序中對(duì)于權(quán)利要求具體修改方式的要求

在上訴人阿爾法拉瓦爾股份有限公司與被上訴人國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局，原審第三人SWEP國(guó)際公司發(fā)明專利權(quán)無(wú)效行政糾紛案（以下簡(jiǎn)稱“不銹鋼釬焊”專利無(wú)效行政糾紛案）【（2019）最高法知行終19號(hào)】中，最高人民法院指出，無(wú)效宣告程序中對(duì)于權(quán)利要求書具體修改方式的限制，應(yīng)當(dāng)著眼于實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩個(gè)法律標(biāo)準(zhǔn)的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護(hù)專利權(quán)人的貢獻(xiàn)，不宜對(duì)具體修改方式作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則將使得對(duì)修改方式的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P?！?/span>

根據(jù)上述裁判要旨中公布的是否應(yīng)接受特殊權(quán)利要求修改方式的原則和精神，具體修改方式的限制不應(yīng)過(guò)于嚴(yán)格。正如最高院在上述指導(dǎo)案例中作為裁判要旨所進(jìn)一步指出的：在對(duì)權(quán)利要求書的修改滿足不得超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍以及不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍兩大法律標(biāo)準(zhǔn)的前提下，對(duì)修改方式的適度放寬，既有助于專利確權(quán)程序聚焦發(fā)明創(chuàng)造核心，又不會(huì)影響社會(huì)公眾對(duì)已授權(quán)專利文件的信賴?yán)妗?/p>

（2）國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2014年年度復(fù)審無(wú)效十大案件之一的“具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙?；敢种苿┘捌渌幱弥苿┌l(fā)明專利權(quán)無(wú)效宣告請(qǐng)求案”（第24591號(hào)的無(wú)效審查決定）

在該案件中，專利權(quán)人口審時(shí)當(dāng)庭將授權(quán)公告文本權(quán)利要求1的馬庫(kù)什通式化合物修改為實(shí)施例2記載的具體化合物。請(qǐng)求人認(rèn)為該修改不應(yīng)被接受。合議組認(rèn)為：

“專利審查指南對(duì)無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求的修改方式進(jìn)行了限制，其規(guī)定修改權(quán)利要求書的具體方式一般僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除?？梢钥闯觯瑢＠麑彶橹改弦环矫鎻?qiáng)調(diào)絕大多數(shù)情況下以上述三種修改方式為原則，另一方面也并未完全排除存在其他修改方式的可能性。而針對(duì)本案的修改，合議組認(rèn)為：盡管專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求1所作的上述修改不屬于并列技術(shù)方案的刪除，但是，修改后的具體化合物不僅在專利說(shuō)明書中有明確記載，而且其屬于本專利的發(fā)明核心所在。如果允許專利權(quán)人進(jìn)行上述修改，則能夠更加充分地體現(xiàn)專利制度鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造的立法本意，并且有助于專利確權(quán)程序在評(píng)判專利的技術(shù)貢獻(xiàn)時(shí)聚焦發(fā)明實(shí)質(zhì)；同時(shí)，鑒于修改后的具體化合物在專利說(shuō)明書中已被作為專利核心內(nèi)容公開并在其保護(hù)范圍之內(nèi)，允許上述修改也不會(huì)帶來(lái)公示性方面的問(wèn)題；因此，上述修改并不違背專利審查指南對(duì)修改方式進(jìn)行限制的初衷，應(yīng)可以作為例外情形而被接受。同樣，基于類似的理由，專利權(quán)人對(duì)授權(quán)公告文本的原權(quán)利要求4所作的修改也應(yīng)當(dāng)被允許。由于專利審查指南并沒(méi)有對(duì)上述修改方式的修改時(shí)機(jī)作出限制，因此，專利權(quán)人在口頭審理當(dāng)庭提交的上述修改應(yīng)當(dāng)被允許?！?/p>

可見(jiàn)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局通過(guò)該典型案例對(duì)《專利審查指南》規(guī)定的修改方式作出了澄清，認(rèn)為《專利審查指南》中規(guī)定的具體修改方式并非排他的，而其他修改方式，在不違背立法本意的情況下是可以作為例外情形被接受的，甚至，新的修改方式的修改時(shí)機(jī)都不受限制。

另外，這里有一點(diǎn)值得關(guān)注：在該典型案例中，權(quán)利要求修改后的特征對(duì)應(yīng)于說(shuō)明書記載的技術(shù)特征，而非其他權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征。由此可見(jiàn)，雖然《專利審查指南》規(guī)定的修改方式要求權(quán)利要求或其技術(shù)方案的刪除以及補(bǔ)入其他權(quán)利要求中的特征，但是實(shí)踐中在確有必要的情況下，可以擴(kuò)展考慮說(shuō)明書中記載的技術(shù)特征，作為一個(gè)備選修改思路。

作為延續(xù)思考，筆者認(rèn)為“權(quán)利要求的進(jìn)一步限定”的修改方式須基于修改的立法本意作靈活解釋，即不限于當(dāng)前《專利審查指南》所規(guī)定的“在權(quán)利要求中補(bǔ)入其他權(quán)利要求中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”，而應(yīng)該允許涵蓋“在權(quán)利要求中補(bǔ)入說(shuō)明書中記載的一個(gè)或者多個(gè)技術(shù)特征，以縮小保護(hù)范圍”的情形，如本案例所澄清并適用的。若是，此點(diǎn)或可供《專利審查指南》后續(xù)修改考慮之用。

（3）2011年中國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)50件典型案例——（2011）知行字第17號(hào)

該案中，專利權(quán)人將權(quán)利要求1中的“1∶10-30”修改為“1∶30”。專利復(fù)審委員會(huì)當(dāng)庭告知該修改文本不符合《專利審查指南》第四部分第三章第4.6節(jié)的規(guī)定,不予接受。

該判決書指出：

“本院經(jīng)審查認(rèn)為:根據(jù)當(dāng)事人申訴及答辯的事由,本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于家化公司在無(wú)效程序中修改的權(quán)利要求是否應(yīng)被接受,即該修改是否符合《專利法實(shí)施細(xì)則》及《審查指南》的相關(guān)規(guī)定。

……

《審查指南》規(guī)定無(wú)效過(guò)程中權(quán)利要求的修改方式限于三種:權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除。專利復(fù)審委員會(huì)認(rèn)為,即使認(rèn)定本案中對(duì)權(quán)利要求的修改符合上述修改原則,但其仍然因不符合《審查指南》對(duì)修改方式的要求而不能被接受。本案中,盡管原權(quán)利要求中1:10-30的技術(shù)方案不屬于典型的并列技術(shù)方案,但鑒于1:30這一具體比值在原說(shuō)明書中有明確記載,且是其推薦的最佳劑量比,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀原說(shuō)明書后會(huì)得出本專利包含1:30的技術(shù)方案這一結(jié)論,且本專利權(quán)利要求僅有該一個(gè)變量,此種修改使本專利保護(hù)范圍更加明確,不會(huì)造成其他諸如有若干變量的情況下修改可能造成的保護(hù)范圍模糊不清等不利后果,允許其進(jìn)行修改更加公平?！秾＠▽?shí)施細(xì)則》及《審查指南》對(duì)無(wú)效過(guò)程中權(quán)利要求的修改進(jìn)行限制,其原因一方面在于維護(hù)專利保護(hù)范圍的穩(wěn)定性,保證專利權(quán)利要求的公示作用;另一方面在于防止專利權(quán)人通過(guò)事后修改的方式把申請(qǐng)日時(shí)尚未發(fā)現(xiàn)、至少?gòu)恼f(shuō)明書中無(wú)法體現(xiàn)的技術(shù)方案納入到本專利的權(quán)利要求中,從而為在后發(fā)明搶占一個(gè)在先的申請(qǐng)日。本案中顯然不存在上述情況,1:30的比值是專利權(quán)人在原說(shuō)明書中明確推薦的最佳劑量比,將權(quán)利要求修改為1:30既未超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍,更未擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍,不屬于相關(guān)法律對(duì)于修改進(jìn)行限制所考慮的要避免的情況。如果按照專利復(fù)審委員會(huì)的觀點(diǎn),僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改,使得在本案中對(duì)修改的限制純粹成為對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P,缺乏合理性。況且,《審查指南》規(guī)定在滿足修改原則的前提下,修改方式一般情況下限于前述三種,并未絕對(duì)排除其他修改方式。故本院認(rèn)為,本案中,二審判決認(rèn)定修改符合《審查指南》的規(guī)定并無(wú)不當(dāng),專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)《審查指南》中關(guān)于無(wú)效過(guò)程中修改的要求解釋過(guò)于嚴(yán)格,其申訴理由不予支持?！?/p>

該案同樣確認(rèn)了《專利審查指南》的規(guī)定并未絕對(duì)排除其他修改方式，不能僅以不符合修改方式的要求為由而不允許其他修改。

以上三個(gè)案例分屬不同年代，但是都一致地認(rèn)為，修改方式作為手段，應(yīng)當(dāng)著眼于修改的立法目的——只要這種修改沒(méi)有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍、沒(méi)有擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍，則對(duì)其具體修改方式不應(yīng)作出過(guò)于嚴(yán)格的限制。

事實(shí)上，上述觀點(diǎn)也被最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭公眾號(hào)發(fā)表的文章所認(rèn)可，因?yàn)檎Z(yǔ)言表達(dá)有局限性，所以法律允許專利權(quán)人對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行修改。此時(shí)，對(duì)具體修改方式不應(yīng)作出過(guò)于嚴(yán)格的限制，否則將使得對(duì)修改方式的限制，成為一種對(duì)專利權(quán)人權(quán)利要求撰寫不當(dāng)?shù)膽土P，使得對(duì)權(quán)利人的保護(hù)與其技術(shù)貢獻(xiàn)不相適應(yīng)，必將極大地挫傷權(quán)利人創(chuàng)新的動(dòng)力和積極性。[1]

因此，對(duì)于是否有突破《專利審查指南》規(guī)定的修改方式以外的方式，答案應(yīng)該是肯定的。但無(wú)論如何，對(duì)權(quán)利要求的修改應(yīng)滿足《專利法》第三十三條以及《專利法實(shí)施細(xì)則》第六十九條的規(guī)定，且滿足《專利審查指南》中的無(wú)效宣告程序中對(duì)專利文件修改原則的規(guī)定。

專利權(quán)人在無(wú)效宣告程序中面臨權(quán)利要求修改困境的時(shí)候，不妨放開思路，看看是否有《專利審查指南》中未提及的合適的修改方式可以采用。

四、結(jié)語(yǔ)及建議

本文對(duì)于無(wú)效宣告程序中權(quán)利要求的修改進(jìn)行了一些探討，希望能夠?qū)ψx者有所幫助。

然而，雖然本文對(duì)于無(wú)效宣告程序中的權(quán)利要求修改問(wèn)題，介紹了一些突破常規(guī)的方式，但其實(shí)這些所謂的突破常規(guī)的方式，往往也是無(wú)奈之舉，采用這些方式，往往是因?yàn)閷＠麢?quán)人在無(wú)效宣告程序中才發(fā)現(xiàn)，其專利撰寫得不夠理想，權(quán)利要求架構(gòu)不夠完善，設(shè)計(jì)層次不夠豐富，導(dǎo)致沒(méi)有足夠的修改空間，往往會(huì)發(fā)出“如果當(dāng)初寫一個(gè)什么什么樣的從屬權(quán)利要求就好了”的慨嘆。這些特殊修改方式被接受的幾率其實(shí)遠(yuǎn)沒(méi)有常規(guī)修改方式被接受的幾率高，為專利權(quán)的穩(wěn)定性增加了很多的不確定性，因此，本文介紹的這些特殊情況不能被當(dāng)成權(quán)利要求修改的常態(tài)。

我們?cè)诳霖?zé)《專利審查指南》規(guī)定有些死板的同時(shí)，也不禁會(huì)思考，為何《專利審查指南》規(guī)定的恰恰是這樣的四種修改方式？那其實(shí)是因?yàn)?，這樣的規(guī)定建立在理想的假設(shè)上：專利的權(quán)利要求至少在授權(quán)時(shí)有著比較高的撰寫水平，層次結(jié)構(gòu)足以支撐這四種修改方式。然而實(shí)踐中的現(xiàn)實(shí)情況卻往往事與愿違。

《孫子兵法-兵勢(shì)篇》有云：“凡戰(zhàn)者，以正合，以奇勝?！币馑际且话阋?guī)律是用兵的常法，而變法反映的是特殊規(guī)律。因此，使得專利權(quán)盡可能被維持的最根本的途徑，仍然是提高撰寫質(zhì)量，認(rèn)真設(shè)計(jì)整套權(quán)利要求的保護(hù)范圍和層次空間，不要到無(wú)效宣告程序中才悔之晚矣。筆者一直認(rèn)為，權(quán)利要求的撰寫是一種藝術(shù)，共勉之。

注釋：

[1]傅蕾，賓岳成：《權(quán)利要求修改超范圍的認(rèn)定》，最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭微信公眾號(hào)，2021-02-20，轉(zhuǎn)載自《人民司法》。

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改

（原標(biāo)題：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改）

來(lái)源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥申發(fā)振中國(guó)貿(mào)促會(huì)專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

專利無(wú)效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對(duì)篇（一）——權(quán)利要求的修改

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