如何應對商標搶注及惡意訴訟？ ?

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經(jīng)作者許可，禁止轉載#

“近年來，實務中出現(xiàn)多起惡意搶注商標并起訴侵權案，本文試從實務及法律角度分析權利人的應對策略?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：陳少蘭百一知識產(chǎn)權

概要

搶注商標并惡意訴訟于法無據(jù)，且被告可主張合理費用由原告承擔。建議對關聯(lián)商標提前布局并進行保護性注冊。權利人在無效被搶注的商標后可主動提起侵權或不正當競爭訴訟。

近年來，實務中出現(xiàn)多起惡意搶注商標并起訴侵權案，本文試從實務及法律角度分析權利人的應對策略。

一、多個在先判決不支持惡意訴訟

（一）王某與深圳歌力思服飾股份有限公司（以下簡稱歌力思公司）商標侵權糾紛案，經(jīng)最高人民法院再審【(2014)民提字第24號案】駁回原告王某訴訟請求。

歌力思公司在第25類注冊了第1348583號商標

但歌力思公司未在高度關聯(lián)的第18類上注冊。王某在第18類注冊了第4157840、第7925873號商標，并起訴歌力思公司侵權。

該案一審二審，法院判決侵權成立，且歌力思公司及銷售方需停止侵權并賠償經(jīng)濟損失及維權合理費用共計10萬元。

最高人民法院再審后認為：王某取得和行使歌力思商標行為難謂正當，其提起侵權之訴構成權利濫用，不應得到法律支持。

（二）此外，在優(yōu)衣庫商貿(mào)有限公司與廣州市指南針會展服務有限公司(以下簡稱指南針公司)、廣州中唯企業(yè)管理咨詢服務有限公司（以下簡稱中唯公司）商標侵權案中，一二審法院均認定優(yōu)衣庫公司侵權成立。最高人民法院再審【（2018）最高法民再第394號】認為，指南針公司、中唯公司以不正當方式取得商標權后，目標明確指向優(yōu)衣庫公司等，意圖將該商標高價轉讓不成后提出系列訴訟主觀惡意明顯，其行為明顯違反誠實信用原則，法院依法不予保護。

上述兩案均來自最高人民法院，在“同案同判”的大環(huán)境下，對于搶注商標并惡意訴訟的，獲得支持可能性較低。

二、惡意訴訟中被告可主張合理費用由原告承擔

《最高人民法院關于知識產(chǎn)權侵權訴訟中被告以原告濫用權利為由請求賠償合理開支問題的批復》明確指出：在知識產(chǎn)權侵權訴訟中，被告提交證據(jù)證明原告的起訴構成法律規(guī)定的濫用權利損害其合法權益,依法請求原告賠償其因該訴訟所支付的合理的律師費、交通費、食宿費等開支的，人民法院依法予以支持。

三、主動對他人惡意注冊商標及侵權提起訴訟

最好的防守就是進攻，對于惡意搶注，也有不少成功的主動狙擊案例。

（2019）蘇民終1316號案，“小米”訴“小米生活”案就屬于典型的權利人主動發(fā)起的訴訟。

2010年4月21日，小米科技有限責任公司申請注冊第8228211 號“小米”商標，核定使用商品包括手提電話、可視電話等。

2011年11月起，中山奔騰公司申請注冊第10224020 號、22005182號“小米生活”（注冊后判決前被無效）、“Mi life”（被駁回）商標，核定使用商品包括電炊具、熱水器、電壓力鍋等。

此外，在中山奔騰公司注冊的90余件商標中，有多件與小米科技公司“小米”“智米”標識近似。

江蘇省高級人民法院最終認定侵權成立且惡意明顯，支持對中山奔騰公司的懲罰性賠償5000萬元，且麥大亮因幫助侵權而需承擔連帶責任。

法院主要基于以下事實與法律作出以上判決：

（一）搶注明顯。

（二）侵權惡意明顯且規(guī)模大：直到二審期間，中山奔騰公司仍在持續(xù)宣傳、銷售被訴侵權商品，侵權商品多，數(shù)量多，規(guī)模大。被訴侵權商品被上海市市場監(jiān)督管理局認定為不合格，導致原告良好聲譽受損。

（三）依法被宣告無效的注冊商標,專用權視為自始不存在,被告需承擔商標無效宣告前后的侵權賠償責任。