專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定

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“本篇對無效宣告程序中專利權(quán)人的答復(fù)策略、時機選擇等進行簡單的介紹。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

在專利授權(quán)后的無效宣告行政程序中，面對無效請求人提交的無效請求以及后續(xù)補充的無效理由和證據(jù)，專利權(quán)人都有答復(fù)的機會。如何答復(fù)，顯然對于專利權(quán)是否能夠得到維持將起到至關(guān)重要的作用，本篇著重討論答復(fù)的總體策略，至于對各個法條的無效理由的具體答復(fù)策略，將在后續(xù)篇章中討論。

一、收到無效受理通知之后的初始應(yīng)對策略

從專利權(quán)人的角度來說，無效行政程序的起點是收到國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)來的《無效宣告請求受理通知書》，收到該通知書，證明無效請求人對涉案專利權(quán)提起的無效宣告已經(jīng)通過了形式審查，被國家知識產(chǎn)權(quán)局正式受理，該通知書就是通知所有專利權(quán)人：要開始應(yīng)對該無效請求了。該通知書會告知專利權(quán)人需要在收到通知書的一個月內(nèi)提交意見陳述書。

一個月的時間并不充裕，作為專利權(quán)人，應(yīng)盡快翻看通知書隨附的無效宣告請求書及附件，大致了解一下無效請求人是誰、無效理由和證據(jù)有哪些，然后根據(jù)自身情況判斷是否要參與該無效程序、是否要聘請專利代理機構(gòu)代為應(yīng)對該無效程序。

由于提出無效請求要花費成本和時間，因此無效請求所針對的專利一般來說不會是無足重輕的，要么是侵權(quán)訴訟涉及的專利或?qū)＠?，要么是對于無效請求人來說有戰(zhàn)略阻礙作用的專利，因此我們建議專利權(quán)人不要輕易放棄自己已授權(quán)的專利，而是積極應(yīng)對，并且聘請專業(yè)的專利代理機構(gòu)維護自己的專利權(quán)。

在決定參與應(yīng)對之后，應(yīng)著手分析收到的無效請求。

1、核實無效請求人的情況

根據(jù)《審查指南》第四部分第三章第3.2節(jié)的規(guī)定，無效請求人不具備民事訴訟主體資格的，無效宣告請求不予受理。

國家知識產(chǎn)權(quán)局在向?qū)＠麢?quán)人發(fā)送無效宣告請求受理通知書之前，已經(jīng)對無效宣告請求進行了形式審查，一般來說不會出現(xiàn)無效請求人不具備民事訴訟主體資格的情形。但是，由于民事訴訟主體資格是可以隨時發(fā)生變化的，因此作為專利權(quán)人，應(yīng)該復(fù)核無效請求人的情況，尤其是在面對不熟知的無效請求人時（例如并非熟悉的競爭對手企業(yè)），要記得在整個無效程序的各個階段不斷復(fù)核這一點?！秾彶橹改稀返谒牟糠值谝徽?.6節(jié)規(guī)定：“對于已經(jīng)受理的復(fù)審或者無效宣告案件，經(jīng)審查認(rèn)定不符合受理條件的，……作出駁回復(fù)審請求或者駁回?zé)o效宣告請求的決定?！彼砸坏┌l(fā)現(xiàn)無效請求人的主體資格喪失，應(yīng)請求國家知識產(chǎn)權(quán)局直接駁回?zé)o效宣告請求。由于無效請求人的主體資格發(fā)生變化不太常見，所以這是容易被忽略的一個環(huán)節(jié)，但這樣的情況卻是在現(xiàn)實中真實存在過的：

【案例一——(2016)京行終2626號】該案中，無效請求人在提出請求時，尚在營業(yè)期限內(nèi)，但是在提出無效請求的兩個月之后被工商部門注銷。但無效請求人的代理人未及時向案件的合議組告知這一情況，專利權(quán)人、復(fù)審委、甚至行政訴訟一審法院也均未查明該情況，致使復(fù)審委和一審法院嚴(yán)重違反法定程序，最終該無效決定被行政訴訟二審撤銷。

2、核實無效理由

《專利法實施細則》第六十五條規(guī)定：“依照專利法第四十五條的規(guī)定，請求宣告專利權(quán)無效或者部分無效的，應(yīng)當(dāng)向?qū)＠麖?fù)審委員會提交專利權(quán)無效宣告請求書和必要的證據(jù)一式兩份。無效宣告請求書應(yīng)當(dāng)結(jié)合提交的所有證據(jù)，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據(jù)的證據(jù)。

前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發(fā)明創(chuàng)造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規(guī)定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規(guī)定，或者依照專利法第九條規(guī)定不能取得專利權(quán)?！?/p>

由以上規(guī)定可知，專利授權(quán)后的無效程序中的無效理由和授權(quán)前的實審程序中對專利授權(quán)的條件略有不同，并非專利法或?qū)嵤┘殑t中的任何一條都能成為無效理由，例如，單一性問題（專利法第三十一條）在實審中是需要審查的，但是并不在無效理由之內(nèi)。

因此，專利權(quán)人在收到轉(zhuǎn)送來的無效請求人的無效理由時，應(yīng)核對所有無效理由是否均在上述規(guī)定的范圍內(nèi)。此外，如果無效請求中僅列明了證據(jù)，沒有說明如何使用這些證據(jù)，例如僅給出了對比文件卻沒有給出結(jié)合方式，也不滿足上述規(guī)定。這些均可酌情在意見陳述中指明。

此外，《專利法實施細則》第六十六條第二款規(guī)定：“在專利復(fù)審委員會就無效宣告請求作出決定之后，又以同樣的理由和證據(jù)請求無效宣告的，專利復(fù)審委員會不予受理?！保?，一事不再理）

在實踐中，經(jīng)常有針對一件涉案專利發(fā)起多輪無效請求的情況，作為專利權(quán)人，也應(yīng)細心甄別，看收到的無效理由和證據(jù)是否在之前的無效程序中已經(jīng)被審理并做出過決定，如有這樣的情況，應(yīng)在意見陳述中指明。

【案例二——第36722號無效宣告請求審查決定】該案中，無效請求人提出了涉案專利說明書對兩個術(shù)語的說明不符合《專利法》第二十六條第三款、權(quán)利要求1中的兩個術(shù)語不符合《專利法》第二十六條第四款的無效理由，無效決定認(rèn)為，在先的無效審查決定中已對上述無效理由作出了詳細的評述，依據(jù)“一事不再理原則”，決定不再對此進行審理。

但應(yīng)注意的是，“一事不再理原則”中，“同樣的理由”并不是指同樣的法條：

【案例三——(2019)京73行初2899號】該案中，無效請求人在兩次無效請求中都提出了權(quán)利要求1缺少必要技術(shù)特征，不符合專利法實施細則第二十條第二款的規(guī)定的無效理由，但是兩次主張缺少的必要技術(shù)特征不同。復(fù)審委適用一事不再理原則做出了無效決定，不再審理在后的同項無效理由。但是一審法院認(rèn)為，這種情況不構(gòu)成相同的理由，不屬于一事不再理的情形，撤銷了無效決定。

3、預(yù)測是否有后續(xù)補充的理由和證據(jù)

根據(jù)《審查指南》的相關(guān)規(guī)定，無效請求人在提出無效請求之日起的一個月內(nèi)是可以補充無效理由和證據(jù)的。補充的無效理由和證據(jù)會由國家知識產(chǎn)權(quán)局以《轉(zhuǎn)送文件通知書》的方式轉(zhuǎn)送給專利權(quán)人并再次指定一個月的答復(fù)期限。因此，專利權(quán)人最初收到的《無效宣告請求受理通知書》所附的無效請求書中的理由和所附證據(jù)可能并不是最終的全部無效理由和證據(jù)。當(dāng)然，少數(shù)情況下，隨著《無效宣告請求受理通知書》，會將兩次無效理由和證據(jù)一并轉(zhuǎn)送給專利權(quán)人。

實踐中常見的情況是，專利權(quán)人第一次收到的《無效宣告請求受理通知書》所附的無效請求和理由往往不涉及專利法第22條第2款/第23條第1款（新穎性）、第22條第3款/第23條第2款（創(chuàng)造性/無明顯區(qū)別），而僅涉及其它條款（以下稱為“形式問題”）。這是因為，新穎性、創(chuàng)造性的問題需要對比文件來證明，而檢索對比文件是耗時的工作。如果對于無效請求人來說，提出這輪無效有著嚴(yán)格的時間限制，則為了滿足時限，很可能先提出一些形式問題作為無效理由，然后在一個月內(nèi)再補充新穎性和創(chuàng)造性的問題。這樣的情況往往發(fā)生在涉案專利存在侵權(quán)訴訟的情況，專利權(quán)人作為原告起訴之后，被告僅有15天（涉外為30天）答辯期，而被告往往要在這短短15天內(nèi)提起一輪無效宣告請求，并持《無效宣告請求受理通知書》向法院申請中止審理。15天中除去必要的反應(yīng)時間、遞交無效宣告請求后等待受理通知書的時間等，可能留給無效請求人撰寫無效宣告請求的時間就更短。因此在這種情況下，無效請求人先行提出形式問題或至多一兩篇不太成熟的對比文件作為無效理由和證據(jù)是常見的操作方式。

在這樣的情況下，專利權(quán)人可以預(yù)測，一個月內(nèi)無效請求人大概率會補充理由和證據(jù)，提供更多的對比文件，以及補充具體的新穎性和創(chuàng)造性無效理由。這種判斷的依據(jù)是，在無效程序中，根據(jù)統(tǒng)計，要想無效掉一件專利，新穎性或創(chuàng)造性理由是必不可少的，如果無效請求人想無效掉一件專利，一般來說不會僅僅依靠形式問題。例如，根據(jù)公眾號“知識產(chǎn)權(quán)家”發(fā)布的《2021年中國專利無效決定統(tǒng)計分析》，2021年，在1091件外觀設(shè)計專利被宣告全部無效的案件中，法律依據(jù)為第23條第1款和/或第2款的為1010件，占92.6%；在1121件實用新型專利被宣告全部無效的案件中，法律依據(jù)為第22條第2款和/或第3款的為1096件，占97.8%；在341件發(fā)明專利被宣告全部無效的案件中，法律依據(jù)為第22條第2款和/或第3款的為306件，占89.7%。在這樣的形勢下，有經(jīng)驗并且目的明確的無效請求人一定會在后續(xù)階段努力檢索對比文件，并據(jù)此提出新穎性或創(chuàng)造性的無效理由。

二、制定合理有效的答復(fù)策略

專利權(quán)人在度過了剛收到《無效宣告請求受理通知書》之后的慌亂期，并按照第一節(jié)所述進行了簡單的分析和預(yù)測之后，就要著手制定合理有效的答復(fù)策略了。

1、判斷是否答復(fù)和答復(fù)程度

《專利法實施細則》第六十八條規(guī)定，“專利復(fù)審委員會應(yīng)當(dāng)將專利權(quán)無效宣告請求書和有關(guān)文件的副本送交專利權(quán)人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見。

專利權(quán)人和無效宣告請求人應(yīng)當(dāng)在指定期限內(nèi)答復(fù)專利復(fù)審委員會發(fā)出的轉(zhuǎn)送文件通知書或者無效宣告請求審查通知書；期滿未答復(fù)的，不影響專利復(fù)審委員會審理?！?/p>

可見，無論對于無效請求人的初始無效請求，還是后來補充的無效理由，專利權(quán)人都會被給予聽證機會，這一點是無需擔(dān)心的。

如果專利權(quán)人目前收到的無效理由僅涉及形式問題，那么如前所述，很大的可能在隨后的一個多月內(nèi)還會收到來自國家知識產(chǎn)權(quán)局的第二次通知書，轉(zhuǎn)送來自無效請求人的補充理由和證據(jù)。所以，專利權(quán)人是可以選擇等待收到第二次通知書之后，一起答復(fù)兩次通知書的，這也是實踐中很常規(guī)的操作。這樣的好處在于，可以整體分析無效請求人的所有證據(jù)和理由，更好地斟酌答復(fù)內(nèi)容，選擇哪些重點內(nèi)容進行重點答復(fù)，哪些非重點答復(fù)甚至無需答復(fù)，也避免分兩次答復(fù)時出現(xiàn)矛盾的說辭?；蛘?，專利權(quán)人也可以選擇在第一次答復(fù)期限內(nèi)，僅提交簡單答復(fù)，即在意見陳述中僅表明涉案專利權(quán)不存在無效請求中的那些形式問題云云，而不做具體解釋。

最不推薦的方案是，專利權(quán)人在未收到無效請求人的全部無效理由和證據(jù)時，就對已收到的部分進行過多陳述。尤其是在涉案專利或其相關(guān)專利存在侵權(quán)訴訟時，更不應(yīng)該這樣做。因為在無效程序中專利權(quán)人提交的每一個字，說的每一句話，只要沒有被最終的無效決定明確否定，都將可能在侵權(quán)訴訟中被被告用于解釋權(quán)利要求的保護范圍，而這些解釋一般是不符合專利權(quán)人的利益的。

例如，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（法釋〔2009〕21號）》第六條的規(guī)定：“專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護范圍的，人民法院不予支持。（禁止反悔原則）”；根據(jù)第三條的規(guī)定：“人民法院對于權(quán)利要求，可以運用說明書及附圖、權(quán)利要求書中的相關(guān)權(quán)利要求、專利審查檔案進行解釋?！倍皩＠麑彶闄n案”的范圍是包括無效程序中專利權(quán)人提交的書面材料、口頭審理記錄等的（參見《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第六條）。

所以，這就是為什么很多無效理由明顯是不成立的，卻也被無效請求人提出來，背后的原因很有可能是，這只是無效請求人希望借此得到專利權(quán)人的一些陳述或解釋的陷阱，以用于相關(guān)的侵權(quán)訴訟中。專利權(quán)人在答復(fù)時絕不是說的越多越好、越細越好，而是應(yīng)有大局觀，通盤考慮侵權(quán)訴訟與無效程序的關(guān)系，避免陷于“專利維持了卻沒法用了”的尷尬境地。

專利權(quán)人有時候會擔(dān)心，如果不提交答復(fù)意見或者答復(fù)意見不夠具體充分，合議組會不會直接采納了無效請求人的意見？這種情況是不會出現(xiàn)的，即使專利權(quán)人全程不參與無效程序，合議組也不會不經(jīng)審理而直接采納無效請求人的意見。何況，在口頭審理時，專利權(quán)人還有充分陳述的機會。

但凡事有例外。在遇到以下情況時，應(yīng)按期提交實質(zhì)答復(fù)意見。

2、需要及時答復(fù)的情況

第一，如果經(jīng)過專利權(quán)人及其代理人的專業(yè)判斷，認(rèn)為目前收到的無效理由中的形式問題確實有極大可能使得專利權(quán)被無效，那還是應(yīng)該認(rèn)真撰寫具有說服力的答復(fù)意見，陳述專利權(quán)應(yīng)被維持的理由，甚至提供反證。從前述統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，雖然綜合來說有90%以上被無效的專利權(quán)都是依據(jù)的新穎性/創(chuàng)造性理由，但畢竟也存在少數(shù)因為形式問題缺陷被無效的專利權(quán)，因此不能掉以輕心。如果不答復(fù)，萬一無效請求人的本意就是要依靠形式問題無效掉專利權(quán)，而不再提交補充理由和證據(jù)，則后續(xù)專利權(quán)人也不會再有機會提交意見，專利權(quán)人等于浪費了這次在口頭審理前給合議組留下印象的聽證機會。

第二，如果經(jīng)過判斷，必須要修改權(quán)利要求才能克服無效理由，那應(yīng)該在期限內(nèi)提交權(quán)利要求修改；此外，如果要提交除公知常識性證據(jù)之外的反證、或者提交譯文異議，也應(yīng)把握住第一次答復(fù)機會，避免萬一請求人不提交補充理由和證據(jù)，沒有第二次答復(fù)機會，則喪失了提交機會（但刪除式修改、公知常識性證據(jù)、用于完善證據(jù)法定形式的證據(jù)可以在口頭審理時提交）。

3、答復(fù)的具體時機

只要在通知書指定的期限內(nèi)答復(fù)，都是可以的，并非越早越好，也不應(yīng)一味地追求卡住期限最后提交。

一方面，專利權(quán)人提交的答復(fù)意見也會被轉(zhuǎn)發(fā)給請求人，如果距離口頭審理時間尚早，則無效請求人就又獲得了針對專利權(quán)人的意見提交答復(fù)意見的機會。而且目前復(fù)審與無效審理部的工作任務(wù)繁重，案件合議組不太可能在距離口頭審理的時間還很遙遠的時候，過早地就開始關(guān)注案件，因此過早提交答復(fù)意見可能只是更利好于無效請求人。

另一方面，如果過晚提交意見陳述，尤其是對第二次轉(zhuǎn)送文件通知書中的補充無效理由的答復(fù)太晚，有可能已經(jīng)過于接近口頭審理時間，此時合議組可能已經(jīng)做完庭前合議，或者沒有充足時間在口頭審理之前充分閱讀并理解專利權(quán)人的主張，但卻不影響無效請求人一方廢寢忘食地了解專利權(quán)人的意見，并進行針對性的充足準(zhǔn)備，這也不是很理想的情況。

如果代理案件的專利代理人經(jīng)驗豐富，能夠充分把握整個案件的時間線走向，根據(jù)不同的時點靈活調(diào)整答復(fù)時間，設(shè)計好節(jié)奏，是比較推薦的做法。

4、是否需要二次答復(fù)

在口頭審理之前，雙方中每一方每一次在指定期限內(nèi)提交的文件，案件合議組都會轉(zhuǎn)送給對方。這就導(dǎo)致面臨以下的問題：專利權(quán)人提交了答復(fù)之后，被轉(zhuǎn)送給無效請求人，對方又針對專利權(quán)人的答復(fù)提交了答復(fù)，那么專利權(quán)人還要不要再次提交答復(fù)？

這個問題也是要分具體情況來考慮。如果無效請求人的答復(fù)沒有新的有說服力的內(nèi)容，專利權(quán)人從節(jié)省程序、對合議組友好的角度出發(fā)，完全可以不再答復(fù)，將這個循環(huán)程序終結(jié)在己方；但如果無效請求人的答復(fù)出現(xiàn)了新的有說服力的觀點，專利權(quán)人可以考慮把握這次機會，進行二次答復(fù)，二次答復(fù)應(yīng)追求簡潔有效，之前答復(fù)過的內(nèi)容不要再重復(fù)，只重點突出新觀點即可。

5、口頭審理結(jié)束之后是否需要提交意見

一般來說，口頭審理即將結(jié)束時，大多數(shù)合議組都會告知雙方當(dāng)事人，口頭審理結(jié)束之后不再接受新的書面意見。這種情況下，如果我們?nèi)云惹邢胍峤灰庖?，例如忽然意識到有未盡事宜，或出現(xiàn)新的情況（比如前述的發(fā)現(xiàn)無效請求人主體資格發(fā)生變化等情況）可能影響到案件結(jié)果，則可以積極和合議組溝通，看是否有提交意見的機會，并在提交的意見陳述書上注明“本意見僅供合議組參考”，這種情況下是不需要轉(zhuǎn)送給對方的，不會導(dǎo)致循環(huán)聽證的開始。

但也有的時候，口頭審理中有遺留問題，合議組允許某一方或者雙方繼續(xù)提交意見。此時，如果確有必要，可提交簡明扼要的意見陳述，無需重復(fù)之前提交過的觀點。

三、結(jié)語

本篇對于無效宣告程序中專利權(quán)人的答復(fù)策略、時機選擇等做了簡單的總體介紹，在后續(xù)篇章中，會繼續(xù)分門別類地對于各種無效理由的具體答復(fù)策略進行討論。

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（原標(biāo)題：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：袁玥 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權(quán)人應(yīng)對篇（五）——答復(fù)策略的制定（點擊標(biāo)題查看原文）

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