美國專利非依法重復授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對中國企業(yè)產(chǎn)生哪些影響

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“美國專利非依法重復授權(quán)（ODP）規(guī)則修改的實施，將有助于促進市場的公平競爭，保護消費者利益，并鼓勵真正的創(chuàng)新。”

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：佑斌

經(jīng)常分析美國專利的朋友們都會有這樣的感受：美國的專利分案申請和繼續(xù)案申請種類繁多，對于較為重要的專利，常常會發(fā)現(xiàn)同一個母案下掛著多個分案或繼續(xù)案申請，并且還可以不斷申請近似的申請。這種操作給專利風險分析工作帶來了不小的挑戰(zhàn)。面對同樣的技術(shù)方案，我們常常能查到許多近似的專利申請，這些申請的權(quán)利要求雖有細微差別，但又不完全相同。這些專利在本質(zhì)上可能屬于重復授權(quán)的專利，但由于權(quán)利要求并不完全一致，因此被稱為非依法重復授權(quán)（Obviousness-Type Double Patenting，簡稱ODP）。理論上，這類缺乏創(chuàng)造性的專利應(yīng)當被駁回，否則申請人可能會利用這一規(guī)則不斷申請近似的專利，從而實質(zhì)上延長了專利的保護期限。

為了應(yīng)對重復授權(quán)的駁回問題，申請人可以通過提交期限終止聲明（Terminal Disclaimer）來進行抗辯，聲明其后續(xù)申請的近似專利，盡管申請日在后，但專利授權(quán)后的保護期限將與前案專利一致，從而避免了通過這種途徑延長專利保護期限的可能性。

然而，這種做法雖然不能實質(zhì)上延長專利的保護期限，卻可能導致大量重復專利的產(chǎn)生。同樣的技術(shù)方案，僅需變換一下表述方式便有可能再次獲得授權(quán)，這給競爭對手帶來了巨大的困擾，并且大大增加了無效專利的難度。

鑒于這種情況，美國專利商標局（USPTO）最近提出了對規(guī)則的修改。

根據(jù)新修改的規(guī)則，如果參考專利被裁定無效，那么與之相關(guān)聯(lián)的通過期限放棄聲明綁定的專利的權(quán)利要求也將不可執(zhí)行。這意味著一旦近似的前案專利被判無效，后續(xù)近似申請中的專利保護同樣會受到影響，從而防止了通過期限放棄聲明獲得不合理的專利保護。

美國專利商標局（USPTO）提議修改實踐規(guī)則，增加一項新要求，適用于為克服非法雙重專利（nonstatutory double patenting）而提交的期限終止聲明。根據(jù)擬議的規(guī)則變更，提交以克服非法雙重專利的期限終止聲明時，聲明人必須同意：該期限終止聲明所在的專利或任何在該聲明提交的申請中授權(quán)的專利，只有在未曾直接或間接與以下情況之一的專利通過一個或多個期限終止聲明綁定的情況下才可執(zhí)行：

任何權(quán)利要求被聯(lián)邦法院在民事訴訟中或被USPTO最終裁定為不可授權(quán)或無效（因為顯而易見），并且所有上訴權(quán)利均已用盡；或者

在任何基于顯而易見性的挑戰(zhàn)提出后，提交的權(quán)利要求的期限終止聲明。

采取這一措施的目的是為了防止對發(fā)明的明顯變體申請多個專利可能帶來的對競爭的阻礙，并通過允許競爭對手避免執(zhí)行通過一個或多個期限終止聲明綁定到另一專利的專利（該專利中有權(quán)利要求被最終裁定為不可專利或無效），從而促進創(chuàng)新和競爭。

換言之，今后對于那些權(quán)利要求近似的美國專利，申請人在申請過程中為獲得授權(quán)而提交的期限終止聲明，一旦其中一項專利被判無效，其他近似的專利也將無法行權(quán)，這將顯著降低專利侵權(quán)應(yīng)對的成本和負擔。

對于有意在美國市場拓展的中國企業(yè)來說，這一改變無疑降低了挑戰(zhàn)美國專利的難度，特別是對于那些面臨多個重復授權(quán)專利的產(chǎn)品。新規(guī)則的實施，將有助于促進市場的公平競爭，保護消費者利益，并鼓勵真正的創(chuàng)新。

（原標題：美國專利非依法重復授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對中國企業(yè)產(chǎn)生哪些影響）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：佑斌

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國專利非依法重復授權(quán)（ODP）規(guī)則修改，對中國企業(yè)產(chǎn)生哪些影響（點擊標題查看原文）

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