評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性可使用幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)？

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“本文試通過公開案例探討使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價實(shí)用新型專利創(chuàng)造性的條件?！?/span>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮俊杰 包江威 廣東法制盛邦律師事務(wù)所

引言

相較于發(fā)明專利的創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)“與現(xiàn)有技術(shù)相比，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步”，實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性評價標(biāo)準(zhǔn)僅需相對現(xiàn)有技術(shù)具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，因此實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性高度公知地低于發(fā)明專利創(chuàng)造性的高度。在實(shí)操中，發(fā)明專利與實(shí)用新型專利在評價創(chuàng)造性時，現(xiàn)有技術(shù)的領(lǐng)域差異和現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量差異是體現(xiàn)兩者創(chuàng)造性高度不同的兩個主要考量因素。

就現(xiàn)有技術(shù)的數(shù)量而言，專利審查指南未對評價發(fā)明專利創(chuàng)造性時引用的現(xiàn)有技術(shù)數(shù)量做限定，但在評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性時規(guī)定，一般情況下引用不超過兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)，在實(shí)用新型專利的技術(shù)方案是通過簡單的疊加而成的可根據(jù)情況引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性[1]?？梢?，引用的現(xiàn)有技術(shù)項(xiàng)數(shù)是準(zhǔn)確認(rèn)定實(shí)用新型專利是否具有創(chuàng)造性的重要考量。事實(shí)上，在多個專利無效案件或?qū)＠麩o效行政訴訟中，引用的現(xiàn)有技術(shù)項(xiàng)數(shù)也是無效雙方或訴訟參與各方爭議的重點(diǎn)[2][3]。

鑒于此，本文試通過公開案例探討使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價實(shí)用新型專利創(chuàng)造性的條件。

 使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)的條件：“簡單的疊加” 

《專利審查指南》第四部分第六章明確對于由現(xiàn)有技術(shù)“簡單的疊加”而成的實(shí)用新型專利可以根據(jù)情況引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)評價其創(chuàng)造性。另根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章“簡單的疊加”的定義，其一般是指僅僅將現(xiàn)有技術(shù)特征組合或連接在一起，各自以其常規(guī)的方式工作，技術(shù)特征之間無關(guān)聯(lián)、在功能上也不相互支持，總的技術(shù)效果是各疊加部分效果之總和。結(jié)合上述規(guī)定，判斷是否為“簡單的疊加”主要系從技術(shù)特征之間的配合關(guān)系，以及技術(shù)功能之間協(xié)同關(guān)系的有無兩方面進(jìn)行判斷，特別是要考量組合后的總的技術(shù)功能有無顯著地超越各部分功能的總和。

如在（2012）知行字第15號實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛再審審查案中[4]，申請?jiān)賹徣艘嗉磳＠麢?quán)人認(rèn)為二審判決以三項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)和兩項(xiàng)公知常識的結(jié)合來判斷涉案實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性，實(shí)質(zhì)上是以發(fā)明專利的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)來評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性，適用法律錯誤。原專利復(fù)審委員會亦認(rèn)為二審判決引用三篇對比文件結(jié)合兩項(xiàng)公知常識評價涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案，不符合《審查指南》關(guān)于實(shí)用新型專利創(chuàng)造性評價的規(guī)定，且這些現(xiàn)有技術(shù)通過簡單疊加無法得到權(quán)利要求1的技術(shù)方案。最高人民法院再審認(rèn)為，簡單的疊加不是創(chuàng)新，如果只允許使用一至兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)來評價通過簡單疊加而形成的實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性，就會降低實(shí)用新型專利的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，因此《審查指南》規(guī)定可以引用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)來評價其創(chuàng)造性。具體到該案，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，將附件2-4的技術(shù)方案進(jìn)行組合，從而得到該專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案是顯而易見的，組合后的總的技術(shù)功能只是各部分功能的總和，未取得新的技術(shù)效果，實(shí)質(zhì)是該專利權(quán)利要求1的技術(shù)方案僅僅是附件2-4所公開的技術(shù)方案的簡單疊加，因此，一、二審法院使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)來評價該專利的創(chuàng)造性，并無不妥。

另在某一件實(shí)用新型專利無效審查案中[5]，該實(shí)用新型專利僅有1項(xiàng)權(quán)利要求，但相比最接近的現(xiàn)有技術(shù)有6個區(qū)別技術(shù)特征。因權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)內(nèi)容較多，經(jīng)無效檢索后，仍至少需要引入4項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)另加公知常識評價涉案專利的創(chuàng)造性。無效決定采納4項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)與2項(xiàng)公知常識的組合宣告專利權(quán)全部無效。無效決定認(rèn)定涉案專利權(quán)利要求1的方案只是將本領(lǐng)域的常規(guī)部件簡單組合，且組合后各部件依舊實(shí)現(xiàn)其各自原有的功能，沒有產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，而現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)給出了將這類部件組合使用的啟示，且所采用的組合方式也是本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)置。因此，權(quán)利要求1相對于證據(jù)1、證據(jù)2、證據(jù)4、證據(jù)6及本領(lǐng)域常用技術(shù)手段的結(jié)合不具備實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步，不具備創(chuàng)造性，不符合專利法第 22條第3款的規(guī)定，宣告專利權(quán)全部無效。

在（2017）京行終2218號實(shí)用新型專利權(quán)無效行政糾紛案中[6]，專利行政部門及無效請求人認(rèn)為被訴決定使用三篇對比文件評價涉案專利的創(chuàng)造性并未違反《專利審查指南2010》中關(guān)于實(shí)用新型專利創(chuàng)造性的評價標(biāo)準(zhǔn)。而北京市高級人民法院二審認(rèn)為，在組合發(fā)明專利領(lǐng)域，若各技術(shù)特征之間存在著相互配合，功能上彼此支持的關(guān)系，則不應(yīng)認(rèn)定其屬于“簡單的疊加”。具體到該案，涉案實(shí)用新型專利實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果是在風(fēng)力極大的情況下卷簾布能夠升降順暢；同時，“珠鏈柔性定位件”在隨卷簾布卷起時，卷簾布始終保持平整的狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)了防止卷簾布移位的技術(shù)效果。而上述技術(shù)效果的實(shí)現(xiàn)需要“珠鏈柔性定位件”、卷簾布裙邊、邊框的導(dǎo)軌、卷管組件上對稱設(shè)置的環(huán)形凹槽、邊柜對稱設(shè)置的卡條等技術(shù)特征之間相互配合，功能上相互支持方能實(shí)現(xiàn)，且其實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果顯然優(yōu)于原有的“定位”、“容納”的技術(shù)效果。而涉案專利權(quán)利要求1限定的技術(shù)方案并非對比文件1、4、5之間技術(shù)特征的“簡單的疊加”。因此，被訴決定使用對比文件1、4、5共三篇對比文件評價涉案專利的創(chuàng)造性違反了《專利審查指南2010》中關(guān)于實(shí)用新型專利創(chuàng)造性的評價標(biāo)準(zhǔn)。

綜上，在評價實(shí)用新型專利創(chuàng)造性時，是否可以使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行組合，依賴于該等現(xiàn)有技術(shù)是否屬于“簡單的疊加”，而判斷是否屬于“簡單的疊加”，又依賴于組合后的總的技術(shù)功能與各部分功能的總和的比對。

 結(jié)語 

概言之，通常情況下可以引用一項(xiàng)或者兩項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)來評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性。若實(shí)用新型專利的技術(shù)方案是顯而易見的現(xiàn)有技術(shù)的簡單疊加組合，組合后的總的技術(shù)功能只是各部分功能的總和，未取得新的技術(shù)效果。此種情況下可以使用多項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行組合評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性。而倘若各技術(shù)特征之間存在著相互配合，功能上彼此支持的關(guān)系，即在技術(shù)方案并非多項(xiàng)對比文件之間技術(shù)特征的“簡單疊加”的情況下，如使用多項(xiàng)對比文件來評價涉案專利的創(chuàng)造性則違反了《專利審查指南》中關(guān)于實(shí)用新型專利創(chuàng)造性的評價標(biāo)準(zhǔn)。

注釋：

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局：《專利審查指南（2023）》，知識產(chǎn)權(quán)出版社2024年版，第457-458頁。

[2]（2012）知行字第15號行政裁定書。

[3]（2017)京行終2218號行政判決書。

[4]同2。

[5]第565693號無效宣告請求審查決定書。

[6]同3。

（原標(biāo)題：評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性可使用幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)？）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：馮俊杰 包江威 廣東法制盛邦律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：評價實(shí)用新型專利的創(chuàng)造性可使用幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)？（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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