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周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道

專題
納暮20天前
周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


“北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華在GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會上,做醫(yī)療器械專利無效攻守之道的主題分享?!?br/>


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)


近日,在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL聯(lián)合主辦的GIPC 2024全球醫(yī)藥醫(yī)療知識產(chǎn)權(quán)生態(tài)大會上,北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華結(jié)合此前的案例,對專利無效策略運用和專利無效技術(shù)操作進行講解,對醫(yī)療器械專利無效攻守之道做了主題分享。


周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道北京三聚陽光知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)集團有限公司法律業(yè)務(wù)總監(jiān)周美華


以下為演講實錄:


今天分享的主題是專利無效攻守之道,在專利無效方面,醫(yī)療器械和其他任何領(lǐng)域一樣,具有很多共性,所以今天我從實戰(zhàn)案例的角度和大家分享我們是怎么進行專利無效的處理。今天我主要分享兩方面的內(nèi)容,一方面結(jié)合案例分享專利無效的策略運用,另一方面通過案例分享專利無效的技術(shù)操作的相關(guān)問題。


PART 1
專利無效策略運用


分享的第一個案件是某企業(yè)與北京億馬先鋒汽車科技有限公司專利無效案,該案是一個有關(guān)鋰離子電池的案件,入選了2023年度專利復(fù)審無效十大案件。我們通過專利公開不充分的方式把涉案專利宣告全部無效。在電池單元相互連接的動力電池領(lǐng)域,一個電池單元發(fā)生爆炸后,不希望其爆炸的熱量傳遞到其他的電池單元,從而引起其他電池相關(guān)的問題。最終通過熱量相對傳播的方式在案件當(dāng)中解決,寫了一個公式,這個案子有幾個較為典型的意義。

第一,對于預(yù)測性較低的技術(shù)方案,如果技術(shù)方案中包含參數(shù)的計算公式是在諸多特定條件或者理想條件下推導(dǎo)得出,本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容無法合理推知其能否取得預(yù)期的技術(shù)效果,則說明書需要記載相應(yīng)的實驗數(shù)據(jù)加以證明,否則說明書無法滿足充分公開的要求。第二,如果說明書的描述不完整,僅給出某種設(shè)想或任務(wù),并未給出實現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù)的具體技術(shù)手段,而本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書的描述或依賴現(xiàn)有技術(shù)手段又不能實現(xiàn)該設(shè)想或任務(wù),進而無法實現(xiàn)本專利的技術(shù)方案,解決其技術(shù)問題,達到預(yù)期的技術(shù)效果,則說明書沒有滿足充分公開的要求。

近年來,通過公開不充分、不支持的方式進行無效案件的數(shù)量有所提升。此前理論界或?qū)崉?wù)界認為,專利無效案件大多通過新穎性和創(chuàng)造性進行無效專利,今天這個結(jié)論依然成立。但是現(xiàn)在會越來越關(guān)注案件的說明書公開是否充分、權(quán)利要求書能否得到說明書的支持等等角度。另外,審查員的審查也趨于嚴格。實際上權(quán)利要求書能否得到說明書的支持,是一個能夠很好地衡量專利創(chuàng)新和自由實施之間界限的維度。所以現(xiàn)在很多國外專利進入中國時,尤其關(guān)注專利公開不充分、支持修改超范圍等相關(guān)的問題。

在奧克斯與格力的實用新型專利無效案件中,奧克斯在寧波中院起訴格力侵犯其專利權(quán),索賠1000萬元。格力公司提出了幾個反制措施,第一是發(fā)起基本的反制措施——專利無效;第二,針對該專利提起專利權(quán)屬訴訟,格力認為該專利是格力公司的前員工離職后到達奧克斯發(fā)明創(chuàng)造的,所以職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)屬于格力公司。但在寧波中院同一天下達的兩個判決中,其中之一駁回了格力公司關(guān)于專利權(quán)屬的訴訟請求,同時判決格力公司侵權(quán)成立,按照奧克斯索賠1000萬頂額判賠。處于弱勢的格力發(fā)起了進一步的反制措施,包括對專利無效提起行政訴訟、對專利權(quán)屬、侵權(quán)訴訟進行上訴,同時又發(fā)起了新的專利無效。

事實上,專利無效在民事案件中的占比很高,專利無效是解決專利民事糾紛的一個非常重要的手段?;氐桨咐诒姸喾粗拼胧┐嬖诘那闆r下,理清哪一條路可以幫助客戶快速解決糾紛是非常重要的,這是一個方向性的問題。

專利行政訴訟的審查周期很長,北京知識產(chǎn)權(quán)法院專利行政訴訟一審的審結(jié)周期是一年左右,但其實它的審結(jié)周期是1—2年一個案件。所以格力公司想要通過專利行政訴訟翻盤,在時間上劃不來。因為侵權(quán)糾紛二審大概率在一年內(nèi)結(jié)案,而行政訴訟的一審、二審兩個程序下來大概需要2—3年的時間,在這種情況下行政訴訟即使贏了,可能侵權(quán)訴訟已經(jīng)結(jié)案了,在時間效益上劃不來。撤案率方面,2023年以及前些年北京知識產(chǎn)權(quán)法院撤銷無效決定的概率都非常低。從概率學(xué)以及從案件的實際角度、時間角度來看,這個策略也是行不通的,不能快速解決它的糾紛。專利權(quán)屬方面,專利權(quán)屬可能會導(dǎo)致專利申請在國家知識產(chǎn)權(quán)所有程序的終止,無法做出新的無效,它的程序是相互矛盾的。另外專利行政訴訟,因為在前的無效是在部分無效的基礎(chǔ)上做出的,沒有進行修改的部分無效,不成文的規(guī)定是如果行政訴訟沒有生效,代表著在后無效無法確定審查的版本,所以行政訴訟也會導(dǎo)致無效在后不成文的終止,它的程序是相互矛盾的。

我們拿到案子后給出的建議是全心全意地打新一輪的無效,因為無效的周期是5—6個月,如果找到非常好的證據(jù),就可以最大程度、最快速度地解決糾紛。最后格力聽取了我們的建議,撤回了行政訴訟、權(quán)屬訴訟,保留侵權(quán)訴訟二審,集中全力打第三次無效,在第三次無效案件中我們在國外找到了新穎性證據(jù)。所以如我們所預(yù)期,最后宣告專利權(quán)全部無效,用4個月的時間解決了格力的該案糾紛。這個案子非常完美地呈現(xiàn)了在專利糾紛過程中程序的復(fù)雜性以及程序之間的相互交織影響,我們在為企業(yè)制定應(yīng)訴策略的時候要充分考慮相關(guān)的因素,才能找到合適的出路。

接下來分享的是一個我們此前代理的無效臺達的案件,該案有在先無效決定56908號對涉案專利維持有效的基礎(chǔ),后來臺達又針對我們的客戶發(fā)起訴訟,索賠4800萬。我們在該案中再次發(fā)起第二次專利無效,在第二次無效中但凡有在前無效,我們都要分析在前的無效宣告到底因為什么維持。在該案中我們發(fā)現(xiàn),傳感器的設(shè)置位置在殼體外表面,在前的無效決定中認為傳感器位于殼體的外表面,是用于感知殼體內(nèi)部的溫度,而這一點從在前的專利文本中很難檢索出來。這種情況之下,我們最為重要的工作策略是要找到傳感器位于殼體的外表面,是用于感知殼體內(nèi)部溫度的證據(jù)。后來我們在一個光刻機里面找到了相關(guān)證據(jù),第二輪宣告全部無效,這個策略的制定是非常重要的。
    
我們再來分享一個在2017年獲得全國專利復(fù)審十大無效的案件,深圳的一家公司針對摩拜在北京知識產(chǎn)權(quán)法院和北京市知識產(chǎn)權(quán)局分別發(fā)起了專利侵權(quán)訴訟和專利侵權(quán)投訴?,F(xiàn)在分享的是專利侵權(quán)投訴的案件,當(dāng)時摩拜正處于關(guān)鍵的階段,摩拜的訴求是想要快速解決糾紛,且不能影響投資人對于摩拜公司的投資信心。

這個專利主要保護的是臨時用戶進入到小區(qū)之后,和小區(qū)的門禁控制系統(tǒng)以及業(yè)主之間三方互動開門的技術(shù)。摩拜的開鎖技術(shù)是兩方,但在專利權(quán)要求文字部分并沒有清晰明確地表示其是三方還是兩方,所以在全要素的解釋上專利權(quán)人還存在一線生機。如果做擴大性解釋,摩拜是可能侵權(quán)的,所以我們當(dāng)時制定的策略,第一在專利侵權(quán)階段進行權(quán)利要求的解釋,讓它認定權(quán)利要求真正的解釋范圍跟專利是不同的。但我們認為如果只是這樣一個策略,會讓權(quán)利人有較大的發(fā)揮空間,所以我們又發(fā)起了專利無效。當(dāng)權(quán)利要求存在多種可能解釋的時候,我們在準備證據(jù)的時候也一定會考慮各種不同解釋、證據(jù)的組合。因為我們找到了兩方互動的新穎性證據(jù),直接把權(quán)利要求明確為說明書所認為三方互動的形式。所以在無效口審后,專利權(quán)人未等無效結(jié)論做出就主動撤銷了對摩拜的指控,用了不到4個月的時間解決了糾紛。2017年12月26日,國家知識產(chǎn)權(quán)局作出無效宣告請求審查決定,宣告專利權(quán)全部無效。侵權(quán)投訴案和專利無效案也分別獲得了當(dāng)年的專利復(fù)審無效十大案件和北京市專利行政保護十大典型案例。

在我們代理的ATL涉訴1.05億鋰電池專利宣告無效案和ATL涉訴5000萬元專利宣告無效案中,1.05億的案子是通過專利創(chuàng)造性的證據(jù)宣告無效的,而5000萬的案子是通過權(quán)利要求得不到說明書的支持的一些方式來無效。在兩個案子中,技術(shù)操作的層面非常多,在一些權(quán)利要求存在多種可能的基礎(chǔ)之上,盡可能把各種可能的方式考慮到位。5000萬的案子充分告訴我們在做無效的過程中不能放棄任何一個細節(jié)點,我們可能要把無效的所有理由從頭到尾捋一遍,看看這個案子當(dāng)中適用哪一種情形。


PART 2

專利無效技術(shù)操作


專利無效技術(shù)操作,重要的內(nèi)容包括專利保護范圍的確定、證據(jù)公開時間和公開內(nèi)容的認定以及專利創(chuàng)造性的判斷。
   
“濕態(tài)覆膜砂”專利無效及行政訴訟案件中,既有侵權(quán)訴訟,也有專利無效和行政訴訟。該案件的主題是保護濕態(tài)覆膜砂,其專利無效的過程很曲折,但是曲折之處在于什么?主題名稱到底對保護范圍產(chǎn)生什么樣的影響?我們應(yīng)該怎么樣在訴訟當(dāng)中實際操作?在“濕態(tài)覆膜砂”案的無效階段找到的證據(jù)是干態(tài)覆膜砂,但是也加了有機油脂,在我們?nèi)∽C當(dāng)中濕態(tài)覆膜砂和干態(tài)覆膜砂具有不同的特性,內(nèi)涵和外延、產(chǎn)品的特性不一樣,所以無效合議組接納了我們的意見,認為這兩個是完全不一樣的產(chǎn)品,維持有效。但在行政訴訟一審的時候就推翻了,認為在干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂的制備的過程中都會加有機油脂,兩者是一樣的產(chǎn)品。在二審過程中我們致力于向法官解釋清楚一個問題,第一是干態(tài)覆膜砂和濕態(tài)覆膜砂在特性上到底有何不同,用證據(jù)證明常溫條件下哪些形態(tài)不一樣。第二是為什么會出現(xiàn)干態(tài)覆膜砂在制備過程中雖然加了有機油脂,但是在成品依然呈現(xiàn)出跟濕態(tài)覆膜砂不一樣的特性,我們找了非常關(guān)鍵的一個證據(jù)證明他們兩者工藝條件的不同導(dǎo)致了在制備過程中原料一樣成品形態(tài)不一樣。

這個案子充分體現(xiàn)了在專利保護范圍確定過程中,一定要把主題名稱作為一個重要的考量因素,有時主題名稱范圍被其技術(shù)特征涵蓋,有時主題名稱本身隱含了一些技術(shù)特征,這需要我們挖掘并且通過證據(jù)證明。

以上就是我的分享內(nèi)容,謝謝!


(原標(biāo)題:周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道)


來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道點擊標(biāo)題查看原文)


周美華:醫(yī)療器械專利無效攻守之道

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