申辦注冊商標繼受手續(xù)時有不當行為，能否予以撤銷？

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筆者認為，企業(yè)改制或重組過程中，相關各方將被改制或重組企業(yè)的部分資產(chǎn)投入改制重組后企業(yè)，將其他資產(chǎn)約定歸改制重組企業(yè)原投資人所有，這種做法雖然不規(guī)范但屬市場主體的意思自治范疇，在保障改制重組企業(yè)原債權人權益的前提下，應予尊重認可其合法有效性。

第3119214號與第3119215號注冊商標，是昆明無敵制藥廠改制前申請的。相關商標于2003年獲準注冊時，該廠已改制為昆明無敵藥業(yè)有限責任公司。改制文件確認該廠凈資產(chǎn)歸王昌、劉素華等5位投資人所有，該廠實物資產(chǎn)轉入改制后公司。2006年1月，昆明無敵藥業(yè)有限責任公司吸收新股東改組為云南無敵制藥有限責任公司時，相關各方約定第3119214號注冊商標等無形資產(chǎn)為王氏股東所有，而不歸改組后的云南無敵制藥有限責任公司所有，相關改組資產(chǎn)評估報告的評估對象也不包括注冊商標專用權。

筆者認為，企業(yè)改制或重組過程中，相關各方將被改制或重組企業(yè)的部分資產(chǎn)投入改制重組后企業(yè)，將其他資產(chǎn)約定歸改制重組企業(yè)原投資人所有，這種做法雖然不規(guī)范但屬市場主體的意思自治范疇，在保障改制重組企業(yè)原債權人權益的前提下，應予尊重認可其合法有效性。實際上，昆明中院（2011）昆知民初字第302號民事判決、云南高院（2012）云高民三終字第50號民事判決也終審認定“原昆明無敵制藥廠的５個投資人沒有將包括涉案商標在內(nèi)的無形資產(chǎn)投入改制后的公司”。

本案特殊性還在于，王氏股東按改制協(xié)議或文件繼受第3119214號與第3119215號注冊商標后，本應按2002年《商標法實施條例》第二十六條辦理注冊商標專用權移轉手續(xù)，之后再以自己的名義將該注冊商標專用權轉讓給昆明藍匯商貿(mào)有限公司。但王氏股東未按此流程規(guī)范操作，未辦理注冊商標專用權移轉手續(xù)，而是在2008年底隱瞞昆明無敵制藥廠已改制、印章已銷毀的事實，采取欺騙手段仍以昆明無敵制藥廠的名義申辦注冊商標轉讓手續(xù)。不過，注冊商標繼受人此類隱瞞真實情況違規(guī)辦理注冊商標轉讓手續(xù)的行為，不足以當然地導致轉讓無效或被撤銷的法律后果。理由是：

首先，2001年《商標法》第四十一條第一款所稱“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”，其法律后果是由商標局撤銷該注冊商標。從立法目的、條款字義及上下文來看，該條款的“取得注冊”都不包括注冊商標轉讓核準。即，對以欺騙或不正當手段辦理注冊商標轉讓手續(xù)的，不適用2001年《商標法》第四十一條第一款，不能依照該法條要求商標局撤銷注冊商標轉讓公告。

其次，由商標局商標評審委員會專家編著的《商標法律理解與適用》（中國工商出版社2009年1月版）第337-338頁，對因利用偽造公章或簽字等不正當手段違法轉讓注冊商標而發(fā)生的爭議，明確指出：“轉讓合同是當事人之間的一種民事行為，商標法中并沒有相關規(guī)定賦予商標局可以調(diào)解或解決爭議的權利。在發(fā)生轉讓爭議后，當事人應該通過民事程序解決其爭議……在爭議過程中，如果轉讓申請尚未被核準公告，商標權尚未轉移的，可以在訴訟中向法院申請財產(chǎn)保全措施，商標局將根據(jù)法院的協(xié)助執(zhí)行請求中止對該轉讓。如果轉讓申請已經(jīng)被核準公告，商標權已經(jīng)發(fā)生轉移的，只能在法院判決轉讓行為無效后，根據(jù)生效法律文書請求商標局對相關轉讓予以撤銷。”

本案相關當事人正是通過民事訴訟途徑來解決商標轉讓糾紛的，法院根據(jù)本案商標承繼及轉讓的實際情況，終審判決駁回原告有關確認涉案注冊商標轉讓行為無效的訴訟請求。也就是說，法院實質(zhì)上終審確認了王氏股東與昆明藍匯商貿(mào)有限公司之間轉讓涉案注冊商標行為有效。

第三，2002年《商標法實施條例》第四十七條雖然規(guī)定商標注冊人終止之日起1年期滿未辦理移轉手續(xù)的，任何人可以向商標局申請注銷該注冊商標。但該法條并未授權商標局主動注銷此類情形的注冊商標?！渡虡朔衫斫馀c適用》（中國工商出版社2009年1月版）第344頁也認為，對依照2002年《商標法實施條例》第四十七條提出的注銷申請，如果在申請人提交注銷申請之前，相關注冊商標已經(jīng)辦理了移轉申請的，商標局不予核準注銷申請或予以結案。

另外，僅因注冊商標繼受人未及時辦理移轉手續(xù)就注銷注冊商標、剝奪其商標權，過與罰明顯不對等。國務院法制辦今年1月10日公布的《中華人民共和國商標法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，就建議刪除現(xiàn)行《商標法實施條例》第四十七條。本案中，第3119214號與第3119215號注冊商標一直在實際使用，并已于2009年被核準轉讓給昆明藍匯商貿(mào)有限公司，因此，不能因商標繼受人未及時辦理移轉手續(xù)而注銷相關注冊商標。

綜上述分析，昆明藍匯商貿(mào)有限公司對涉案注冊商標的專用權，應當予以保護。

來源：璞琳說法

作者：黃璞琳

編輯：IPRdaily王夢婷