申辦注冊商標繼受手續(xù)時有不當行為，能否予以撤銷？

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筆者認為，企業(yè)改制或重組過程中，相關各方將被改制或重組企業(yè)的部分資產投入改制重組后企業(yè)，將其他資產約定歸改制重組企業(yè)原投資人所有，這種做法雖然不規(guī)范但屬市場主體的意思自治范疇，在保障改制重組企業(yè)原債權人權益的前提下，應予尊重認可其合法有效性。

第3119214號與第3119215號注冊商標，是昆明無敵制藥廠改制前申請的。相關商標于2003年獲準注冊時，該廠已改制為昆明無敵藥業(yè)有限責任公司。改制文件確認該廠凈資產歸王昌、劉素華等5位投資人所有，該廠實物資產轉入改制后公司。2006年1月，昆明無敵藥業(yè)有限責任公司吸收新股東改組為云南無敵制藥有限責任公司時，相關各方約定第3119214號注冊商標等無形資產為王氏股東所有，而不歸改組后的云南無敵制藥有限責任公司所有，相關改組資產評估報告的評估對象也不包括注冊商標專用權。

筆者認為，企業(yè)改制或重組過程中，相關各方將被改制或重組企業(yè)的部分資產投入改制重組后企業(yè)，將其他資產約定歸改制重組企業(yè)原投資人所有，這種做法雖然不規(guī)范但屬市場主體的意思自治范疇，在保障改制重組企業(yè)原債權人權益的前提下，應予尊重認可其合法有效性。實際上，昆明中院（2011）昆知民初字第302號民事判決、云南高院（2012）云高民三終字第50號民事判決也終審認定“原昆明無敵制藥廠的５個投資人沒有將包括涉案商標在內的無形資產投入改制后的公司”。

本案特殊性還在于，王氏股東按改制協議或文件繼受第3119214號與第3119215號注冊商標后，本應按2002年《商標法實施條例》第二十六條辦理注冊商標專用權移轉手續(xù)，之后再以自己的名義將該注冊商標專用權轉讓給昆明藍匯商貿有限公司。但王氏股東未按此流程規(guī)范操作，未辦理注冊商標專用權移轉手續(xù)，而是在2008年底隱瞞昆明無敵制藥廠已改制、印章已銷毀的事實，采取欺騙手段仍以昆明無敵制藥廠的名義申辦注冊商標轉讓手續(xù)。不過，注冊商標繼受人此類隱瞞真實情況違規(guī)辦理注冊商標轉讓手續(xù)的行為，不足以當然地導致轉讓無效或被撤銷的法律后果。理由是：

首先，2001年《商標法》第四十一條第一款所稱“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊”，其法律后果是由商標局撤銷該注冊商標。從立法目的、條款字義及上下文來看，該條款的“取得注冊”都不包括注冊商標轉讓核準。即，對以欺騙或不正當手段辦理注冊商標轉讓手續(xù)的，不適用2001年《商標法》第四十一條第一款，不能依照該法條要求商標局撤銷注冊商標轉讓公告。

其次，由商標局商標評審委員會專家編著的《商標法律理解與適用》（中國工商出版社2009年1月版）第337-338頁，對因利用偽造公章或簽字等不正當手段違法轉讓注冊商標而發(fā)生的爭議，明確指出：“轉讓合同是當事人之間的一種民事行為，商標法中并沒有相關規(guī)定賦予商標局可以調解或解決爭議的權利。在發(fā)生轉讓爭議后，當事人應該通過民事程序解決其爭議……在爭議過程中，如果轉讓申請尚未被核準公告，商標權尚未轉移的，可以在訴訟中向法院申請財產保全措施，商標局將根據法院的協助執(zhí)行請求中止對該轉讓。如果轉讓申請已經被核準公告，商標權已經發(fā)生轉移的，只能在法院判決轉讓行為無效后，根據生效法律文書請求商標局對相關轉讓予以撤銷。”

本案相關當事人正是通過民事訴訟途徑來解決商標轉讓糾紛的，法院根據本案商標承繼及轉讓的實際情況，終審判決駁回原告有關確認涉案注冊商標轉讓行為無效的訴訟請求。也就是說，法院實質上終審確認了王氏股東與昆明藍匯商貿有限公司之間轉讓涉案注冊商標行為有效。

第三，2002年《商標法實施條例》第四十七條雖然規(guī)定商標注冊人終止之日起1年期滿未辦理移轉手續(xù)的，任何人可以向商標局申請注銷該注冊商標。但該法條并未授權商標局主動注銷此類情形的注冊商標?！渡虡朔衫斫馀c適用》（中國工商出版社2009年1月版）第344頁也認為，對依照2002年《商標法實施條例》第四十七條提出的注銷申請，如果在申請人提交注銷申請之前，相關注冊商標已經辦理了移轉申請的，商標局不予核準注銷申請或予以結案。

另外，僅因注冊商標繼受人未及時辦理移轉手續(xù)就注銷注冊商標、剝奪其商標權，過與罰明顯不對等。國務院法制辦今年1月10日公布的《中華人民共和國商標法實施條例（修訂草案）（送審稿）》，就建議刪除現行《商標法實施條例》第四十七條。本案中，第3119214號與第3119215號注冊商標一直在實際使用，并已于2009年被核準轉讓給昆明藍匯商貿有限公司，因此，不能因商標繼受人未及時辦理移轉手續(xù)而注銷相關注冊商標。

綜上述分析，昆明藍匯商貿有限公司對涉案注冊商標的專用權，應當予以保護。

來源：璞琳說法

作者：黃璞琳

編輯：IPRdaily王夢婷