專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（一）專利回爐術(shù)

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來源：IPRdaily

作者：李銀惠    專利神教掌門

原標題：專利禁忌魔法之四大邪術(shù)（一）專利回爐術(shù)

網(wǎng)絡(luò)小說火了十幾年了，其中有一個流派是什么修真魔法啊啥的。禁忌魔法就是那種，大家說起來都很抵制，萬一被誰知道你會使用禁忌魔法，都會被抓起來燒死的，就像中世紀的歐洲燒女巫一樣。但實際上禁忌的東西人人向往，因為實力強大，一下子就成了掉進山洞的金庸小說男主角，發(fā)達了呦。禁忌魔法就跟日本愛情動作片一樣，誰都看過，但誰都不公開說，真虛偽。

在專利界頂尖高手中流傳著四大邪術(shù)，這四大邪術(shù)就是一般人不知道，甚至有些人聽到這些邪術(shù)還以為是錯誤的，還以為是逗你玩。因為，我就是這樣的人，當我第一次聽說這四大邪術(shù)的時候，第一反應(yīng)就是根本不相信。后來，我終于相信了，因為夜路走多了，總會遇見鬼。

專利回爐術(shù)就是專利權(quán)人自己找個肉雞去無效宣告自己已經(jīng)授權(quán)的專利。為什么叫肉雞？網(wǎng)絡(luò)概念，就是被黑客控制的電腦，作為黑客攻擊其他網(wǎng)絡(luò)的跳板，以避免黑客被查到身份。專利回爐術(shù)的目的不是把自己的專利無效掉。你要放棄自己的專利權(quán)，只要發(fā)個聲明給專利局，或者干脆不交年費就好了，專利自然失效。但專利回爐的意思，顧名思義，目的在于重新捶打，使專利質(zhì)量更優(yōu)。

在百度搜搜專利回爐，確實沒這個概念，連一篇文章都沒有，這確實是一個在小范圍內(nèi)流傳的神秘招數(shù)。但實際上，它一點都不少見，專利界的頂尖高手中一直在不斷地使用這個招數(shù)。

名字叫啥都行，但關(guān)鍵是這個招數(shù)要怎么修煉呢，以及應(yīng)該怎么用呢？

專利回爐術(shù)是關(guān)于專利質(zhì)量的招數(shù)，而專利質(zhì)量無非就是那么幾個屬性，或者說就只有兩個屬性而已，一個是專利權(quán)的穩(wěn)定性，一個是專利的保護范圍，這是專利質(zhì)量永恒的兩大主題。對于專利權(quán)的穩(wěn)定性，90%以上的缺陷都是創(chuàng)造性缺陷，換句話說，就是如果100個被成功宣告無效的專利里，有90個是因為缺少創(chuàng)造性而被宣告無效的。所以，可以非常確定地說，專利回爐術(shù)的最重要目標，就是提高專利的創(chuàng)造性。

那么問題來了，創(chuàng)造性竟然還能夠提高？專利一旦提交上去，文字記載的內(nèi)容就確定了，不可增加內(nèi)容，在不增加專利文件的文字內(nèi)容和附圖內(nèi)容的前提下，創(chuàng)造性如何得以提高？

這專利回爐術(shù)適用于三種情況，第一種情況并不增強專利的創(chuàng)造性，只不過是為了給專利權(quán)人更多的主動性，減少侵權(quán)訴訟的拖延時間。比如，專利授權(quán)以后，專利權(quán)人突然找到了可以否定創(chuàng)造性的現(xiàn)有技術(shù)文獻，這個現(xiàn)有技術(shù)文獻在專利申請之前是沒有發(fā)現(xiàn)的。專利權(quán)人可以通過專利回爐，搶先對自己的專利文件的權(quán)利要求進行修改，以免被競爭對手提出無效就被動了。因為，如果是專利權(quán)人起訴專利侵權(quán)的訴訟過程中，由侵權(quán)訴訟的被告提出無效宣告請求的話，侵權(quán)訴訟的拖延時間就很長了。

尤其是，對于實用新型和外觀設(shè)計來說，審理侵權(quán)訴訟的法院肯定會等待專利復審委員會作出無效宣告決定之后才會作出是否侵權(quán)的最終判決，這樣一拖就是一兩年。如果專利權(quán)人先自己提出無效宣告，也就是專利回爐，以修改之后的專利去起訴別人的時候，至少法院就不需要等到無效宣告決定之后才作出判決，這就節(jié)省了很多時間。

不要小看了這個判決時間啊，對于企業(yè)的市場競爭來說，時間就是金錢。

第二種情況是，除了創(chuàng)造性以外，專利回爐術(shù)能夠減少其他缺陷，比如技術(shù)特征的解釋，更清楚地界定保護范圍，在無效宣告的口審中可以補充對于某些技術(shù)特征的具體解釋，一旦寫入了無效宣告決定中，就可以成為侵權(quán)訴訟中的清楚界定保護范圍的依據(jù)。其余的條款，公開不充分26.3，得到說明書支持26.4，缺少必要技術(shù)特征R20.2，也有可能在這個過程中得到修正。

前兩種情況，理論上在寫專利的時候就應(yīng)該解決這些問題，不應(yīng)當?shù)鹊綄＠跈?quán)后才依賴專利回爐術(shù)進行彌補。

第三種情況是，專利回爐能夠增強專利的創(chuàng)造性，這一點是前兩種情況所不同的，在專利文件的撰寫階段無法解決這個問題，必須通過專利回爐術(shù)來解決。

評價創(chuàng)造性最難的兩個環(huán)節(jié)，一個是檢索到最接近的現(xiàn)有技術(shù)，這個現(xiàn)有技術(shù)到底能有多接近。另一個就是區(qū)別技術(shù)特征根本找不到其他現(xiàn)有技術(shù)時，如何用邏輯論證其是否為公知常識。作為專利權(quán)人，最難的就是審查員用一連串的公知常識類的認定否定創(chuàng)造性，比如，權(quán)利要求1里有十句話，其中兩句話是最接近的現(xiàn)有技術(shù)所公開的相同技術(shù)特征，剩下的8句話，審查員全都說是：……是公知常識，……是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限次試驗?zāi)軌虼_定的，……是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段……然后，權(quán)利要求1不具有創(chuàng)造性。

一個典型的專利回爐術(shù)的流程大概是這樣：

（1）當專利權(quán)人在專利授權(quán)后又發(fā)現(xiàn)了更加接近的現(xiàn)有技術(shù)后，以新發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)有技術(shù)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，用一個肉雞對自己的專利提出無效宣告請求。之所以非得用肉雞，是因為如果自己無效自己，審查員的心態(tài)可能不一樣，有可能順應(yīng)你的無效理由，直接全都照準，你也無話可說。實際上，雖然法律規(guī)定自己可以無效自己的專利，但這只用于你本來就想要自己的專利徹底死掉的情況，不包括你只是想通過專利回爐讓自己專利質(zhì)量更好的情況。

（2）專利權(quán)人對自己的專利進行修改，恐怕難以避免地要放棄一定的保護范圍。

（3）無效宣告口審中，無效宣告請求人要弱弱地，較少地說話，把大段大段的陳述時間交給專利權(quán)人，于是專利權(quán)人可以借著口審的戰(zhàn)場，將自己的創(chuàng)造性理念充分清晰地灌輸給審查員。具體操作中上，無效宣告請求人認為修改后的權(quán)利要求1相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)和公知常識的結(jié)合，不具備創(chuàng)造性。但口審中，卻讓專利權(quán)人對區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識作出長篇大論充分的論證，讓審查員接受。而且，無效宣告請求人也會被專利權(quán)人的威風所感染，嚇得說不出話來，從而給復審委員會一種直覺，即，讓無效宣告請求人接受一個失敗的結(jié)果是沒有風險的，他既不會行政訴訟，也不會上訪拉橫幅，所以無效宣告決定中認為區(qū)別技術(shù)特征并非公知常識是最邏輯正確，也最沒有風險的無效決定。

（4）由于在先無效決定的存在，當其他人等再次利用這篇最接近的現(xiàn)有技術(shù)提出無效宣告請求時，專利復審委員會和行政訴訟中的法院，在沒有出現(xiàn)重大的相反的新證據(jù)的情況下，一般會支持最早的無效決定的意見，傾向于不認定區(qū)別技術(shù)特征是公知常識，所以維持專利權(quán)有效。

弄巧成拙也是有可能的。本來只是要求部分無效，或者雖然要求全部無效但故意不提供充分的理由和論證，但復審委員會直接就給你全部無效了，你也只能找法院去行政訴訟了。

專利回爐術(shù)看起來再牛逼，其實依然是專利申請過程中產(chǎn)生了缺陷才不得不回爐再造。

專利權(quán)人如果覺得自己的專利很重要，就要花足夠的時間成本和金錢成本重視起來專利撰寫，如果等到出事的時候再來玩專利回爐術(shù)，這種事情的操作難度和操作成本，并不是一個根本不懂專利制度的專利權(quán)人加上平時很少遇到專利回爐術(shù)的專利代理人能玩得了的。實際上，真正玩專利回爐術(shù)的都是專利霸主級別的公司，公司內(nèi)部有足夠?qū)I(yè)的專利老手作為專利回爐術(shù)的操盤手。

來源：IPRdaily

作者：李銀惠 專利神教掌門

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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