專利禁忌魔法之四大邪術（四）極限潛水術

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來源：IPRdaily

作者：李銀惠     專利神教掌門

原標題：專利禁忌魔法之四大邪術（四）極限潛水術

一、前言

極限潛水術與前三門邪術一樣，都是頂尖高手中流傳的招數，不過，極限潛水術相對于前三門邪術更正派一些，也更容易察覺到他的蛛絲馬跡，案例特別好找，到處都是。專利回爐術針對授權后的專利提高專利質量，技術欺騙術主要是針對專利的有效性判斷過程中的技術要素認定，無賴騷擾術是針對如何利用授權后的專利打擊競爭對手，而極限潛水術針對的是如何進行專利布局，屬于前三個邪術的上游。

二、極限潛水術的定義

專利代理人最愛炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊，擴展保護范圍嘛。這可以在撰寫申請文件的時候就向客戶邀功，說，你看你之前找的專利代理人寫的很差勁呀，你換了我之后，我寫得器宇軒昂、天花亂墜、大氣磅礴，為你爭取到了上了天的保護范圍，你賺到了呦！

做FTO（Free To Operation自由實施權）調查的專利分析師，最討厭的專利是什么？是那種已經公開，但保護范圍不確定的專利，主要包括已經授權的實用新型和已經公開但沒有授權的發(fā)明專利。這兩種專利，權利要求1的保護范圍被專利代理人寫得大上了天，但經過無效宣告和實質審查之后，最終的保護范圍是什么，誰都不知道。

所以，極限潛水術，就是讓自己的專利的保護范圍的不確定時間盡可能延長，讓競爭對手無所適從的法術，就算競爭對手進行了詳細的FTO調查，依然不可能得到確定的結論，這是簡單級的極限潛水術的概念；此外，在不確定時間延長的前提下，盡可能讓專利的保護范圍是明確無歧義的，而且覆蓋面積盡可能廣大，這是地獄級的極限潛水術的概念。

可惜，這個法術對于99%以上的具有專利的公司都是不適用的，所以叫禁忌魔法，說說而已。

三、簡單級的極限潛水術

專利的保護范圍不確定，你就無法預先進行規(guī)避設計。當專利的邊界不確定的時候，就算有詳細的FTO調查，也無法確定自己是否踏入了邊界中。你會看到，很多很多國外的大公司，或者國內玩專利很豐富的頂級公司，其發(fā)明專利大多數是：不到最后一天絕不公開，不到最后一天絕不提出實審，不到最后一天絕不答復審查意見，不到最后一天絕不提交授權費用。甚至，故意制造形式錯誤，延長審查時間，比如把名字寫錯，格式寫錯，符號寫錯……

比如說，蘋果公司在iPhone推出市場之前的一個月，才大批量提交了早就寫好了的專利文件，目的就是不讓競爭對手過早地通過專利文件了解蘋果公司的產品情況。而現(xiàn)在，蘋果公司的任意一篇專利文件，只要被公開，都被所有競爭對手拿著放大鏡挨個審視，媒體簡直把分析蘋果公司的專利當做盛宴看待，次次都能贏得大批吃瓜群眾圍觀。所以，越是牛逼級別的公司，越是需要潛水艇專利，而小嘍啰級別的公司，根本沒人搭理，自然就沒必要玩極限潛水術。

此外，極限潛水術也是為了省錢，晚一年授權，就少交一年年費，對于每年幾百上千件專利授權的巨無霸級別的公司，這一法術能省很多錢。

在中國，保護范圍不確定的專利有七種情況：

①未公開專利，包括已經提交申請，但還沒公開的發(fā)明、實用新型和外觀設計；

②未檢索到專利，包括很多種情況，比如用非主流技術關鍵詞導致無法正常被檢索到的專利，因為檢索人員水平有限和疏忽導致檢索不到的專利，讓不相關的其他方代持專利而導致無法用申請人被檢索的專利，摘要附圖用最不顯著的一副甚至是現(xiàn)有技術的附圖以免被檢索到，摘要故意寫錯因為檢索常常只檢索摘要……

③已經公開，但還在各種審查過程中，還沒有授權的中國發(fā)明專利申請；

④未經過無效宣告的已經授權的外觀設計專利；

⑤未經過無效宣告的已經授權的實用新型專利；

⑥PCT指定中國但還沒進入中國的申請，常常是用外文公開的；

⑦其他國家申請，但還在12個月或者6個月優(yōu)先權期限內可能進入中國的外國申請。

四、地獄級的極限潛水術

正如我在《拿什么來拯救“專利質量”？》里說的，沒有完美的專利，只有完美的專利布局。地獄級的極限潛水術主要針對的是專利布局，打造無漏洞，還保護范圍很確定的專利布局。只有同時具備專利撰寫經驗和專利侵權訴訟經驗的人才能體會到面對保護范圍不確定的惶恐。在專利布局時就減少專利保護范圍的不確定性，這就是地獄式的極限潛水術的作用。

（一）專利確權過程中（無效宣告），對于創(chuàng)造性的判斷，最沒譜的是什么？是區(qū)別技術特征是否為公知常識的認定。

一旦無效宣告請求人找不到區(qū)別技術特征的出處，就只好弱弱地說一句，上述區(qū)別技術特征是公知常識。此時，專利復審委員會就成了上帝，他可以輕飄飄地一句，說區(qū)別技術特征就是公知常識，不附一句說理，你的專利就死掉了。作為專利權人的代理人，我遇到過五個區(qū)別技術特征（從字數上說占了權利要求的80%以上）都被復審委員會說是公知常識，然后被宣告無效了。當然，這五個區(qū)別技術特征并不算復雜，你說這五個全都是公知常識，我雖然很郁悶，但我可以接受。問題是，換了另外一個案子，我作為無效宣告請求人的代理人，只有一個區(qū)別技術特征，而且還是一個具有可調節(jié)水平的底座的設備，復審委員會竟然認為這個區(qū)別技術特征不是公知常識，從而維持了專利權有效?？墒?，在工廠中，一個需要水平狀態(tài)下才能工作的工業(yè)設備，設置有一個可調節(jié)水平的底座，這都不是公知常識的話，還有什么算是公知常識？

我并非在此喊冤，我引申出的意思是：哪些特征屬于區(qū)別技術特征，這是一個客觀判斷，不論換了誰來，結論大致不變。但，區(qū)別技術特征是否是公知常識，則屬于主觀判斷，不同人的判斷結果可能是不同的。

與此類似，專利侵權訴訟過程中，對于是否侵權的判斷，最沒譜的是什么？是權利要求的解釋和等同特征的認定。

與創(chuàng)造性判斷類似，專利侵權判定中，必然是權利要求1的某些技術特征已經被涉案產品完全覆蓋，而權利要求1的另外一些技術特征，要么存在不確切的含義，原被告雙方有異議，所以不能確認是否被涉案產品所覆蓋；要么是與涉案產品的特征有些近似但又不是完全相同，所以不能確認是否算是等同特征。

前者，權利要求的哪些技術特征被涉案產品全面覆蓋，這是一個客觀判斷，無論誰來判斷，結論大致不變。后者，權利要求如何解釋，以及等同原則是否成立，就是主觀判斷了，不同的人的判斷結果可能是不同的。

（二）增加客觀判斷，減少主觀判斷，應當成為專利布局的努力方向。

如果在寫每一篇專利的時候能夠盡可能增加客觀判斷，減少主觀判斷，那么專利權人就能在侵權訴訟中增加勝訴率，自然在市場競爭中占據優(yōu)勢。那么問題來了，挖掘機技術哪家強？中國山東找藍翔。

根據我的實踐經驗，只有一種方式能夠達到增加客觀判斷，減少主觀判斷的目的，就是采取羅列的方式進行技術方案的描述，而不采取寫法更容易的上位化和功能性限定方式。

以簡單的例子表示羅列、上位化與功能限定的區(qū)別。

羅列：A和B由彈簧、扭簧、彈性皮帶、橡皮筋、彈力布或彈力繩連接。

上位化：A和B由彈性件連接。

功能限定：A和B相互遠離時會自動產生將兩者拉近的力。

很明顯，羅列方式的撰寫難度、精力與時間的耗費，遠遠超過上位化描述和功能性限定的撰寫方式，把所有可能替換的方式都想到，那真不是一般人可以完成的。

以羅列的方式撰寫專利，就是不要對技術特征進行過多的修飾，然而，這恰恰是與絕大多數專利代理人的撰寫習慣是完全相反的。專利代理人最愛炫的技是什么？是上位化呀，功能限定啊。沒了這個技能，還炫個屁啊。所以，地獄級的極限潛水術命中注定是不會被廣大專利代理人所接受的，也就決定了極限潛水術必須是頂級的專利巨無霸型企業(yè)內部的資深專利代理人才玩得起的屠龍之技。

（三）地獄級的極限潛水術的表現(xiàn)形式

表現(xiàn)形式很簡單，就是分案而已。一件專利申請（母案）里面，在提交的時候實際上包括了幾十件相互之間區(qū)別其實很小的技術方案（子案），但只以其中一個為權利要求1，其余都放著不動。母案會想盡一切辦法，用盡前面所說的簡單級的極限潛水術，拖延到最后一刻授權，一般說來，拖到四年很輕松，拖到五年有一定可能。比如，延遲公開最晚可以到一年半，提出實質審查最晚可以到3年。第一次審查意見可以拖延到4個月，之后的審查意見可以拖延2個月，發(fā)專利證書可以拖延2個月，再加上審查員還要干活的時間，至少是需要一年的。

在這四五年的時間里，專利申請人可以操作將母案中的任意一個子案作為分案申請?zhí)峤?，盡可能快速獲得授權。專利申請人愿意把哪一個子案浮上來，取決于哪一個子案在這四五年內被別人侵權了。

大多數專利代理人甚至還以為，分案就是在缺乏單一性時，在審查員的要求下把缺乏單一性的獨立權利要求重新申請專利，這就是分案呢。分案沒那么簡單，資深的理發(fā)師甚至認為，沒玩過分案的司機不是好廚子。

（四）地獄級的極限潛水術應該怎么做

我知道，但我不寫。不是我藏私，是我寫不出來。

原則上很簡單，無非就是提出更多可以替換的技術方案而已，把可以替換的技術方案都作為子案寫在母案中，以形成嚴密的專利布局網絡，也就是我前面所說的羅列式的專利撰寫方式。無論是專利代理人，還是企業(yè)，都很難克制住自己用一句上位化或者功能性的概括，輕飄飄地把很多個可替代的技術方案用一件專利完全包括在內的沖動。

其實，在專利布局上花費更大的精力和更多的錢，就可以在侵權訴訟上花費更少的錢，而且還能得到更加確定的勝訴結果，在專利布局上多花錢才是最符合理性的做法。

可惜的是，這個理念很難向老板表達清楚，而且，地獄級的極限潛水術，太難了?。?/p>

操作上很困難，不懂技術不行吧；光懂得技術，不懂專利布局，也不行吧；光懂得寫專利，不知道無效宣告和侵權訴訟中可能遇到什么問題，也不行滴；光懂得無效和訴訟，不懂得行業(yè)趨勢，市場競爭，可能也不行。需要多學科復雜背景的實踐經驗，難度在操作，而不是理論。

有人可能想不通吧，明明可以通過一件專利申請就全都概括在內的技術方案，為什么非要搞成幾十個子案，這明明是亂花錢，給客戶添麻煩嗎？尤其是，每一年的專利代理人資格考試的卷三撰寫權利要求的題目中，都會給出三個實施例（也就是三個子案），然后標準答案是將前兩個子案概括成一個權利要求。

比如2015年的考題的實施例1和2是兩種不同的具體連接方式，而標準答案就是用“卡接”這個特征包括了實施例1和2的兩種連接方式。所以，看起來國家知識產權局出題的目的就是鍛煉大家上位化概括的能力嘛，似乎與我的主張相反。我說，考試是對新手的要求，不是對高手的要求。

五、總結

這篇文章，只有20%的篇幅直接談到了極限潛水術，其他篇幅都是鋪墊。原因是，對于資深的專利人士來說，只要明白了道理，就知道該怎么做。但不能這么做的原因，主要是成本問題。

作為專利代理人，客戶不會給你那么多錢讓你去做極限潛水術，這要花掉比正常的專利申請翻幾倍的代理費。作為企業(yè)內部的專利管理人員，老板不會給你那么多預算讓你做極限潛水術，因為沒四五六七八年的時間根本看不出成效，哪個老板有這種耐心陪你玩，說不定中途你就離職了。做這件事情的難度也很大，需要頂級的技術工程師和頂級的專利代理人花費很長的時間專注于此事，頂級的技術工程師和頂級的專利代理人的時間，那是最貴的。

我只是提出這么一種概念：極限潛水術，是延長專利保護范圍不確定狀態(tài)的存續(xù)時間，并盡可能減少專利保護范圍的不確定性。至于該怎么做？你愛咋咋地。

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