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來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)
作者：周蕾 北京林達(dá)劉知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 國內(nèi)部副部長 中國專利代理人
原標(biāo)題：關(guān)于一件電學(xué)領(lǐng)域?qū)嵱眯滦桶咐乃伎?/strong>
一、電學(xué)領(lǐng)域方案在中國申請實用新型專利時面臨的特殊問題
實用新型是中國專利的三種類型之一，其授權(quán)速度快、創(chuàng)造性要求較低、申請成本較低、且授權(quán)后的權(quán)利保護(hù)力度與發(fā)明基本相同等，因此受到申請人的青睞。
對于實用新型的保護(hù)客體，中國專利法第2條第3款規(guī)定：“實用新型，是指對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者其結(jié)合所提出的適于實用的新的技術(shù)方案”，簡言之，實用新型保護(hù)“硬件”上的改進(jìn)，而非“軟件”上的改進(jìn)。但是，某些涉及電學(xué)領(lǐng)域的產(chǎn)品可能不是狹義上的“純硬件”，其除了機(jī)械或物理部件之外，還可能包含基于電信號進(jìn)行工作的邏輯部件，例如“控制器”或“處理器”等，這些部件執(zhí)行一定的邏輯功能而對產(chǎn)品的其他部件進(jìn)行控制，或?qū)ζ渌考峁┑男盘栠M(jìn)行處理。那么，結(jié)合上述法律規(guī)定就可以看出，這類產(chǎn)品在中國申請實用新型專利時可能面臨一些問題，其是否屬于實用新型的保護(hù)客體，如何能夠獲得實用新型保護(hù)，以及獲得的權(quán)利在行使中可能面臨哪些問題等，都是值得研究的課題。
以下，筆者希望通過一個案例，來分享筆者在處理這類案件中的一些實務(wù)經(jīng)驗和思考。
二、案例
某國外客戶委托筆者所在事務(wù)所為其“割草機(jī)”產(chǎn)品在中國申請實用新型專利，該實用新型所涉及的方案可簡述為：預(yù)設(shè)多個轉(zhuǎn)速值，檢測割草機(jī)的旋轉(zhuǎn)刀片所承受的負(fù)載，并根據(jù)檢測到的負(fù)載的大小在所預(yù)設(shè)的多個轉(zhuǎn)速值中選擇一個來控制旋轉(zhuǎn)刀片的轉(zhuǎn)速。
這個方案屬于比較典型的上文所提到類型的技術(shù)方案，其產(chǎn)品的實際形態(tài)通常是，在常規(guī)割草機(jī)的基礎(chǔ)上，增加能夠檢測旋轉(zhuǎn)刀片負(fù)載的傳感器以及根據(jù)檢測到的負(fù)載進(jìn)行處理和控制的控制器，而客戶撰寫的權(quán)利要求書與產(chǎn)品的實際形態(tài)基本對應(yīng)，即一種割草機(jī)，包括旋轉(zhuǎn)刀片、電機(jī)、負(fù)載傳感器、控制器等部件，其中控制器以其實現(xiàn)的功能進(jìn)行了限定，即用于設(shè)置多個轉(zhuǎn)速值，根據(jù)檢測到的負(fù)載在多個轉(zhuǎn)速值之間進(jìn)行切換，并根據(jù)所切換到的轉(zhuǎn)速值對電機(jī)的轉(zhuǎn)速進(jìn)行控制，而說明書中也主要以描述控制流程的方式對控制器進(jìn)行了進(jìn)一步的解釋說明。
對客戶所撰寫的權(quán)利要求書，筆者產(chǎn)生了一定的擔(dān)心，因為以“設(shè)置、切換、轉(zhuǎn)速控制”等功能對控制器進(jìn)行限制，在中國的實用新型審查標(biāo)準(zhǔn)之下，有可能被認(rèn)為涉及到了“方法的改進(jìn)”，導(dǎo)致因不符合實用新型保護(hù)客體而被駁回。
為此，應(yīng)客戶要求，在盡量不改變客戶提供的原始申請文件的保護(hù)范圍的前提下，筆者建議客戶對申請文件的撰寫方式進(jìn)行了兩方面的改寫：
1、將“控制器”的功能拆分為“轉(zhuǎn)速值設(shè)置”、“轉(zhuǎn)速值切換”、和“轉(zhuǎn)速控制”三個基本的功能單元，在權(quán)利要求中具體體現(xiàn)為“設(shè)置模塊”，用于預(yù)設(shè)多個轉(zhuǎn)速值；“切換模塊”，用于根據(jù)所檢測的負(fù)載在多個轉(zhuǎn)速值之間進(jìn)行切換，并將“轉(zhuǎn)速控制”的相關(guān)描述轉(zhuǎn)移到了電機(jī)部分，即電機(jī)根據(jù)切換模塊的輸出結(jié)果來改變轉(zhuǎn)速。
2、在說明書中增加了關(guān)于如何通過硬件方式來實現(xiàn)權(quán)利要求書中各個部件的內(nèi)容，特別是設(shè)置模塊和切換模塊，分別增加了這兩個模塊的“寄存器”級的硬件電路實現(xiàn)方式，以及基于專用集成電路、或者可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實現(xiàn)方式。
這樣撰寫說明書，一方面能夠支持權(quán)利要求的保護(hù)范圍，另一方面，在權(quán)利行使過程中，如果權(quán)利要求中的“設(shè)置模塊”，“切換模塊”等被認(rèn)定為功能性限定，說明書中內(nèi)容能夠提供各種實現(xiàn)方式（尤其是與實際產(chǎn)品比較貼近的專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實現(xiàn)方式）來幫助確定權(quán)利要求的保護(hù)范圍。
經(jīng)過上述修改后，該實用新型專利提交后獲得授權(quán)。
三、針對該案例的思考
筆者以“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”等作為關(guān)鍵詞對中國的實用新型授權(quán)文本進(jìn)行了檢索，一部分授權(quán)的實用新型專利的權(quán)利要求書中包含“處理器/處理模塊”、“控制器/控制模塊”這樣的部件，但這類部件通常只實現(xiàn)單一功能或現(xiàn)有功能，不用于執(zhí)行多種功能的組合，這與筆者的實踐經(jīng)驗基本一致，即目前在中國，如果實用新型的權(quán)利要求中出現(xiàn)以功能的組合構(gòu)成的“較復(fù)雜”的邏輯來限定的控制器或處理器等部件，存在很大的駁回風(fēng)險，因為審查員可能認(rèn)為該方案涉及方法的改進(jìn)而不屬于實用新型的保護(hù)客體。
在接到這類審查意見的時候，一般有兩種應(yīng)對方案。
一種應(yīng)對方案是聲明控制器或處理器所執(zhí)行的邏輯屬于現(xiàn)有技術(shù)，不包含方法的改進(jìn)。然而，這種應(yīng)對方案通常需提供證據(jù)以證明其屬于現(xiàn)有技術(shù)，并且根據(jù)禁止反悔原則，這樣的聲明有可能在日后的權(quán)利行使中給權(quán)利人帶來不利的影響，例如影響對創(chuàng)造性高度的評價。
另一種應(yīng)對方案是聲明控制器/處理器由硬件實現(xiàn)。這種應(yīng)對方案通常需要說明書中記載有通過硬件方式實現(xiàn)控制器/處理器的實施例，例如“寄存器”級的硬件電路實現(xiàn)方式、專用集成電路、或者基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實現(xiàn)方式。然而對于后者，即基于可編程邏輯器件或通用處理器結(jié)合邏輯指令的實現(xiàn)方式，如果“邏輯指令”的執(zhí)行邏輯較為復(fù)雜，仍有可能被認(rèn)為是屬于“方法的改進(jìn)”而排除在權(quán)利要求的保護(hù)范圍之外。然而，對于實際的產(chǎn)品，往往其就是以硬件+邏輯指令的方式實現(xiàn)的，那么在權(quán)利行使中，如果權(quán)利要求的范圍被認(rèn)為無法覆蓋硬件+邏輯指令這樣的實施方式，則會對權(quán)利人不利。
考慮到以上風(fēng)險和可能面臨的問題，將邏輯功能進(jìn)行拆分，以多個模塊的方式來撰寫權(quán)利要求書，可能是上述案例所代表的這一類方案在中國申請實用新型專利時較為適宜的撰寫方式。
然而，這類實用新型在授權(quán)后，其權(quán)利行使中仍然可能存在一定的不確定性，例如“設(shè)置模塊”、“切換模塊”等是否可適用功能性限定的例外而不被解釋為功能性限定，“設(shè)置模塊”、“切換模塊”的范圍是否能夠解釋為覆蓋所有基于硬件（包括可編程邏輯器件或通用處理器）實現(xiàn)其功能的方式，是否能覆蓋將“設(shè)置模塊”，“切換模塊”等多個模塊的功能集成在同一專用集成電路，或者可編程邏輯器件或通用處理器上實現(xiàn)的方式，等等，這些都有待于進(jìn)一步的司法解釋和更多的判例來明確。
以上是筆者的一些實踐和思考，僅供讀者參考。
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作者：周蕾 北京林達(dá)劉知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所 國內(nèi)部副部長 中國專利代理人
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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