專利法司法解釋二第二十四條解讀

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原標題：專利法司法解釋二第二十四條解讀

最近金杜代表高通起訴魅族標準必要專利侵權(quán)后，迫于禁令救濟的壓力，魅族接受高通基于公平、合理、無歧視條件下的專利使用許可，至此雙方遷延時日的專利使用費糾紛，得到和解解決。專利法司法解釋二（《關(guān)于審理專利侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》）第二十四條規(guī)定的內(nèi)容，是高通起訴魅族的標準必要專利侵權(quán)案件的直接法律依據(jù)。下文擬對這一條款進行初步解讀。

第二十四條包括四款。第一款規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持?！?/strong>

第一，標準有推薦性和強制性兩種。“推薦性”對應于強制性，表明本條不適用于強制性標準的場合。比如必須以強制性標準的方式才能實施的藥品專利，就不適用本條的規(guī)定。

第二，標準有官方和非官方兩種。“國家、行業(yè)或者地方標準”，對應于企業(yè)、協(xié)會或國際組織的標準，表明本條只適用國家標準行政主管部門、部委或地方政府頒發(fā)的標準。

第三，意思表示有明示與默示兩種。“明示”對應于默示，默示是指不用實施積極行為做出的意思表示。明示要求行為人以積極、直接、明確的方式表達其內(nèi)部意思于外部。司法解釋沒有明確規(guī)定做出明示的主體，表明明示者可以是標準制定者，也可以是參與標準制定的專利權(quán)人。明示的主體雖不重要，但明示的方式很重要。司法實踐中，不同主體明示的效力不同，行政機關(guān)只要公示其完整的意思，即具有明示的法律效力，不以明示有效送達給利害關(guān)系人為條件。但專利權(quán)人于其網(wǎng)站公示所涉必要專利的信息，不必然具有明示的效力，必須以實際的有效送達為條件，必須有確鑿證據(jù)證明郵件或郵寄的實際送達。

第四，“所涉必要專利的信息”其用意在于討論專利、標準兩者的關(guān)系。標準的宗旨在于規(guī)定技術(shù)要求或安全要求，專利的本質(zhì)則在于體現(xiàn)技術(shù)方案，兩者目的上的差異，決定其并非呈簡單的對應關(guān)系。所以明示者在做出明示前，必須自己確定標準中確鑿地包含了專利技術(shù)方案的完整意思。至于明示專利信息可以披露至各國授權(quán)的專利號為最低限度，不必須披露對標的分析結(jié)論。我理解對標分析，應屬于專利使用者在使用專利時應盡的注意義務。

第五，最高人民法院在(2008)民他字第4號復函中的司法政策認為，專利權(quán)人參與了標準的制定或者經(jīng)其同意，將專利納入國家、行業(yè)或者地方標準的，視為專利權(quán)人許可他人在實施標準的同時實施該專利，他人的有關(guān)實施行為不屬于專利法第十一條所規(guī)定的侵犯專利權(quán)的行為。本條規(guī)定“被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的，人民法院一般不予支持”，是對上述司法政策的修正，也是本條款的精髓所在。雖然司法實踐強調(diào)標準必要專利侵權(quán)訴訟，法院支持禁令救濟是例外情況，不支持禁令救濟是一般原則，但本司法解釋還是直接確認在上述條件下，法院可判決禁令救濟。

司法解釋第二款規(guī)定：“推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息，專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務，導致無法達成專利實施許可合同，且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的，對于權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張，人民法院一般不予支持。”

第一，專利權(quán)人在標準制定中“承諾”含義。標準必要專利是實施標準中必須使用的專利，這意味著一旦專利納入標準當中，作為私權(quán)的專利就取得了標準的屬性，借助標準的力量推動私權(quán)的實現(xiàn)，會使專利權(quán)人獲得更大的利益。因此作為私權(quán)獲得標準外衣的對價，司法解釋遵循利益平衡的原則，規(guī)定專利權(quán)人必須向標準制定者做出承諾，給予愿意實施標準必要專利的被許可人以公平、合理和無歧視的待遇。

承諾的法律屬性，是專利權(quán)人基于標準制定者的政策，自愿設(shè)定的義務負擔。其表面是向標準制定者做出，而實際上是以標準制定者為介質(zhì)，向不特定的潛在專利使用者做出。盡管不同標準組織的知識產(chǎn)權(quán)政策對承諾的要求不同，但承諾應理解為專利權(quán)人做出的無相對人的意思表示，只要表示完成即對做出者產(chǎn)生不可撤銷的法律約束力。

承諾一方面是司法解釋對專利權(quán)人設(shè)定的義務負擔，與此相應也設(shè)定了平衡機制，即專利權(quán)人一旦履行了承諾的義務，就可以禁令救濟為內(nèi)容行使訴權(quán)。

第二，專利權(quán)人故意違反承諾，導致相對方無法與之達成專利實施許可合同，專利權(quán)人以訴權(quán)請求禁令救濟不予支持。故意違反承諾，表征專利權(quán)人的主觀上有違反有拘束力的單方設(shè)定義務負擔的意思；行為上有拒絕履行在標準制定中承諾的給予潛在的專利使用者以公平、合理、無歧視的許可義務的事實，行為的表現(xiàn)可能是拒絕許可、無故拖延許可、或利用標準必要專利的市場支配地位，索取不合理的許可條件；結(jié)果上導致愿意使用標準必要專利者無法與之達成專利實施許可合同。雖然司法解釋規(guī)定專利權(quán)人與被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時，要求被訴侵權(quán)人在協(xié)商中應無明顯過錯，但試想若被訴侵權(quán)人在協(xié)商中存在明顯過錯，也即存在混合過錯的場合下，對于權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張，法院一般也不應支持。只有在專利權(quán)人嚴格履行承諾，出現(xiàn)“專利反向劫持”的場合，即對方當事人使用專利而拒絕付費、無故延宕許可談判，或利用談判籌碼，索取不正當費率等許可條件，才不在此限。

第三，公平、合理、無歧視的含義。公平主要指向標準必要專利許可的定價機制。公平的許可費率應準確體現(xiàn)專利的價值和創(chuàng)新程度，體現(xiàn)標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、實施的范圍，與過往可比照的許可費標準平穩(wěn)銜接，符合相關(guān)產(chǎn)品所承擔的整體許可費情況以及有利于相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。合理主要指向標準必要專利許可不附加不合理的條件，包括不附加反向許可、獨占性回授、質(zhì)疑專利有效性等條件。無歧視是指不得對條件實質(zhì)相同的被許可人實施差別待遇。鑒于被許可人的條件不同，法律不要求許可費率或許可條件簡單劃一。評價是否無歧視，應主要評估每個被許可人使用專利的范圍、產(chǎn)能、競爭能力等條件是否實質(zhì)相同，專利權(quán)人與被許可人其他商業(yè)安排對許可條件的可能影響等。

司法解釋第三款和第四款規(guī)定：“本條第二款所稱實施許可條件，應當由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時，應當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！?/strong>

第一，專利權(quán)人加入標準組織時，雖已自愿設(shè)定單方義務，對所有專利使用者給予公平、合理、無歧視的待遇，但事實上由于專利使用者的條件千差萬別，在實質(zhì)性地符合公平、合理、無歧視原則下，雙方仍有議價空間，需要雙方當事人充分協(xié)商。應注意的是，本司法解釋的主題名稱是審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應用法律問題的解釋，本款的語境下的當事人是專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人”，表明協(xié)商的時點應指專利侵權(quán)訴訟中，由法院主持雙方當事人協(xié)商，或法院給出時間與指引，由當事人雙方于訴訟程序中協(xié)商。

第二，“經(jīng)充分協(xié)商，仍無法達成一致的，可以請求人民法院確定?！痹谶@里雙方當事人協(xié)商許可條件時，有平等的法律地位和權(quán)利義務，專利權(quán)人不因曾向標準制定者做出過公平、合理、無歧視的承諾，就使之處于協(xié)商的劣勢地位。司法解釋并未規(guī)定專利權(quán)人或被訴侵權(quán)人哪一方負有首先啟動協(xié)商程序的義務，雙方當事人均應遵循誠實信用原則，進行積極協(xié)商?！俺浞謪f(xié)商”不是義務性條款，而是提倡性條款。是否進行充分協(xié)商，不是專利侵權(quán)訴訟審理和判決的前置程序。法院主持雙方當事人進行許可條件協(xié)商，也需遵循自愿和依法的原則。

充分協(xié)商后仍無法達成許可條件時，一方或雙方當事人均可請求專利侵權(quán)訴訟的受理法院給予確定。法院在確定專利實施許可條件時，應當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則，綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。上述規(guī)定主要著眼于訴訟個案的具體專利自身因素考慮許可費率標準。事實上除應充分考慮訴訟個案的專利自身情況外，還應考慮該本案專利與案外專利的關(guān)系。以一部手機為例，其使用不下五千項不同技術(shù)的專利，其中電源管理與視頻播放等承擔不同功能的技術(shù)，價值難分伯仲，所以法院依據(jù)上述定性化的指引，做出定量的判決，準確把握裁判尺度的難度很大，目前也缺少既判例可資遵循。我理解除充分考慮上述司法解釋規(guī)定的因素以外，還應從被控侵權(quán)產(chǎn)品所承載的所有專利技術(shù)的整體許可費負擔入手，合理地平衡眾多專利權(quán)人之間的利益、所有專利權(quán)人與本案專利使用者的利益，并兼顧行業(yè)發(fā)展和個體生存的情況，避免所確定的費率出現(xiàn)偏頗。

需強調(diào)的是，本款規(guī)定本是以專利侵權(quán)訴訟的審理程序為適用條件的，但司法實踐中，一些當事人卻將請求法院確定專利許可條件，運用于專利侵權(quán)訴訟以外。在沒有專利侵權(quán)訴訟存在的場合，請求法院確定專利許可條件，不是本條款調(diào)整的范圍。在華為訴IDC、高通訴魅族的標準必要專利許可費率糾紛中，華為、高通請求法院確定專利使用的許可費率，就沒有專利侵權(quán)民事訴訟的適用條件，法院是依照確認之訴的案由進行受理和審理的。

由于司法解釋是最高人民法院于審判工作中具體適用法律、行政法規(guī)做出的釋明指引，所以其不得與母法發(fā)生沖突，故而第四款補充規(guī)定，法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

來源：“金杜說法”微信平臺

作者：李中圣知識產(chǎn)權(quán)部合伙人

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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