從具體案例理解「慣用手段的直接置換」

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳治位  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：從具體案例理解“慣用手段的直接置換”

慣用手段的直接置換是新穎性判斷中的一個(gè)重要概念，在實(shí)踐中，其與創(chuàng)造性判斷過程中的常規(guī)技術(shù)手段容易相混。本文從一個(gè)具體案例出發(fā)，得出關(guān)于慣用手段的直接置換是否成立的三個(gè)必要條件，即：被替代物、替代物以及置換關(guān)系能夠成立。

“慣用手段的直接置換”是新穎性判斷過程中涉及到的一個(gè)概念。根據(jù)專利審查指南的解釋，如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。

很多代理人對于“慣用手段的直接置換”這一概念并沒有一個(gè)清晰的理解，難以分辨哪些情況屬于“慣用手段的直接置換”，而哪些情況不屬于“慣用手段的直接置換”。而在實(shí)踐過程中，審查員通常使用“慣用手段的直接置換”來否定一項(xiàng)權(quán)利要求的新穎性，對于很多代理人來說，遇到這種情況會非常頭疼，不知道如何進(jìn)行針對性的陳述意見，一般順從審查員的審查意見進(jìn)行修改或者放棄，導(dǎo)致申請人的權(quán)益不必要的喪失。

一、一個(gè)具體案例

下面是代理人在工作中遇到的一個(gè)實(shí)際案例。結(jié)合這個(gè)具體案例來對“慣用手段的直接置換”這一概念進(jìn)行闡釋。

該專利申請的權(quán)利要求1如下：

1、一種充電裝置，包括電源連接線和主體，所述主體上設(shè)置有USB插口，其特征在于，所述主體側(cè)壁上設(shè)置有繞線槽，所述繞線槽用于收納所述電源連接線。

該權(quán)利要求1的技術(shù)方案所達(dá)到的技術(shù)效果是在使用者可以將電源連接線纏繞在繞線槽上，在攜帶、收納或者其他情況下，避免電源連接線凌亂無序，防止與其他物品纏繞在一起。

權(quán)利要求5如下：

5、根據(jù)權(quán)利要求1或4所述的充電裝置，其特征在于，所述主體上設(shè)置保護(hù)蓋，所述保護(hù)蓋罩設(shè)在所述USB插口上方，所述保護(hù)蓋與所述主體轉(zhuǎn)動連接，且所述保護(hù)蓋一側(cè)設(shè)置有開口，所述開口用于避讓插接在所述USB插口上的被充電電器的數(shù)據(jù)線。

該權(quán)利要求5的技術(shù)方案所要達(dá)到的技術(shù)效果是利用保護(hù)蓋將USB插口遮蔽住，防止兒童將手指插入到USB插口內(nèi)及類似的危險(xiǎn)情況；同時(shí)，在充電裝置對設(shè)備進(jìn)行充電時(shí)，保護(hù)蓋一側(cè)設(shè)置的開口可以供數(shù)據(jù)線穿過，以保證正常充電的需要。

針對該專利申請，審查員發(fā)出的第一次審查意見通知書，在該通知書中，審查員找到一篇對比文件，該對比文件公開了一種便攜式充電器，以供手機(jī)、平板電腦、迷你音響設(shè)備等電子設(shè)備充電，該便攜式充電器包括用于與插座插接的插頭、用于將市電轉(zhuǎn)換為直流電的電路板、用于連接電路板與插頭的輸電線以及用于容納電路板的充電本體，該充電本體包括面板、上蓋、下蓋和連接面板和上蓋的連接體，其中，上蓋和下蓋均呈無蓋盒體狀結(jié)構(gòu)，上蓋和下蓋共同界定有一位于下蓋內(nèi)部的用于容設(shè)上述電路板的腔體，且上蓋的側(cè)壁和下蓋的側(cè)壁之間還形成有一環(huán)形空間，上述輸電線適于纏繞在下蓋的側(cè)壁上，并且由上蓋的側(cè)壁部分地遮擋，使纏成匝狀的輸電線不會受到其他物體的刮蹭而可靠地盤曲在下蓋的側(cè)壁上，實(shí)現(xiàn)輸電線的收納。

審查員指出該對比文件公開了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件所公開的技術(shù)方案相同，并屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，能解決相同的技術(shù)問題，產(chǎn)生相同的技術(shù)效果。因此權(quán)利要求1明顯不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

針對權(quán)利要求5，審查意見指出其附加技術(shù)特征屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段的直接置換，因此，權(quán)利要求5所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1公開的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，因此，在其引用的權(quán)利要求明顯不具備新穎性（權(quán)4也被審查員認(rèn)為明顯不具備新穎性）的情況下，從屬權(quán)利要求5也明顯不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

權(quán)利要求1的技術(shù)方案被對比文件1公開；這一點(diǎn)沒有太大的問題。但對于權(quán)利要求5，審查員的審查意見乍一看似乎很有道理，但是認(rèn)真分析的話，會發(fā)現(xiàn)對比文件1中并不存在與權(quán)利要求5中類似的技術(shù)手段，并針對同樣的技術(shù)問題在該技術(shù)問題的解決過程中起到類似的作用。因此，將權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征確定為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換”似乎存在一些問題。

在此我們不妨嘗試還原一下審查員的觀點(diǎn)的邏輯：

權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的常規(guī)手段，也就是屬于“慣用手段”；將該技術(shù)手段結(jié)合在對比文件1中，就能夠得到權(quán)利要求5的技術(shù)方案；因此，權(quán)利要求5所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對比文件1公開的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，從而得出權(quán)利要求5不具有新穎性的結(jié)論。

通過還原審查員的邏輯，會很容易地發(fā)現(xiàn)，審查員所謂的“慣用手段”實(shí)際為創(chuàng)造性評價(jià)中的“常規(guī)技術(shù)手段”，也就是公知常識，在評價(jià)權(quán)利要求5新穎性的過程中，審查員將一篇對比文件與一個(gè)常規(guī)技術(shù)手段結(jié)合來評價(jià)權(quán)利要求5的新穎性，顯然不符合單獨(dú)對比的原則，是不恰當(dāng)?shù)摹?br/>

二、關(guān)于“慣用手段的直接置換”的思考

在上述案例中，審查員有意無意地將“慣用手段的直接置換”與創(chuàng)造性評價(jià)中的“常規(guī)技術(shù)手段”相混，為了能夠?qū)ⅰ皯T用手段的直接置換”與“常規(guī)技術(shù)手段”分清楚，我們需要明白構(gòu)成“慣用手段的直接置換”的必要條件。

專利審查指南中給出了一個(gè)屬于“慣用手段的直接置換”的示例：

例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型屬于不具備新穎性。

在這個(gè)簡單的示例中，存在以下要素：

1）對比文件公開的裝置中采用了螺釘固定方式；

2）要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型中采用螺栓固定方式；

3）螺釘固定方式和螺栓固定方式均屬于所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段，且二者在解決對應(yīng)的技術(shù)問題的過程中起到的作用相同或相似，可以彼此簡單而直接地替代。

在以對比文件為基礎(chǔ)，獲得要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案的過程中，要素1）表明對比文件中具有被替代物，要素2）表明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型具有替代物；而要素3）則表明替代物和被替代物之間能夠確立替代和被替代的關(guān)系。只有具有這三個(gè)要素所代表的條件，才能構(gòu)成一個(gè)完整的“置換”的關(guān)系，才屬于“慣用手段的直接置換”。

回顧上述具體案例，其缺少要素1）代表的必要條件，即對比文件中沒有給出被替代物，在此情況下，也就不存在“置換”的基礎(chǔ)了。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：陳治位  超凡知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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