從具體案例理解「慣用手段的直接置換」

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作者：陳治位  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

原標(biāo)題：從具體案例理解“慣用手段的直接置換”

慣用手段的直接置換是新穎性判斷中的一個(gè)重要概念，在實(shí)踐中，其與創(chuàng)造性判斷過(guò)程中的常規(guī)技術(shù)手段容易相混。本文從一個(gè)具體案例出發(fā)，得出關(guān)于慣用手段的直接置換是否成立的三個(gè)必要條件，即：被替代物、替代物以及置換關(guān)系能夠成立。

“慣用手段的直接置換”是新穎性判斷過(guò)程中涉及到的一個(gè)概念。根據(jù)專利審查指南的解釋，如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對(duì)比文件的區(qū)別僅僅是所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。

很多代理人對(duì)于“慣用手段的直接置換”這一概念并沒(méi)有一個(gè)清晰的理解，難以分辨哪些情況屬于“慣用手段的直接置換”，而哪些情況不屬于“慣用手段的直接置換”。而在實(shí)踐過(guò)程中，審查員通常使用“慣用手段的直接置換”來(lái)否定一項(xiàng)權(quán)利要求的新穎性，對(duì)于很多代理人來(lái)說(shuō)，遇到這種情況會(huì)非常頭疼，不知道如何進(jìn)行針對(duì)性的陳述意見(jiàn)，一般順從審查員的審查意見(jiàn)進(jìn)行修改或者放棄，導(dǎo)致申請(qǐng)人的權(quán)益不必要的喪失。

一、一個(gè)具體案例

下面是代理人在工作中遇到的一個(gè)實(shí)際案例。結(jié)合這個(gè)具體案例來(lái)對(duì)“慣用手段的直接置換”這一概念進(jìn)行闡釋。

該專利申請(qǐng)的權(quán)利要求1如下：

1、一種充電裝置，包括電源連接線和主體，所述主體上設(shè)置有USB插口，其特征在于，所述主體側(cè)壁上設(shè)置有繞線槽，所述繞線槽用于收納所述電源連接線。

該權(quán)利要求1的技術(shù)方案所達(dá)到的技術(shù)效果是在使用者可以將電源連接線纏繞在繞線槽上，在攜帶、收納或者其他情況下，避免電源連接線凌亂無(wú)序，防止與其他物品纏繞在一起。

權(quán)利要求5如下：

5、根據(jù)權(quán)利要求1或4所述的充電裝置，其特征在于，所述主體上設(shè)置保護(hù)蓋，所述保護(hù)蓋罩設(shè)在所述USB插口上方，所述保護(hù)蓋與所述主體轉(zhuǎn)動(dòng)連接，且所述保護(hù)蓋一側(cè)設(shè)置有開(kāi)口，所述開(kāi)口用于避讓插接在所述USB插口上的被充電電器的數(shù)據(jù)線。

該權(quán)利要求5的技術(shù)方案所要達(dá)到的技術(shù)效果是利用保護(hù)蓋將USB插口遮蔽住，防止兒童將手指插入到USB插口內(nèi)及類似的危險(xiǎn)情況；同時(shí)，在充電裝置對(duì)設(shè)備進(jìn)行充電時(shí)，保護(hù)蓋一側(cè)設(shè)置的開(kāi)口可以供數(shù)據(jù)線穿過(guò)，以保證正常充電的需要。

針對(duì)該專利申請(qǐng)，審查員發(fā)出的第一次審查意見(jiàn)通知書(shū)，在該通知書(shū)中，審查員找到一篇對(duì)比文件，該對(duì)比文件公開(kāi)了一種便攜式充電器，以供手機(jī)、平板電腦、迷你音響設(shè)備等電子設(shè)備充電，該便攜式充電器包括用于與插座插接的插頭、用于將市電轉(zhuǎn)換為直流電的電路板、用于連接電路板與插頭的輸電線以及用于容納電路板的充電本體，該充電本體包括面板、上蓋、下蓋和連接面板和上蓋的連接體，其中，上蓋和下蓋均呈無(wú)蓋盒體狀結(jié)構(gòu)，上蓋和下蓋共同界定有一位于下蓋內(nèi)部的用于容設(shè)上述電路板的腔體，且上蓋的側(cè)壁和下蓋的側(cè)壁之間還形成有一環(huán)形空間，上述輸電線適于纏繞在下蓋的側(cè)壁上，并且由上蓋的側(cè)壁部分地遮擋，使纏成匝狀的輸電線不會(huì)受到其他物體的刮蹭而可靠地盤曲在下蓋的側(cè)壁上，實(shí)現(xiàn)輸電線的收納。

審查員指出該對(duì)比文件公開(kāi)了權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征，權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件所公開(kāi)的技術(shù)方案相同，并屬于相同的技術(shù)領(lǐng)域，能解決相同的技術(shù)問(wèn)題，產(chǎn)生相同的技術(shù)效果。因此權(quán)利要求1明顯不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

針對(duì)權(quán)利要求5，審查意見(jiàn)指出其附加技術(shù)特征屬于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段的直接置換，因此，權(quán)利要求5所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，因此，在其引用的權(quán)利要求明顯不具備新穎性（權(quán)4也被審查員認(rèn)為明顯不具備新穎性）的情況下，從屬權(quán)利要求5也明顯不具備專利法第二十二條第二款規(guī)定的新穎性。

權(quán)利要求1的技術(shù)方案被對(duì)比文件1公開(kāi)；這一點(diǎn)沒(méi)有太大的問(wèn)題。但對(duì)于權(quán)利要求5，審查員的審查意見(jiàn)乍一看似乎很有道理，但是認(rèn)真分析的話，會(huì)發(fā)現(xiàn)對(duì)比文件1中并不存在與權(quán)利要求5中類似的技術(shù)手段，并針對(duì)同樣的技術(shù)問(wèn)題在該技術(shù)問(wèn)題的解決過(guò)程中起到類似的作用。因此，將權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征確定為“所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換”似乎存在一些問(wèn)題。

在此我們不妨嘗試還原一下審查員的觀點(diǎn)的邏輯：

權(quán)利要求5的附加技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到的常規(guī)手段，也就是屬于“慣用手段”；將該技術(shù)手段結(jié)合在對(duì)比文件1中，就能夠得到權(quán)利要求5的技術(shù)方案；因此，權(quán)利要求5所要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開(kāi)的技術(shù)方案實(shí)質(zhì)相同，從而得出權(quán)利要求5不具有新穎性的結(jié)論。

通過(guò)還原審查員的邏輯，會(huì)很容易地發(fā)現(xiàn)，審查員所謂的“慣用手段”實(shí)際為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的“常規(guī)技術(shù)手段”，也就是公知常識(shí)，在評(píng)價(jià)權(quán)利要求5新穎性的過(guò)程中，審查員將一篇對(duì)比文件與一個(gè)常規(guī)技術(shù)手段結(jié)合來(lái)評(píng)價(jià)權(quán)利要求5的新穎性，顯然不符合單獨(dú)對(duì)比的原則，是不恰當(dāng)?shù)摹?br/>

二、關(guān)于“慣用手段的直接置換”的思考

在上述案例中，審查員有意無(wú)意地將“慣用手段的直接置換”與創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的“常規(guī)技術(shù)手段”相混，為了能夠?qū)ⅰ皯T用手段的直接置換”與“常規(guī)技術(shù)手段”分清楚，我們需要明白構(gòu)成“慣用手段的直接置換”的必要條件。

專利審查指南中給出了一個(gè)屬于“慣用手段的直接置換”的示例：

例如，對(duì)比文件公開(kāi)了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型屬于不具備新穎性。

在這個(gè)簡(jiǎn)單的示例中，存在以下要素：

1）對(duì)比文件公開(kāi)的裝置中采用了螺釘固定方式；

2）要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型中采用螺栓固定方式；

3）螺釘固定方式和螺栓固定方式均屬于所述技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段，且二者在解決對(duì)應(yīng)的技術(shù)問(wèn)題的過(guò)程中起到的作用相同或相似，可以彼此簡(jiǎn)單而直接地替代。

在以對(duì)比文件為基礎(chǔ)，獲得要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案的過(guò)程中，要素1）表明對(duì)比文件中具有被替代物，要素2）表明要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型具有替代物；而要素3）則表明替代物和被替代物之間能夠確立替代和被替代的關(guān)系。只有具有這三個(gè)要素所代表的條件，才能構(gòu)成一個(gè)完整的“置換”的關(guān)系，才屬于“慣用手段的直接置換”。

回顧上述具體案例，其缺少要素1）代表的必要條件，即對(duì)比文件中沒(méi)有給出被替代物，在此情況下，也就不存在“置換”的基礎(chǔ)了。

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作者：陳治位  超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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