「涉外貼牌加工企業(yè)」應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)?

原標(biāo)題：涉外貼牌加工企業(yè)應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

在漸趨強(qiáng)調(diào)細(xì)化分工的國(guó)際貿(mào)易中，貼牌加工的模式極為常見(jiàn)，我國(guó)也有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)在長(zhǎng)期從事這一業(yè)務(wù)，對(duì)于涉外貼牌加工企業(yè)而言，在經(jīng)營(yíng)中注意采取有效的防范措施，以避免構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，具有很重要的價(jià)值。

貼牌加工又被稱為“定牌加工”，指的是加工方根據(jù)合同約定，為委托方加工使用特定商標(biāo)或品牌的商品，并將該商品交付給委托方，委托方依照合同支付加工費(fèi)的經(jīng)營(yíng)模式。而涉外定牌加工特指，委托方為國(guó)外公司并且全部商品均在國(guó)外銷售，換言之，國(guó)內(nèi)加工方僅負(fù)責(zé)商品生產(chǎn)且商品并不會(huì)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行銷售。在漸趨強(qiáng)調(diào)細(xì)化分工的國(guó)際貿(mào)易中，貼牌加工的模式極為常見(jiàn)，我國(guó)也有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)在長(zhǎng)期從事這一業(yè)務(wù)。

但是，由于生產(chǎn)加工中不可避免要涉及商標(biāo)貼附行為，而商標(biāo)在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易中又具有特殊且重要的識(shí)別作用，由此引發(fā)的糾紛時(shí)有發(fā)生，而司法實(shí)踐中也曾經(jīng)出現(xiàn)了分歧，不同的法院做出了截然不同的認(rèn)定，直到近年來(lái)最高院做出了一系列不認(rèn)定侵權(quán)的裁決，才出現(xiàn)了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的趨勢(shì)。對(duì)于涉外貼牌加工企業(yè)而言，在經(jīng)營(yíng)中注意采取有效的防范措施，以避免構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，提前做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，具有很重要的價(jià)值。

貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的案例綜述

通過(guò)研究近年來(lái)我國(guó)法院做出的相關(guān)判決，可以發(fā)現(xiàn)，法院在分析貼牌加工行為是否構(gòu)成對(duì)國(guó)內(nèi)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)時(shí)，主要從以下三點(diǎn)展開(kāi)評(píng)價(jià)：第一，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商與國(guó)外注冊(cè)商標(biāo)持有人之間是否為嚴(yán)格意義上的“貼牌加工”合同；第二，貼牌加工中的商標(biāo)貼附行為是否可以理解為我國(guó)商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”；第三，商標(biāo)侵權(quán)的成立是否一定需要以導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆為構(gòu)成要件。

支持貼牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的法院，通常會(huì)認(rèn)定商標(biāo)貼附行為構(gòu)成商標(biāo)使用。這些法院認(rèn)為，商標(biāo)貼附行為是一種生產(chǎn)過(guò)程中的客觀行為，在商品上貼附商標(biāo)就是為了區(qū)分識(shí)別和區(qū)分商品來(lái)源的功能。

比如，其中的典型案例包括江蘇省高院做出的“東風(fēng)”案判決書(shū)。雖然，該判決最終被最高院推翻，但其中關(guān)于商標(biāo)使用的解釋很具有代表性：“商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，只要在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式標(biāo)注使用了商標(biāo)，就達(dá)到區(qū)別商品來(lái)源的目的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。常佳公司在同一種商品上使用與上柴公司相同的商標(biāo)是一種典型的商標(biāo)使用行為，常佳公司生產(chǎn)的柴油機(jī)商品在不在中國(guó)市場(chǎng)銷售，會(huì)不會(huì)造成中國(guó)相關(guān)公眾混淆與誤認(rèn)，并不是認(rèn)定是否屬于商標(biāo)法意義上商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件?！?br/>

再如浙江省高院在“斯皮度控股公司與溫州路加貿(mào)易有限公司、科納森光學(xué)產(chǎn)品貿(mào)易和代理有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事判決書(shū)”中提出：“商標(biāo)使用行為是一種客觀行為，不應(yīng)因?yàn)槭褂萌说牟煌蛱幱诓煌纳a(chǎn)、流通環(huán)節(jié)而作不同的評(píng)價(jià)。在涉外貼牌加工行為中，作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的貼牌行為系典型的將商標(biāo)用于商品上的行為，屬于商標(biāo)使用行為?！?br/>

可以據(jù)此歸納出支持貼牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要觀點(diǎn)如下：首先，評(píng)價(jià)商標(biāo)使用行為時(shí)，應(yīng)將其與導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆相區(qū)分，僅僅對(duì)商標(biāo)貼附行為進(jìn)行評(píng)價(jià)；其次，商標(biāo)識(shí)別功能的發(fā)揮并不以其投放市場(chǎng)為要件；最后，定牌加工中將商標(biāo)貼附在商品上的行為本身即是“用于識(shí)別商品來(lái)源的行為”，因?yàn)楣I(yè)生產(chǎn)中的商標(biāo)貼附并非為了美觀或其他裝飾作用，更不是為了起到實(shí)質(zhì)影響商品質(zhì)量的作用，而是用于識(shí)別商品來(lái)源。

貼牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的案例綜述

與上述法院持有不同意見(jiàn)的法院則認(rèn)為，貼牌加工中的商標(biāo)貼附行為具有顯著的特殊性，即全部商品均出口到國(guó)外，因而在中國(guó)市場(chǎng)并不能起到商標(biāo)最基本的識(shí)別功能，不能被稱之為商標(biāo)使用，因此也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

相較支持貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的法院判決而言，持反對(duì)觀點(diǎn)的法院判決占大多數(shù)，且最高院有關(guān)典型涉外定牌加工的案例的三份判決或裁定，全部認(rèn)為單純的貼牌加工行為不構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。

2014年1月判決的“萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司侵害“PRETUL”商標(biāo)案”中，最高院認(rèn)為：“在商標(biāo)并不能發(fā)揮識(shí)別作用，并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下，判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，都不具實(shí)際意義。”

同年7月，最高院在“喻德新、江蘇佳弘國(guó)際貿(mào)易有限公司等與沭陽(yáng)中遠(yuǎn)進(jìn)出口有限公司、沭陽(yáng)縣奮進(jìn)制刷廠侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷虏枚〞?shū)”中表示認(rèn)同二審法院的判決及說(shuō)理，他們認(rèn)為：“商標(biāo)法保護(hù)商標(biāo)的基本功能，是保護(hù)其識(shí)別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo)，或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆，要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識(shí)別功能為前提?！?br/>

同類案件，還有最高院于2015年11月作出的“浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司與浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國(guó)際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請(qǐng)?jiān)賹徝袷屡袥Q書(shū)”，該判決同樣涉及“PRETUL”商標(biāo)，最高院也維持了一致的立場(chǎng)，認(rèn)為貼牌加工企業(yè)并未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。

總結(jié)起來(lái)，認(rèn)為貼牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要理由是，一方面，商標(biāo)使用的最終目的是讓相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來(lái)源，倘若在我國(guó)范圍內(nèi)不可能觸發(fā)此功能，那么對(duì)于該行為的法律制裁便無(wú)現(xiàn)實(shí)意義；另一方面，商標(biāo)具有地域性，現(xiàn)實(shí)中確實(shí)存在不同國(guó)家由不同主體持有相同或相似商標(biāo)的情況，若草率認(rèn)為定牌加工構(gòu)成商標(biāo)使用從而認(rèn)定定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為，有失公允。

趨勢(shì)分析與企業(yè)對(duì)策

最高院關(guān)于“PRETUL”案被稱為“一統(tǒng)天下”的判決，對(duì)今后涉外貼牌加工行為的認(rèn)定將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。在此后裁判的眾多涉外貼牌加工案件中，法院都更傾向于將國(guó)內(nèi)貼牌加工商的商標(biāo)貼附行為認(rèn)定為物理貼附即不認(rèn)為該行為屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。

不過(guò)，法院作出此類裁判的前提是將上述商標(biāo)貼附行為認(rèn)定為貼牌加工合同中的行為而非銷售合同?；仡櫽嘘P(guān)案件判決，不難發(fā)現(xiàn)，一旦貼牌加工商的行為被認(rèn)定為銷售行為，那么商標(biāo)貼附就不再被認(rèn)定為純粹的物理貼附，而會(huì)被認(rèn)定為商標(biāo)使用。因此，國(guó)內(nèi)貼牌加工商在接受類似訂單時(shí)一定要找準(zhǔn)自身定位，明確自己的工作是完成承攬加工合同而非將已經(jīng)完成商標(biāo)貼附的貨物作為商品銷售給國(guó)外有關(guān)企業(yè)。

目前，認(rèn)定涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的爭(zhēng)議焦點(diǎn)依然在于如何解釋“商標(biāo)使用”的概念。反觀審判實(shí)務(wù)，法院對(duì)于涉外貼牌加工行為的認(rèn)定，從之前的純粹研究商標(biāo)貼附行為，到現(xiàn)在的從政策角度考慮——對(duì)“國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商加工行為的制裁是否有現(xiàn)實(shí)意義”進(jìn)行討論。從之前的側(cè)重法條解析到如今的重視實(shí)務(wù)探討，實(shí)際上體現(xiàn)了法院裁判觀念和價(jià)值取向的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。

隨著我國(guó)對(duì)外開(kāi)放程度的進(jìn)一步提高，涉外定牌加工的貿(mào)易形式也成為國(guó)內(nèi)許多代工工廠的主要盈利方式。近年來(lái)最高院做出的一系列經(jīng)典判決讓大部分國(guó)內(nèi)貼牌工廠如釋重負(fù)，然而面對(duì)日益強(qiáng)化的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)形勢(shì)，國(guó)內(nèi)貼牌工廠依然不能盲目接受國(guó)外企業(yè)的商標(biāo)貼附訂單。保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度采取周全的防范措施，才能最大程度的保護(hù)己方利益。

國(guó)內(nèi)貼牌加工商在經(jīng)營(yíng)中需重點(diǎn)注意以下幾點(diǎn)：第一，受理業(yè)務(wù)前，謹(jǐn)慎審查國(guó)外企業(yè)的商標(biāo)資質(zhì)，對(duì)于其出具的證明文件和法律文書(shū)進(jìn)行嚴(yán)格的形式審查；第二，訂立合同時(shí)，一要明確該合同為加工承攬合同而非銷售合同，二要明確該批貨物的具體銷售地點(diǎn)，并再次確認(rèn)國(guó)外企業(yè)在相應(yīng)銷售地具有使用有關(guān)商標(biāo)的資質(zhì)；第三，完成貼牌任務(wù)后，確保所有商品銷往合同指定的國(guó)家或地區(qū)，并妥善留存相關(guān)單據(jù)和文書(shū)。只有建立周密的防范措施，才能將商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)消弭于無(wú)形。