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「涉外貼牌加工企業(yè)」應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險?

商標(biāo)
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「涉外貼牌加工企業(yè)」應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險?

「涉外貼牌加工企業(yè)」應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險?


原標(biāo)題:涉外貼牌加工企業(yè)應(yīng)慎重防范商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險


在漸趨強調(diào)細(xì)化分工的國際貿(mào)易中,貼牌加工的模式極為常見,我國也有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)在長期從事這一業(yè)務(wù),對于涉外貼牌加工企業(yè)而言,在經(jīng)營中注意采取有效的防范措施,以避免構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),提前做好風(fēng)險預(yù)防,具有很重要的價值。


貼牌加工又被稱為“定牌加工”,指的是加工方根據(jù)合同約定,為委托方加工使用特定商標(biāo)或品牌的商品,并將該商品交付給委托方,委托方依照合同支付加工費的經(jīng)營模式。而涉外定牌加工特指,委托方為國外公司并且全部商品均在國外銷售,換言之,國內(nèi)加工方僅負(fù)責(zé)商品生產(chǎn)且商品并不會進入中國市場進行銷售。在漸趨強調(diào)細(xì)化分工的國際貿(mào)易中,貼牌加工的模式極為常見,我國也有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)在長期從事這一業(yè)務(wù)。


但是,由于生產(chǎn)加工中不可避免要涉及商標(biāo)貼附行為,而商標(biāo)在經(jīng)濟貿(mào)易中又具有特殊且重要的識別作用,由此引發(fā)的糾紛時有發(fā)生,而司法實踐中也曾經(jīng)出現(xiàn)了分歧,不同的法院做出了截然不同的認(rèn)定,直到近年來最高院做出了一系列不認(rèn)定侵權(quán)的裁決,才出現(xiàn)了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的趨勢。對于涉外貼牌加工企業(yè)而言,在經(jīng)營中注意采取有效的防范措施,以避免構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),提前做好風(fēng)險預(yù)防,具有很重要的價值。


貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的案例綜述


通過研究近年來我國法院做出的相關(guān)判決,可以發(fā)現(xiàn),法院在分析貼牌加工行為是否構(gòu)成對國內(nèi)注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)時,主要從以下三點展開評價:第一,國內(nèi)生產(chǎn)商與國外注冊商標(biāo)持有人之間是否為嚴(yán)格意義上的“貼牌加工”合同;第二,貼牌加工中的商標(biāo)貼附行為是否可以理解為我國商標(biāo)法意義上的“商標(biāo)使用”;第三,商標(biāo)侵權(quán)的成立是否一定需要以導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆為構(gòu)成要件。


支持貼牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的法院,通常會認(rèn)定商標(biāo)貼附行為構(gòu)成商標(biāo)使用。這些法院認(rèn)為,商標(biāo)貼附行為是一種生產(chǎn)過程中的客觀行為,在商品上貼附商標(biāo)就是為了區(qū)分識別和區(qū)分商品來源的功能。


比如,其中的典型案例包括江蘇省高院做出的“東風(fēng)”案判決書。雖然,該判決最終被最高院推翻,但其中關(guān)于商標(biāo)使用的解釋很具有代表性:“商標(biāo)使用行為是一種客觀行為,只要在生產(chǎn)制造或加工的產(chǎn)品上以標(biāo)注方式或其他方式標(biāo)注使用了商標(biāo),就達到區(qū)別商品來源的目的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為。常佳公司在同一種商品上使用與上柴公司相同的商標(biāo)是一種典型的商標(biāo)使用行為,常佳公司生產(chǎn)的柴油機商品在不在中國市場銷售,會不會造成中國相關(guān)公眾混淆與誤認(rèn),并不是認(rèn)定是否屬于商標(biāo)法意義上商標(biāo)使用行為的構(gòu)成要件?!?br/>


再如浙江省高院在“斯皮度控股公司與溫州路加貿(mào)易有限公司、科納森光學(xué)產(chǎn)品貿(mào)易和代理有限公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛二審民事判決書”中提出:“商標(biāo)使用行為是一種客觀行為,不應(yīng)因為使用人的不同或處于不同的生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)而作不同的評價。在涉外貼牌加工行為中,作為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的貼牌行為系典型的將商標(biāo)用于商品上的行為,屬于商標(biāo)使用行為?!?br/>


可以據(jù)此歸納出支持貼牌加工行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要觀點如下:首先,評價商標(biāo)使用行為時,應(yīng)將其與導(dǎo)致相關(guān)公眾混淆相區(qū)分,僅僅對商標(biāo)貼附行為進行評價;其次,商標(biāo)識別功能的發(fā)揮并不以其投放市場為要件;最后,定牌加工中將商標(biāo)貼附在商品上的行為本身即是“用于識別商品來源的行為”,因為工業(yè)生產(chǎn)中的商標(biāo)貼附并非為了美觀或其他裝飾作用,更不是為了起到實質(zhì)影響商品質(zhì)量的作用,而是用于識別商品來源。


貼牌加工不構(gòu)成侵權(quán)的案例綜述


與上述法院持有不同意見的法院則認(rèn)為,貼牌加工中的商標(biāo)貼附行為具有顯著的特殊性,即全部商品均出口到國外,因而在中國市場并不能起到商標(biāo)最基本的識別功能,不能被稱之為商標(biāo)使用,因此也不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。


相較支持貼牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的法院判決而言,持反對觀點的法院判決占大多數(shù),且最高院有關(guān)典型涉外定牌加工的案例的三份判決或裁定,全部認(rèn)為單純的貼牌加工行為不構(gòu)成我國商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。


2014年1月判決的“萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司訴浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司侵害“PRETUL”商標(biāo)案”中,最高院認(rèn)為:“在商標(biāo)并不能發(fā)揮識別作用,并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用的情況下,判斷是否在相同商品上使用相同的商標(biāo),或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo),或者判斷在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆,都不具實際意義?!?br/>


同年7月,最高院在“喻德新、江蘇佳弘國際貿(mào)易有限公司等與沭陽中遠進出口有限公司、沭陽縣奮進制刷廠侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請再審民事裁定書”中表示認(rèn)同二審法院的判決及說理,他們認(rèn)為:“商標(biāo)法保護商標(biāo)的基本功能,是保護其識別性。判斷在相同商品上使用相同的商標(biāo),或者判斷在相同商品上使用近似的商標(biāo),或者在類似商品上使用相同或者近似的商標(biāo)是否容易導(dǎo)致混淆,要以商標(biāo)發(fā)揮或者可能發(fā)揮識別功能為前提?!?br/>


同類案件,還有最高院于2015年11月作出的“浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司與浦江亞環(huán)鎖業(yè)有限公司、萊斯防盜產(chǎn)品國際有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛申請再審民事判決書”,該判決同樣涉及“PRETUL”商標(biāo),最高院也維持了一致的立場,認(rèn)為貼牌加工企業(yè)并未構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。


總結(jié)起來,認(rèn)為貼牌加工行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的主要理由是,一方面,商標(biāo)使用的最終目的是讓相關(guān)公眾區(qū)分商品或服務(wù)來源,倘若在我國范圍內(nèi)不可能觸發(fā)此功能,那么對于該行為的法律制裁便無現(xiàn)實意義;另一方面,商標(biāo)具有地域性,現(xiàn)實中確實存在不同國家由不同主體持有相同或相似商標(biāo)的情況,若草率認(rèn)為定牌加工構(gòu)成商標(biāo)使用從而認(rèn)定定牌加工構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為,有失公允。


趨勢分析與企業(yè)對策


最高院關(guān)于“PRETUL”案被稱為“一統(tǒng)天下”的判決,對今后涉外貼牌加工行為的認(rèn)定將會產(chǎn)生深遠影響。在此后裁判的眾多涉外貼牌加工案件中,法院都更傾向于將國內(nèi)貼牌加工商的商標(biāo)貼附行為認(rèn)定為物理貼附即不認(rèn)為該行為屬于商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用。


不過,法院作出此類裁判的前提是將上述商標(biāo)貼附行為認(rèn)定為貼牌加工合同中的行為而非銷售合同?;仡櫽嘘P(guān)案件判決,不難發(fā)現(xiàn),一旦貼牌加工商的行為被認(rèn)定為銷售行為,那么商標(biāo)貼附就不再被認(rèn)定為純粹的物理貼附,而會被認(rèn)定為商標(biāo)使用。因此,國內(nèi)貼牌加工商在接受類似訂單時一定要找準(zhǔn)自身定位,明確自己的工作是完成承攬加工合同而非將已經(jīng)完成商標(biāo)貼附的貨物作為商品銷售給國外有關(guān)企業(yè)。


目前,認(rèn)定涉外貼牌加工行為是否構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的爭議焦點依然在于如何解釋“商標(biāo)使用”的概念。反觀審判實務(wù),法院對于涉外貼牌加工行為的認(rèn)定,從之前的純粹研究商標(biāo)貼附行為,到現(xiàn)在的從政策角度考慮——對“國內(nèi)生產(chǎn)商加工行為的制裁是否有現(xiàn)實意義”進行討論。從之前的側(cè)重法條解析到如今的重視實務(wù)探討,實際上體現(xiàn)了法院裁判觀念和價值取向的進一步轉(zhuǎn)變。


隨著我國對外開放程度的進一步提高,涉外定牌加工的貿(mào)易形式也成為國內(nèi)許多代工工廠的主要盈利方式。近年來最高院做出的一系列經(jīng)典判決讓大部分國內(nèi)貼牌工廠如釋重負(fù),然而面對日益強化的知識產(chǎn)權(quán)保護形勢,國內(nèi)貼牌工廠依然不能盲目接受國外企業(yè)的商標(biāo)貼附訂單。保持嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度采取周全的防范措施,才能最大程度的保護己方利益。


國內(nèi)貼牌加工商在經(jīng)營中需重點注意以下幾點:第一,受理業(yè)務(wù)前,謹(jǐn)慎審查國外企業(yè)的商標(biāo)資質(zhì),對于其出具的證明文件和法律文書進行嚴(yán)格的形式審查;第二,訂立合同時,一要明確該合同為加工承攬合同而非銷售合同,二要明確該批貨物的具體銷售地點,并再次確認(rèn)國外企業(yè)在相應(yīng)銷售地具有使用有關(guān)商標(biāo)的資質(zhì);第三,完成貼牌任務(wù)后,確保所有商品銷往合同指定的國家或地區(qū),并妥善留存相關(guān)單據(jù)和文書。只有建立周密的防范措施,才能將商標(biāo)侵權(quán)風(fēng)險消弭于無形。



來源:中國貿(mào)易新聞網(wǎng)

作者:劉曉春 張澤鈺   中國社會科學(xué)院大學(xué)法學(xué)院

編輯:IPRdaily趙珍          校對:IPRdaily縱橫君


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本文來自中國貿(mào)易新聞網(wǎng)并經(jīng)IPRdaily.cn中文網(wǎng)編輯。轉(zhuǎn)載此文章須經(jīng)權(quán)利人同意,并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:“http://m.globalwellnesspartner.com/”

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