《專利審查指南》新規(guī)十大要點

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作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務所 匯業(yè)法律觀察

原標題：《專利審查指南》新規(guī)十大要點

國家知識產權局于2019年9月24日公開了《關于〈專利審查指南〉修改的公告》，在公告中，明確了此次修改的目的是為適應新技術快速發(fā)展的需要，回應創(chuàng)新主體對審查規(guī)則和審查模式的新訴求，提高專利審查質量和審查效率。修改后的《專利審查指南》自2019年11月1日起施行。

《專利審查指南》作為國家知識產權局部門規(guī)章公布，是專利局和專利復審委員會在專利申請的受理、審批、復審和專利權的無效宣告請求審理等各個階段依法行政的依據(jù)和標準，也是有關當事人在上述各個階段應當遵守的規(guī)章。此次《專利審查指南》修改的主要內容包括以下幾個方面：

1、明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間

此次修改在第一部分第一章第5.5.5節(jié)第（3）項第5段中，明確：申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。

 
分案申請是將不屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或實用新型進行分案申請。因為根據(jù)《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或者實用新型。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或者實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢?。這就是所謂的專利申請的單一性。

 
分案申請的遞交時間，申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。上述期限屆滿后，后者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分案申請。也就是說，申請?zhí)幱诜莗ending的狀態(tài)是不允許分案的。

 
允許分案申請的例外規(guī)定，即申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。這樣的規(guī)定是有一定的合理性的，因為在實務中會存在這樣的情形，即分案申請由于屬于新申請，除了保留原申請的申請日，在其他方面都獨立于原申請。所以分案申請在進行實質審查時，可能母案已經授權或者駁回等處于非pending的狀態(tài)，如果分案申請中保護了多項發(fā)明創(chuàng)造，根據(jù)分案申請的遞交時間規(guī)定，這個時候申請人再次提出分案申請的時機已經不存在了。所以，《審查指南》中規(guī)定了規(guī)定了二次分案的例外情形，即因分案申請存在單一性缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的除外。不過這在實務中又出現(xiàn)了二次分案存在可能無限期的問題。在實踐中也的確出現(xiàn)了母案申請授權且超過了20年保護期，二次分案的分案申請才授權的情況。（可參考相關文章，文章名稱：超過20年，專利才授權！英特爾分案策略；作者：北京精金石專利）
 

所以，新版的《審查指南》明確了根據(jù)審查意見提出再次分案申請的遞交時間，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。
 

上面修改主要涉及的是依審查意見被動進行分案的情形，其實在具體的專利申請實務中，有經驗的申請人或代理人會利用分案申請的規(guī)定主動進行分案，例如原權利要求保護的技術方案與市場需求的技術方案有偏差，在此情形下，只要不超出原申請記載的范圍，申請人可以利用分案申請來保護符合市場需求的技術方案；或者原申請在進行實質審查時，審查員認為部分權利要求沒有創(chuàng)新性，申請人為了早日獲得授權，這時可以刪除審查員認為沒有創(chuàng)新性的權利要求，并將刪除的權利要求保護的技術方案提出分案申請，同時，申請人可以利用分案的時機，對權利要求進一步修改等。

此外，《專利審查指南》第一部分第一章第5.1.1節(jié)第（4）項也進行了修改，主要修改內容是針對分案申請?zhí)岢鲈俅畏职干暾埖纳暾埲撕桶l(fā)明人作出了進一步明確規(guī)定。

2、完善專利申請權和專利權轉讓手續(xù)

為確保專利申請權或專利權的轉讓或贈與是當事人真實意思的表達，《專利審查指南》第一部分第一章第6.7.2.2節(jié)第（2）項進行了修改，修改的主要內容有：申請人（或專利權人）因權利的轉讓或者贈與發(fā)生權利轉移提出變更請求的，應當提交雙方簽字或者蓋章的轉讓或者贈與合同。必要時還應當提交主體資格證明。

3、涉及圖形用戶界面的產品外觀設計部分的修改

這部分修改的主要內容是將涉及圖形用戶界面的產品外觀設計中的產品名稱、設計圖片或照片以及簡要說明進行了細致的規(guī)定，不僅使現(xiàn)有審查規(guī)則更具可操作性，而且也使申請人對如何提交相關外觀設計申請有更清晰的理解。具體修改是刪除《專利審查指南》第一部分第三章第4.2節(jié)第4段和第4.3節(jié)第3段第（7）項，并增加第4.4節(jié)內容。

4、完善不授予外觀設計專利的情形

這部分是明確“游戲界面以及與人機交互無關的顯示裝置所顯示的圖案，例如，電子屏幕壁紙、開關機畫面、與人機交互無關的網(wǎng)站網(wǎng)頁的圖文排版，不屬于授予外觀設計專利”。具體請見《專利審查指南》第一部分第三章第7.4節(jié)第（11）項的修改。

5、涉及人類胚胎干細胞部分的修改

具體是在《專利審查指南》第二部分第一章第3.1.2節(jié)第2段之后新增一段，內容如下：“但是，如果發(fā)明創(chuàng)造是利用未經過體內發(fā)育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取干細胞的，則不能以'違反社會公德'為理由拒絕授予專利權?！?br/>

此外在《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1節(jié)也進行了相應修改，主要是刪除《專利審查指南》第二部分第十章第9.1.1.1節(jié)，及增加了一句話：人類胚胎干細胞不屬于處于各個形成和發(fā)育階段的人體。

6、關于發(fā)明專利申請實質審查相關內容的修改

完善評價創(chuàng)造性的相關規(guī)定

具體修改是將《專利審查指南》的第二部分第四章第3.2.2.1節(jié)第（2）項第1段第2句中的“然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”修改為“然后根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題”。同時，在第（2）項第3段最后增加一句話，內容如下：對于功能上彼此相互支持、存在相互作用關系的技術特征，應整體上考慮所述技術特征和它們之間的關系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術效果。

 
《專利審查指南》第二部分第四章規(guī)定了創(chuàng)造性。根據(jù)發(fā)明創(chuàng)造性的概念，發(fā)明的創(chuàng)造性是，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步。如何理解突出的實質性特點（即相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見）和顯著的進步，對這個問題的理解不可避免地會存在主觀性判斷的因素，這也導致創(chuàng)造性審查是專利審查中涉及爭議最多的一個難點。為此，在《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節(jié)中規(guī)定了判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見的三個步驟，即常稱的“三步法”：第一步：確定最接近的現(xiàn)有技術；第二步：確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；第三步：判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
 

本次修改的內容即涉及到“三步法”中的第二步內容。即明確根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題。上述修改強調，在確定發(fā)明實際解決的技術問題時，不應僅僅依據(jù)區(qū)別特征本身固有的功能或作用或者其在對比文件中的作用，而應當根據(jù)區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中所能達到的技術效果來確定。同時也強調了要考慮技術特征之間的聯(lián)系，要整體考慮技術特征之間的關系在要求保護的發(fā)明中所達到的技術效果。
 

該項的修改不僅規(guī)范了審查員審查創(chuàng)造性的思路，而且對申請人而言，這也是答復創(chuàng)造性的一個有力說服點。如果申請人認為審查員認定的技術問題或技術效果有誤，即沒有考慮區(qū)別特征在要求保護的技術方案中的技術效果或者沒有考慮技術特征之間的關系，則可以此為答復點進行爭辯。需要說明的是，為了在審查意見答復中的論述有說服力，申請人在原始申請文件中就要充分描述本發(fā)明要保護的技術方案，尤其是明確描述區(qū)別特征在要求保護的技術方案中的技術效果，以及各個技術特征之間的關系也盡量在原始申請文件中描述清楚。
 

規(guī)范理解發(fā)明的路徑

正確理解發(fā)明是審查員進行創(chuàng)造性評價的前提。《專利審查指南》第二部分第八章第4.2節(jié)規(guī)范了正確理解發(fā)明的路徑，即“審查員在開始實質審查后，首先要仔細閱讀申請文件，并充分了解背景技術整體狀況，力求準確地理解發(fā)明。重點在于了解發(fā)明所要解決的技術問題，理解解決所述技術問題的技術方案和該技術方案所能帶來的技術效果，并且明確該技術方案的全部必要技術特征，特別是其中區(qū)別于背景技術的特征，進而明確發(fā)明相對于背景技術所作出的改進。審查員在閱讀和理解發(fā)明時，可以作必要的記錄，便于進一步審查。”
 

明確公知常識的舉證要求

具體是將《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)第（4）項最后1段修改為：“審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠提供相應的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據(jù)予以證明?！?br/>

7、關于檢索相關內容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第七章第2節(jié)、第5.3節(jié)、第5.4.2節(jié)、第6節(jié)、第8.1節(jié)、第10節(jié)、第12節(jié)。主要修改點：（1）規(guī)范審查用檢索資源包括專利文獻和非專利文獻；（2）檢索范圍擴大，在必要時應當擴展到功能類似或應用類似的技術領域；（3）規(guī)范檢索過程和檢索策略等；（4）規(guī)定檢索的最低限度數(shù)據(jù)庫；（5）規(guī)范檢索記錄信息的內容等。
 

8、關于會晤、電話討論相關內容的修改

具體修改涉及《專利審查指南》第二部分第八章第4.11.1節(jié)、第4.12節(jié)、第4.13節(jié)。主要修改點：（1）會晤的啟動不再要求審查員發(fā)出第一次審查意見通知書，只要實審需要，申請人或審查員都可以要求會晤；（2）會晤和電話討論并列，不再將電話討論等方式僅用于解決個別問題；（3）增加審查員拒絕會晤的情形。

9、關于無效宣告程序相關內容的修改

為提高審查效率，《專利審查指南》第四部分第三章第3.3節(jié)第（5）項中的第4句話“如果是結合對比，存在兩種或者兩種以上結合方式的，應當指明具體結合方式?！毙薷臑椤叭绻墙Y合對比，應當首先將最主要的結合方式進行比較分析。未明確最主要結合方式的，則默認第一組對比文件的結合方式為最主要結合方式?！?br/>

10、關于審查順序相關內容的修改

具體是將《專利審查指南》第五部分第七章中增加了第8節(jié)，主要內容包括：（1）規(guī)定發(fā)明、實用新型、外觀設計專利申請審查順序的一般原則；即：對于三種專利申請，一般應當按照申請?zhí)峤坏南群箜樞騿映醪綄彶?；對于發(fā)明專利申請，一般應當按照提交實質審查請求書并繳納實質審查費的先后順序啟動實質審查；（2）符合優(yōu)先審查情形的，由申請人提出請求，經批準后優(yōu)先審查；但是，同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型又申請發(fā)明的，對于其中的發(fā)明專利申請一般不予優(yōu)先審查；（3）申請人可以對發(fā)明和外觀設計專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求；（4）對于專利局自行啟動實質審查的專利申請，可以優(yōu)先處理。

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作者：韓燕霞 匯業(yè)律師事務所 匯業(yè)法律觀察

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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