關(guān)于并列技術(shù)方案分案超范圍的答復(fù)討論

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作者：闞傳猛 三友知識產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：關(guān)于并列技術(shù)方案分案超范圍的答復(fù)討論

分案申請，是將不屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明分案提出專利的申請。專利法實行一件申請一項發(fā)明的原則，但屬于一個總的發(fā)明構(gòu)思的兩項以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂梢宰鳛橐患暾執(zhí)岢?。?dāng)專利局認(rèn)為專利申請不符合申請單一性的原則時，通常會通知申請人在指定的期限內(nèi)將其申請分案。有時申請人也會主動提出分案請求。申請人主動提出該請求一般限于公告之前。根據(jù)我國《專利審查指南》規(guī)定，申請人最遲應(yīng)當(dāng)在收到國家知識產(chǎn)權(quán)局對原申請作出授予專利權(quán)通知書之日起2個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請。

分案的情況有很多種，常見于為針對具體應(yīng)用場景或產(chǎn)品單獨進(jìn)行分案，或者將原說明書中未寫入權(quán)利要求中的方案進(jìn)行保護(hù)等。無論怎樣，分案均不能超過原申請記載的方案實施范圍。根據(jù)專利法實施細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定，分案申請的內(nèi)容不得超出原申請記載的范圍。否則，審查員應(yīng)當(dāng)要求申請人進(jìn)行修改。如果申請人不修改或者進(jìn)一步修改的內(nèi)容超出原申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，則審查員可以根據(jù)專利法實施細(xì)則第五十三條第（三）項的規(guī)定，以分案申請不符合專利法實施細(xì)則第四十三條第一款規(guī)定或修改不符合專利法第三十三條規(guī)定為理由駁回該分案申請。

在分案申請中有一種情況是并列技術(shù)方案的分案。即，在原申請中的一項權(quán)利要求中包含了多個并列技術(shù)方案，在后續(xù)將其中的一個或多個技術(shù)方案進(jìn)行分案申請。如果是明顯的并列技術(shù)方案，例如，“填充物為A或B或C”，方案的實現(xiàn)與具體多個并行的技術(shù)特征無關(guān)，均可以解決相應(yīng)的技術(shù)問題、帶來相應(yīng)的技術(shù)效果，一般不會存在分案申請超范圍的情況。但有一些分案是否為并列技術(shù)方案，以及是否超范圍是存在一些爭議的。這時需要代理人據(jù)理力爭，最大可能的使審查員認(rèn)同原申請是并列技術(shù)方案，并且分案不超范圍。筆者就以遇到一個分案申請的審查過程為例對此情況進(jìn)行討論分享。

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原案件001中的權(quán)利要求1的格式大致為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為是時，執(zhí)行D1；

判斷結(jié)果為否時，執(zhí)行D2。

分案時分別將判斷結(jié)果為是的情況和判斷結(jié)果為否的情況作為單獨的權(quán)利要求。分案后存在的兩個獨立權(quán)利要求分別為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為是時，執(zhí)行D1。

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為否時，執(zhí)行D2。

該案審查意見認(rèn)為分案超范圍，進(jìn)行答復(fù)后仍然認(rèn)為超范圍并駁回。理由相同，筆者整理審查意見后概括為兩點：

第一、原申請記載了是和否兩種輸出結(jié)果下各自對應(yīng)的執(zhí)行步驟，處理器判斷為是時必然執(zhí)行D1，其必然不會執(zhí)行D2；同理，判斷為否時必然執(zhí)行D2，其必然不會執(zhí)行D1，并且，處理器同一時刻只能輸出一個判斷結(jié)果，不存在判斷結(jié)果既為“是”又為“否”的情況。該技術(shù)方案在前提確定的情況下，只能有一種選擇方式，并不屬于并列技術(shù)方案的情況。

第二、分案后權(quán)利要求只針對其中一種情況進(jìn)行限定，（如判斷結(jié)果為是），而對于判斷結(jié)果的另一種情況（判斷結(jié)果為否）未做任何限定，即分案對未做限定的另一種情況的范圍（判斷結(jié)果為否）是任意情況。而原申請記載的是和否兩種情況下分別對應(yīng)的各自執(zhí)行步驟方案的一個完整方案，而本領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請記載中不能直接、毫無疑問的得出另一種未做限定的情況可以為任意情況。因此，分案超范圍。

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針對該情況，筆者同時試圖查詢類似案件答復(fù)情況。然而暫時并沒有類似本案情況的審查答復(fù)案例。筆者再次研究審查指南并列技術(shù)方案的認(rèn)定，以及出于關(guān)于本申請三要素（解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果）出發(fā)，進(jìn)行復(fù)審答辯。答辯過程中主要闡述了以下幾點：

第一、技術(shù)方案包含解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征即可，無需限定所有可能存在的情況。

針對駁回決定中認(rèn)為，分案只限定了判斷結(jié)果為否的情況的技術(shù)方案，沒有限定判斷結(jié)果為是的情況時如何處理，基于此認(rèn)為分案包括了判斷結(jié)果為是時的任意情況。對此筆者進(jìn)行了申辯說明，每個方案解決的技術(shù)問題都為了提高資源交換的安全性，在“是”的情況下執(zhí)行D1可以解決技術(shù)問題、提高安全性；在“否”的情況下可以解決同一個技術(shù)問題，也同樣提高了安全性。本領(lǐng)域技術(shù)人員實施判斷結(jié)果為否的技術(shù)方案已經(jīng)解決了技術(shù)問題，無論判斷結(jié)果為否時如何處理，均不影響判斷結(jié)果為是時實施方案的技術(shù)效果，沒有理由和動機主動獲取判斷結(jié)果為是對應(yīng)的任意情況的執(zhí)行方案。因此，為了解決某一技術(shù)問題，包含某個技術(shù)特征在一種情況下的一套完整的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)從整體上可以解決技術(shù)問題，并有相應(yīng)的技術(shù)效果即可，并不需要窮盡某個技術(shù)特征在所有情況下的所有可能實施的方案。

第二、分案的兩個權(quán)項是不存在上下位關(guān)系的解決相同技術(shù)問題的并列技術(shù)方案。

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《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)規(guī)定如下：

在得到說明書支持的情況下，允許權(quán)利要求對發(fā)明或者實用新型作概括性的限定。通常，概括的方式有以下兩種：

(1)……

(2)用并列選擇法概括，即用“或者”或“和”并列幾個必?fù)衿湟坏木唧w特征。例如，“特征Ａ、Ｂ、Ｃ或者Ｄ”；又如，“由Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ組成的物質(zhì)組中選擇的一種物質(zhì)”等。

首先，權(quán)利要求中允許并列選擇的撰寫方式，以此推之，也并沒有限定說明書中不允許并列選擇的撰寫方式。根據(jù)《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)對于并列選擇法概括的解釋，采用并列選擇法概括時，需要滿足以下條件：采用并列選擇法概括時，被并列選擇概括的具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是等效的，不得將上位概括的內(nèi)容，用“或者”與其下位概念并列。另外，被并列選擇概括的概念，應(yīng)含義清楚。在本技術(shù)方案中，處理器無論是在判斷結(jié)果為是還是判斷結(jié)果為否的情況下進(jìn)行的數(shù)據(jù)處理，分別解決了在判斷情況為是和判斷情況為否時存在的資源交互安全問題，是兩個不同的各自完整的技術(shù)方案，不具有上下位的關(guān)系，具體的內(nèi)容是等效的，并且上述兩個步驟含義清楚，因此，原申請中包含兩種判斷結(jié)果的不同執(zhí)行方案均解決相同的技術(shù)問題，方案內(nèi)容符合《審查指南》中的相關(guān)規(guī)定，是屬于并列技術(shù)方案。從原申請并列技術(shù)方案中拆分出來的分案并不會超出原申請的方案范圍。

經(jīng)過上述復(fù)審答復(fù)后，最終專利復(fù)審委員會撤銷了駁回決定，認(rèn)定分案不超范圍。撤銷駁回的理由基本與筆者陳述的理由相似。

經(jīng)過此案至少可以看出，撰寫并列技術(shù)方案時仍然要考慮后續(xù)是否分案，避免原申請權(quán)利要求的撰寫語言描述對后續(xù)分案造成了限制，給后續(xù)分案答復(fù)帶來困難。關(guān)于是否為并列技術(shù)方案、是否超范圍，筆者認(rèn)為萬變不離其宗，緊緊抓住和吃透專利法（包括細(xì)則）以及審查原則，即使新出現(xiàn)的問題也會有解決的思考方向。

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作者：闞傳猛 三友知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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