關(guān)于并列技術(shù)方案分案超范圍的答復(fù)討論

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作者：闞傳猛 三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)

原標(biāo)題：關(guān)于并列技術(shù)方案分案超范圍的答復(fù)討論

分案申請(qǐng)，是將不屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明分案提出專利的申請(qǐng)。專利法實(shí)行一件申請(qǐng)一項(xiàng)發(fā)明的原則，但屬于一個(gè)總的發(fā)明構(gòu)思的兩項(xiàng)以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦涂梢宰鳛橐患暾?qǐng)?zhí)岢觥．?dāng)專利局認(rèn)為專利申請(qǐng)不符合申請(qǐng)單一性的原則時(shí)，通常會(huì)通知申請(qǐng)人在指定的期限內(nèi)將其申請(qǐng)分案。有時(shí)申請(qǐng)人也會(huì)主動(dòng)提出分案請(qǐng)求。申請(qǐng)人主動(dòng)提出該請(qǐng)求一般限于公告之前。根據(jù)我國(guó)《專利審查指南》規(guī)定，申請(qǐng)人最遲應(yīng)當(dāng)在收到國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起2個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請(qǐng)。

分案的情況有很多種，常見于為針對(duì)具體應(yīng)用場(chǎng)景或產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行分案，或者將原說(shuō)明書中未寫入權(quán)利要求中的方案進(jìn)行保護(hù)等。無(wú)論怎樣，分案均不能超過(guò)原申請(qǐng)記載的方案實(shí)施范圍。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款的規(guī)定，分案申請(qǐng)的內(nèi)容不得超出原申請(qǐng)記載的范圍。否則，審查員應(yīng)當(dāng)要求申請(qǐng)人進(jìn)行修改。如果申請(qǐng)人不修改或者進(jìn)一步修改的內(nèi)容超出原申請(qǐng)說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范圍，則審查員可以根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十三條第（三）項(xiàng)的規(guī)定，以分案申請(qǐng)不符合專利法實(shí)施細(xì)則第四十三條第一款規(guī)定或修改不符合專利法第三十三條規(guī)定為理由駁回該分案申請(qǐng)。

在分案申請(qǐng)中有一種情況是并列技術(shù)方案的分案。即，在原申請(qǐng)中的一項(xiàng)權(quán)利要求中包含了多個(gè)并列技術(shù)方案，在后續(xù)將其中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)方案進(jìn)行分案申請(qǐng)。如果是明顯的并列技術(shù)方案，例如，“填充物為A或B或C”，方案的實(shí)現(xiàn)與具體多個(gè)并行的技術(shù)特征無(wú)關(guān)，均可以解決相應(yīng)的技術(shù)問題、帶來(lái)相應(yīng)的技術(shù)效果，一般不會(huì)存在分案申請(qǐng)超范圍的情況。但有一些分案是否為并列技術(shù)方案，以及是否超范圍是存在一些爭(zhēng)議的。這時(shí)需要代理人據(jù)理力爭(zhēng)，最大可能的使審查員認(rèn)同原申請(qǐng)是并列技術(shù)方案，并且分案不超范圍。筆者就以遇到一個(gè)分案申請(qǐng)的審查過(guò)程為例對(duì)此情況進(jìn)行討論分享。

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原案件001中的權(quán)利要求1的格式大致為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為是時(shí)，執(zhí)行D1；

判斷結(jié)果為否時(shí)，執(zhí)行D2。

分案時(shí)分別將判斷結(jié)果為是的情況和判斷結(jié)果為否的情況作為單獨(dú)的權(quán)利要求。分案后存在的兩個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求分別為：

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為是時(shí)，執(zhí)行D1。

一種XX方法，其特征在于，包括：

技術(shù)特征A；

技術(shù)特征B；

判斷條件C；

判斷結(jié)果為否時(shí)，執(zhí)行D2。

該案審查意見認(rèn)為分案超范圍，進(jìn)行答復(fù)后仍然認(rèn)為超范圍并駁回。理由相同，筆者整理審查意見后概括為兩點(diǎn)：

第一、原申請(qǐng)記載了是和否兩種輸出結(jié)果下各自對(duì)應(yīng)的執(zhí)行步驟，處理器判斷為是時(shí)必然執(zhí)行D1，其必然不會(huì)執(zhí)行D2；同理，判斷為否時(shí)必然執(zhí)行D2，其必然不會(huì)執(zhí)行D1，并且，處理器同一時(shí)刻只能輸出一個(gè)判斷結(jié)果，不存在判斷結(jié)果既為“是”又為“否”的情況。該技術(shù)方案在前提確定的情況下，只能有一種選擇方式，并不屬于并列技術(shù)方案的情況。

第二、分案后權(quán)利要求只針對(duì)其中一種情況進(jìn)行限定，（如判斷結(jié)果為是），而對(duì)于判斷結(jié)果的另一種情況（判斷結(jié)果為否）未做任何限定，即分案對(duì)未做限定的另一種情況的范圍（判斷結(jié)果為否）是任意情況。而原申請(qǐng)記載的是和否兩種情況下分別對(duì)應(yīng)的各自執(zhí)行步驟方案的一個(gè)完整方案，而本領(lǐng)域技術(shù)人員從原申請(qǐng)記載中不能直接、毫無(wú)疑問的得出另一種未做限定的情況可以為任意情況。因此，分案超范圍。

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針對(duì)該情況，筆者同時(shí)試圖查詢類似案件答復(fù)情況。然而暫時(shí)并沒有類似本案情況的審查答復(fù)案例。筆者再次研究審查指南并列技術(shù)方案的認(rèn)定，以及出于關(guān)于本申請(qǐng)三要素（解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案、技術(shù)效果）出發(fā)，進(jìn)行復(fù)審答辯。答辯過(guò)程中主要闡述了以下幾點(diǎn)：

第一、技術(shù)方案包含解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征即可，無(wú)需限定所有可能存在的情況。

針對(duì)駁回決定中認(rèn)為，分案只限定了判斷結(jié)果為否的情況的技術(shù)方案，沒有限定判斷結(jié)果為是的情況時(shí)如何處理，基于此認(rèn)為分案包括了判斷結(jié)果為是時(shí)的任意情況。對(duì)此筆者進(jìn)行了申辯說(shuō)明，每個(gè)方案解決的技術(shù)問題都為了提高資源交換的安全性，在“是”的情況下執(zhí)行D1可以解決技術(shù)問題、提高安全性；在“否”的情況下可以解決同一個(gè)技術(shù)問題，也同樣提高了安全性。本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)施判斷結(jié)果為否的技術(shù)方案已經(jīng)解決了技術(shù)問題，無(wú)論判斷結(jié)果為否時(shí)如何處理，均不影響判斷結(jié)果為是時(shí)實(shí)施方案的技術(shù)效果，沒有理由和動(dòng)機(jī)主動(dòng)獲取判斷結(jié)果為是對(duì)應(yīng)的任意情況的執(zhí)行方案。因此，為了解決某一技術(shù)問題，包含某個(gè)技術(shù)特征在一種情況下的一套完整的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)從整體上可以解決技術(shù)問題，并有相應(yīng)的技術(shù)效果即可，并不需要窮盡某個(gè)技術(shù)特征在所有情況下的所有可能實(shí)施的方案。

第二、分案的兩個(gè)權(quán)項(xiàng)是不存在上下位關(guān)系的解決相同技術(shù)問題的并列技術(shù)方案。

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《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)規(guī)定如下：

在得到說(shuō)明書支持的情況下，允許權(quán)利要求對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型作概括性的限定。通常，概括的方式有以下兩種：

(1)……

(2)用并列選擇法概括，即用“或者”或“和”并列幾個(gè)必?fù)衿湟坏木唧w特征。例如，“特征Ａ、Ｂ、Ｃ或者Ｄ”；又如，“由Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ組成的物質(zhì)組中選擇的一種物質(zhì)”等。

首先，權(quán)利要求中允許并列選擇的撰寫方式，以此推之，也并沒有限定說(shuō)明書中不允許并列選擇的撰寫方式。根據(jù)《審查指南》第二部分第二章第3.3節(jié)對(duì)于并列選擇法概括的解釋，采用并列選擇法概括時(shí)，需要滿足以下條件：采用并列選擇法概括時(shí)，被并列選擇概括的具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)是等效的，不得將上位概括的內(nèi)容，用“或者”與其下位概念并列。另外，被并列選擇概括的概念，應(yīng)含義清楚。在本技術(shù)方案中，處理器無(wú)論是在判斷結(jié)果為是還是判斷結(jié)果為否的情況下進(jìn)行的數(shù)據(jù)處理，分別解決了在判斷情況為是和判斷情況為否時(shí)存在的資源交互安全問題，是兩個(gè)不同的各自完整的技術(shù)方案，不具有上下位的關(guān)系，具體的內(nèi)容是等效的，并且上述兩個(gè)步驟含義清楚，因此，原申請(qǐng)中包含兩種判斷結(jié)果的不同執(zhí)行方案均解決相同的技術(shù)問題，方案內(nèi)容符合《審查指南》中的相關(guān)規(guī)定，是屬于并列技術(shù)方案。從原申請(qǐng)并列技術(shù)方案中拆分出來(lái)的分案并不會(huì)超出原申請(qǐng)的方案范圍。

經(jīng)過(guò)上述復(fù)審答復(fù)后，最終專利復(fù)審委員會(huì)撤銷了駁回決定，認(rèn)定分案不超范圍。撤銷駁回的理由基本與筆者陳述的理由相似。

經(jīng)過(guò)此案至少可以看出，撰寫并列技術(shù)方案時(shí)仍然要考慮后續(xù)是否分案，避免原申請(qǐng)權(quán)利要求的撰寫語(yǔ)言描述對(duì)后續(xù)分案造成了限制，給后續(xù)分案答復(fù)帶來(lái)困難。關(guān)于是否為并列技術(shù)方案、是否超范圍，筆者認(rèn)為萬(wàn)變不離其宗，緊緊抓住和吃透專利法（包括細(xì)則）以及審查原則，即使新出現(xiàn)的問題也會(huì)有解決的思考方向。

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作者：闞傳猛 三友知識(shí)產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily王穎          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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