「指定歐洲專利局作為PCT國際檢索單位試點(diǎn)項(xiàng)目」的優(yōu)缺點(diǎn)和４個注意事項(xiàng)

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張文超 多小倩 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

原標(biāo)題：「指定歐洲專利局作為PCT國際檢索單位試點(diǎn)項(xiàng)目」的優(yōu)缺點(diǎn)和４個注意事項(xiàng)

中歐兩局將于2020年12月1日啟動為期兩年的試點(diǎn)項(xiàng)目，中國申請人向國家知識產(chǎn)權(quán)局作為主管受理局提交的PCT申請可選擇歐洲專利局作為國際檢索局。本文主要從該項(xiàng)目的優(yōu)缺點(diǎn)和主要注意事項(xiàng)等方面進(jìn)行簡要討論。

根據(jù)2020年10月20日發(fā)布的聯(lián)合公報，中歐兩局將于2020年12月1日啟動為期兩年的試點(diǎn)項(xiàng)目，中國申請人向國家知識產(chǎn)權(quán)局（后續(xù)簡稱“國知局”）作為主管受理局提交的PCT申請可選擇歐洲專利局（后續(xù)簡稱“歐專局”）作為國際檢索局，該舉措利于加強(qiáng)歐洲與中國在《專利合作條約》方面的雙邊合作關(guān)系。

國知局官網(wǎng)上公開了該試點(diǎn)項(xiàng)目的申請人指南，對于中國申請人實(shí)施該項(xiàng)目提供了依據(jù)，下面主要從該項(xiàng)目的優(yōu)缺點(diǎn)和主要注意事項(xiàng)等方面進(jìn)行簡要討論。

一、實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)點(diǎn)

1、有利于加快整個授權(quán)程序

首先，從制定國際檢索報告（ISR）及書面意見的時間來看，對于要求優(yōu)先權(quán)的PCT申請，如果選擇國知局作為國際檢索局，完成國際檢索報告及書面意見的期限應(yīng)在優(yōu)先權(quán)日起9個月，或者自國際檢索單位收到檢索副本之日起3個月，以后到期的為準(zhǔn)；而如果選擇歐專局作為國際檢索局，則歐專局通常在收到檢索副本后3個月內(nèi)發(fā)出國際檢索報告和書面意見。因此，對于從優(yōu)先權(quán)日起較早遞交的PCT申請，選擇歐專局作為國際檢索局可更早地收到國際檢索報告和書面意見。

需要注意的是，如果選擇國知局作為受理局，在直接向歐專局支付檢索費(fèi)之前，國際檢索不會啟動，因?yàn)橹Ц秶H檢索費(fèi)是將國際申請（檢索副本）傳送給歐專局的要求。

其次，若選擇歐專局作為國際檢索局，由于歐專局在國際檢索階段和后續(xù)處理歐洲專利時檢索的判斷標(biāo)準(zhǔn)較為一致，就可免除在進(jìn)入歐洲國家階段時進(jìn)行補(bǔ)充歐洲檢索（EESR），可為申請人在該階段節(jié)省最多12個月的時間，且申請人在進(jìn)入歐洲時也無需再繳納檢索費(fèi)，同時也能為申請人考慮是否進(jìn)入歐洲階段和具體進(jìn)入的國家提供更有意義的參考價值。

再次，若選擇歐專局作為國際檢索局，則還可以繼續(xù)選擇歐專局作為國際初審單位（IPEA），并最晚在自優(yōu)先權(quán)日起22個月內(nèi)提出初審請求。國際初審這一可選的環(huán)節(jié)使申請人有機(jī)會對作為國際檢索局的歐專局的任何評述作出回應(yīng)，或者克服申請文件中的一些問題，以減少在進(jìn)入國家或地區(qū)時收到審查意見的次數(shù)。

在此基礎(chǔ)上，申請人還可以通過以下手段加快歐洲審查進(jìn)程：1）對于遠(yuǎn)在31個月屆滿期限前就進(jìn)入的歐洲申請歐專局不會啟動審查程序，申請人可根據(jù)PCT第23（2）條或第40（2）條在進(jìn)入時提出提前處理請求（Request of Early Processing），請求EPO提前處理；2）申請人還可選擇放棄依據(jù)EPC Rule 161和162進(jìn)行主動修改的機(jī)會，可將歐洲國家階段的過程再縮短6個月；除此之外，還可同時采用其它加速程序等等。

而且，在歐洲國家階段的專利能夠快速獲得授權(quán)的基礎(chǔ)上，對于通過PCT進(jìn)入其它國家的專利，申請人也可根據(jù)PCT專利的高速路計劃，使用歐專局對于PCT作出的任何工作成果，在澳大利亞、加拿大、中國、哥倫比亞、以色列、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、菲律賓、俄羅斯聯(lián)邦、新加坡、美國、歐亞專利局和秘魯提出加速申請，以利用歐專局的檢索結(jié)果加快各同族專利的審查進(jìn)程。

2、有利于節(jié)約專利申請整體費(fèi)用

對于檢索后授權(quán)前景較為樂觀的申請，若申請人預(yù)計進(jìn)入歐洲國家階段，如果選擇國知局作為國際檢索局，則需要在國際階段繳納檢索費(fèi)（2100元）的基礎(chǔ)上進(jìn)一步繳納EESR檢索費(fèi)（1350歐元），共計12768元。如果選擇歐專局作為國際檢索局，則省去了后續(xù)的EESR檢索費(fèi)，但由于歐專局的國際檢索費(fèi)用（1775歐元，約14025元）較高，選擇歐專局作為國際檢索局在節(jié)省檢索費(fèi)用方面并無特殊優(yōu)勢。

但是，通過第1部分的分析可知選擇歐專局作為國際檢索局在加快進(jìn)入歐洲國家階段的申請有較明顯的優(yōu)勢，而歐洲專利在授權(quán)之前，從申請日的第三年開始要繳納“維持費(fèi)”，來維持該專利申請的審批狀態(tài)，該“維持費(fèi)”從470歐元開始每年遞增，且此處提到的申請日為PCT的國際申請日。另外，如果歐專局出具了國際初審報告，則可享受減免75%進(jìn)入歐洲階段的審查費(fèi)?；诖朔N考慮，選擇歐專局作為國際檢索局在歐洲專利的整個授權(quán)過程中仍然具有節(jié)約費(fèi)用的優(yōu)勢。

二、實(shí)施該項(xiàng)目可能存在的缺點(diǎn)

1、針對PCT進(jìn)入中國國家階段的申請

按照《專利收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定：“（1）由中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作為受理局受理的PCT 申請在進(jìn)入國家階段時免繳申請費(fèi)及申請附加費(fèi)；（2）提出實(shí)質(zhì)審查請求時，減繳50%的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。由中國國家知識產(chǎn)權(quán)局作出國際檢索報告或?qū)＠試H初步報告的PCT 申請，在進(jìn)入國家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請求時，免繳實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。（3）由歐洲專利局、日本特許廳、瑞典專利局三個國際檢索單位作出國際檢索報告的PCT 申請，在進(jìn)入國家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請求時，減繳20%的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)?！?br/>

可見，如果由國知局受理且作為國際檢索局，則在在進(jìn)入中國國家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請求時，可免繳實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。如果由國知局受理且由歐專局作出國際檢索報告，在進(jìn)入中國國家階段并提出實(shí)質(zhì)審查請求時，按照上述規(guī)定可以按照（1）或（3）執(zhí)行，但目前的請求書中只能選擇減繳20%的選項(xiàng)。因此，若按照現(xiàn)行規(guī)定，在選擇歐專局作為國際檢索局時，PCT申請進(jìn)入中國國家階段仍需繳納一定的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)。

2、針對檢索后授權(quán)前景不樂觀的申請

若申請人選擇歐專局作為國際檢索局，則需要以英文文本遞交受理局，且需要繳納檢索費(fèi)1775歐元；若申請人選擇國知局作為國際檢索局，則可先以中文文本遞交受理局，需要繳納的檢索費(fèi)為2100元。

在實(shí)踐中，如果在國際階段經(jīng)過國知局檢索后認(rèn)為授權(quán)前景不樂觀，則申請人可能放棄后續(xù)進(jìn)入歐洲國家階段，對于這種情況，與國知局作為國際檢索局相比就需要多花費(fèi)較為昂貴的檢索費(fèi)，而且前期申請人也多花費(fèi)了翻譯費(fèi)用。

三、實(shí)施該項(xiàng)目的注意事項(xiàng)

1、語言：只有PCT申請的語言為英文時，才能選擇歐專局作為國際檢索單位

2、遞交形式：向國知局提交并選擇歐專局作為國際檢索單位的PCT申請，必須為電子申請，即必須經(jīng)由CEPCT離線客戶端或CEPCT電子申請網(wǎng)進(jìn)行提交。

3、選擇時機(jī)：試點(diǎn)期間對歐專局作為國際檢索單位的選定僅能在提交新申請時選擇，后續(xù)也不接受國際檢索單位的變更；而且，如果在提交申請時選擇歐專局作為國際檢索局，后續(xù)只能選擇歐專局作為國際初審單位。

4、繳費(fèi)形式：在試點(diǎn)項(xiàng)目的過渡期內(nèi)，申請人將以歐元直接向歐專局繳納國際檢索費(fèi)。

綜上，對歐專局作為國際檢索局的優(yōu)缺點(diǎn)和需要注意的方面進(jìn)行了簡要討論，在具體實(shí)踐中，申請人可根據(jù)實(shí)際情況從加快整個授權(quán)程序、費(fèi)用和目標(biāo)進(jìn)入國家等方面綜合考慮來選擇國際檢索局。

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：張文超 多小倩 中國貿(mào)促會專利商標(biāo)事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：「指定歐洲專利局作為PCT國際檢索單位試點(diǎn)項(xiàng)目」的優(yōu)缺點(diǎn)和４個注意事項(xiàng)（擊標(biāo)題查看原文）

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