以專利法“非生產(chǎn)經(jīng)營目的”提出免責(zé)抗辯涉及兩個有爭議的問題:一是提出該抗辯的主體,二是非生產(chǎn)經(jīng)營目的的含義。對此,尚缺乏立法規(guī)定和權(quán)威的學(xué)理解釋。作者認(rèn)為,回歸專利法的本旨是解決該問題的關(guān)鍵所在,單位主張非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯,應(yīng)僅限于純粹為公共服務(wù)、公益事業(yè)和慈善事業(yè)等,且不能從中直接或間接獲得任何經(jīng)濟(jì)利益。
我國專利法第十一條從主觀目的和客觀行為兩個方面,劃定各項專利權(quán)控制的行為邊界,越界行為即構(gòu)成專利侵權(quán)行為。其中,以“生產(chǎn)經(jīng)營為目的”是行為構(gòu)成侵犯專利權(quán)的主觀條件,換句話說,如果“非以生產(chǎn)經(jīng)營目的”實施受專利權(quán)控制的行為,并不屬于侵犯專利權(quán)的行為。
在司法實踐中,有被告會根據(jù)該條的規(guī)定提出不侵權(quán)抗辯。比如,在筆者審理的一起專利侵權(quán)案件中,原告為排水裝置的發(fā)明專利權(quán)人,被告一為深圳的一家事業(yè)單位法人。在被告一招投標(biāo)的某海濱盤山路的防滑坡工程中,被告二中標(biāo),被告二作為包工包料的施工單位,未經(jīng)許可,使用了原告的專利產(chǎn)品,原告要求兩被告承擔(dān)共同侵犯專利權(quán)的法律責(zé)任。被告一辯稱,涉案工程為“廣東省綠道網(wǎng)”的組成部分,是深圳市重點民生工程,其并非以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,請求依據(jù)專利法第十一條駁回原告的訴請。
針對該案有不同處理意見。有觀點認(rèn)為,只有自然人才能主張非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯,被告一作為事業(yè)單位法人,其無權(quán)主張該抗辯事由。而相反觀點認(rèn)為,專利法第十一條并未排除單位適用該法條,被告一作為事業(yè)單位法人,符合非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯的主體條件。
由上可知,以專利法非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯涉及兩個有爭議的問題:一是提出該抗辯的主體問題,亦即自然人有權(quán)提出非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯,大家已形成共識,但自然人以外的單位能否成為非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯的主體,還存在較大爭議;二是非生產(chǎn)經(jīng)營目的的含義是什么,亦存在較大爭議。由于我國立法一直未確立立法理由書制度,故關(guān)于何為非生產(chǎn)經(jīng)營目的以及適用的主體問題,缺乏立法權(quán)威性解釋。
從比較法看,《歐共體專利公約》第27條、《英國專利法》第60條第5款、《法國知識產(chǎn)權(quán)法》第L.613-5條、《德國專利法》第11條均規(guī)定,未經(jīng)專利權(quán)人許可而實施受專利權(quán)控制的行為,如該行為不被認(rèn)定為專利侵權(quán)行為,其必須要同時滿足兩方面的條件:一是以私人方式進(jìn)行,二是非商業(yè)目的。比如,某人為了提供家庭使用而雇傭木匠制造相框(專利產(chǎn)品),則受雇者制造該相框的行為構(gòu)成專利侵權(quán)行為,因為其制造相框是為了營利的商業(yè)目的,而對于雇傭者而言,其委托制作相框是為了家庭使用,符合“私人方式”和“非商業(yè)目的”的條件,故其行為不構(gòu)成專利侵權(quán)。
如果以我國專利法第十一條的規(guī)定與西方國家的上述規(guī)定進(jìn)行比較就會發(fā)現(xiàn),我國專利法在對待非生產(chǎn)經(jīng)營目的適用的主體方面,強(qiáng)調(diào)“任何單位和個人”,這與西方國家的立法態(tài)度所強(qiáng)調(diào)的“私人方式”明顯不同。筆者認(rèn)為,在解釋專利法第十一條適用的主體方面,應(yīng)看到該條所規(guī)定的任何單位和個人,與西方國家所規(guī)定的私人方式存在著不同,一味用西方國家的私人方式之規(guī)定來解釋我國專利法第十一條適用的主體,是對第十一條所明確規(guī)定的任何單位和個人適用主體的漠視,該比較法解釋論不足采信。 關(guān)于專利法第十一所規(guī)定的非生產(chǎn)經(jīng)營目的的含義,我國學(xué)者的學(xué)理解釋非常少,已有的論述也多從西方國家的規(guī)定來解釋我國的制度。在司法實踐中,人們對非生產(chǎn)經(jīng)營目的理解比較混亂。為統(tǒng)一裁判觀點,最高人民法院擬通過司法解釋的方式、北京市高級人民法院以制定本地區(qū)指導(dǎo)意見的方式,來對非生產(chǎn)經(jīng)營目的進(jìn)行解釋。
最高人民法院在專利法司法解釋草擬的過程中,有人提出如下觀點:專利法第十一條、第七十條所稱為生產(chǎn)經(jīng)營目的,是指為工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或者商業(yè)經(jīng)營等目的,不限于以營利為目的,也不限于發(fā)明創(chuàng)造的實施與行為人的主營目的有直接關(guān)系。但不包括以個人使用為目的。從該觀點可以解讀出如下內(nèi)容:一是非生產(chǎn)經(jīng)營目的的行為排除了工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行為、商業(yè)經(jīng)營行為;二是在判定生產(chǎn)經(jīng)營目的時,不能僅以營利為目的去解釋,那些超出以營利為目的的行為仍有可能被認(rèn)定為生產(chǎn)經(jīng)營目的;三是在判斷生產(chǎn)經(jīng)營目的時,也不限于發(fā)明創(chuàng)造的實施與行為人的主營目的有直接關(guān)系,如某軟件企業(yè)為提高自己員工的福利待遇實施專利的行為,盡管該行為可能與企業(yè)的主營目的無直接關(guān)系,但由于該行為對企業(yè)的營利起到實際上的促進(jìn)作用,因此,該實施專利的行為仍應(yīng)被認(rèn)定為生產(chǎn)經(jīng)營目的;四是個人使用行為屬于非生產(chǎn)經(jīng)營目的的行為。應(yīng)當(dāng)說,該觀點進(jìn)一步細(xì)化對專利法第十一條非生產(chǎn)經(jīng)營目的的理解,但還有不足:首先,其似乎認(rèn)為,適用第十一條非生產(chǎn)經(jīng)營目的抗辯的主體只能為個人,不包括單位,這顯然與專利法第十一條所規(guī)定的任何單位和個人之適用主體相違背;其次,如果某單位實施專利的目的純粹是為公益目的,如用于地震救災(zāi),此時,單位能否主張非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯?該觀點沒回應(yīng)該問題,而該問題正是司法實踐中爭議最大的問題。
北京市高級人民法院制定的《專利侵權(quán)判定指南》“不侵權(quán)抗辯”第一百一十八條規(guī)定:“任何單位或個人非生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、進(jìn)口專利產(chǎn)品的,不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?!睆脑撘?guī)定可以解讀出:非生產(chǎn)經(jīng)營目的抗辯適用的主體包括單位和個人;非生產(chǎn)經(jīng)營目的抗辯適用制造、使用、進(jìn)口專利產(chǎn)品的行為,不適用銷售和許諾銷售行為。
筆者認(rèn)為,自然人非生產(chǎn)經(jīng)營目的比較容易識別,而單位非生產(chǎn)經(jīng)營目的則比較難把握,回歸專利法的本旨是解決該問題的關(guān)鍵所在。專利法的宗旨是專利保護(hù)既要有助于技術(shù)創(chuàng)新與傳播,又要使專利技術(shù)的創(chuàng)造者與使用者相互受益并以增進(jìn)社會福利的方式,實現(xiàn)各方權(quán)利與義務(wù)的平衡。因此,為促進(jìn)社會公益事業(yè)并避免不合理地限制專利權(quán)人的利益,單位主張非生產(chǎn)經(jīng)營目的免責(zé)抗辯,應(yīng)被限定在非常小的范圍內(nèi),即未經(jīng)許可制造、使用、進(jìn)口他人的專利產(chǎn)品(包括專利方法),應(yīng)僅限于純粹為公共服務(wù)、公益事業(yè)和慈善事業(yè)等,且不能從中直接或間接獲得任何經(jīng)濟(jì)利益。
就本文所舉案例而言,筆者認(rèn)為,被告一是事業(yè)單位法人,其對外招標(biāo)的工程是“廣東省綠道網(wǎng)”的組成部分,為深圳市重點民生工程,被告一對該工程只有投入,并不會從中直接或間接獲得任何經(jīng)濟(jì)利益,故即使認(rèn)定其構(gòu)成對涉案專利產(chǎn)品的使用,其也是出于非生產(chǎn)經(jīng)營目的,應(yīng)被免除承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。被告二使用涉案專利產(chǎn)品的目的是為了營利,故其應(yīng)承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。
上述對專利法第十一條非生產(chǎn)經(jīng)營目的的解釋,與專利法第四十九條規(guī)定的強(qiáng)制許可制度和第六十九條第(四)項不視為侵犯專利權(quán)的規(guī)定,能夠在專利法體系解釋上相互融合,并不產(chǎn)生矛盾。第四十九條規(guī)定的強(qiáng)制許可,涵蓋制造、銷售、使用等各種實施專利的行為,專利被許可人應(yīng)當(dāng)是國務(wù)院有關(guān)主管部門或其指定的生產(chǎn)企業(yè),所涉及的專利產(chǎn)品由國家按規(guī)定統(tǒng)一調(diào)配,以解決國家出現(xiàn)的緊急狀態(tài)或非常情況,或為了保護(hù)社會公共利益。第六十九條第(四)項規(guī)定“專為科學(xué)研究和實驗而使用有關(guān)專利的”不視為侵犯專利權(quán),該行為之所以不視為侵犯專利權(quán),并非出于該行為不是為了生產(chǎn)經(jīng)營目的的緣故,而是因為該行為是針對獲得專利技術(shù)本身進(jìn)行科學(xué)研究和實驗,從而判斷專利技術(shù)是否可行或確定實施專利技術(shù)的最佳方案等。上述兩項制度與第十一條是完全不同的制度,各自調(diào)整不同的對象范圍。
作者:祝建軍 廣東省深圳市中級人民法院 來源: 人民法院報 整理:iprdaily ?周海峰 網(wǎng)站:http://m.globalwellnesspartner.com/
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