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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所
原標(biāo)題:專利使用環(huán)境特征,深挖那些找不到的規(guī)則(二)
涉及使用環(huán)境特征的產(chǎn)品權(quán)利要求,如果想要獲得授權(quán)或維持有效,要求該產(chǎn)品本身要有“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”,該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。
同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”,該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。
一、前文回顧
在《專利使用環(huán)境特征,深挖那些找不到的規(guī)則(一)》一文中筆者梳理了使用環(huán)境特征在侵權(quán)判斷時(shí)的規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三,如下:
【規(guī)則一】:被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征,而不以被訴侵權(quán)技術(shù)方案實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。
【規(guī)則二】:專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征,有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的,則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
【規(guī)則三】:被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍。
根據(jù)規(guī)則一、規(guī)則二和規(guī)則三,筆者構(gòu)造了使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)時(shí)的規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C,如下:
【規(guī)則A】:引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于產(chǎn)品權(quán)利要求記載的使用環(huán)境的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)具備了權(quán)利要求記載的使用環(huán)境特征,而不以引證現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際使用該環(huán)境特征為前提。
【規(guī)則B】:專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征,有證據(jù)證明引證現(xiàn)有技術(shù)可以適用于其他使用環(huán)境的,則引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利文件的保護(hù)范圍。
【規(guī)則C】:引證現(xiàn)有技術(shù)不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定引證現(xiàn)有技術(shù)破壞專利權(quán)的保護(hù)范圍。
并且,由規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C推導(dǎo)出一個(gè)結(jié)論:
當(dāng)引證現(xiàn)有技術(shù)(如在先產(chǎn)品)公開了在后專利文件中的產(chǎn)品時(shí),無論在后專利文件的產(chǎn)品權(quán)利要求限定了何種使用環(huán)境特征,該產(chǎn)品權(quán)利要求都無法獲得授權(quán)。
本文筆者將繼續(xù)構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)時(shí)的規(guī)則D。
二、從《陌上?!氛f起
首先這樣假設(shè):
假設(shè)《陌上?!肥窃诤笊暾?qǐng),羅敷是《陌上?!分猩婕暗摹爱a(chǎn)品”。
假設(shè)《陌上?!氛婷鑼懥_敷的內(nèi)容只有“兩道眉毛,一對(duì)眼睛”。
假設(shè)《陌上桑》側(cè)面描寫羅敷的“行者見羅敷,下?lián)埙陧殹I倌暌娏_敷……”這些內(nèi)容是“使用環(huán)境特征”。
在上述假設(shè)下,規(guī)則A、規(guī)則B和規(guī)則C所涉及的情況可以比喻為:
羅敷在《陌上?!分耙呀?jīng)“公開”,例如“公開”在女人堆里,不曾見過行者等人,但羅敷已然是“現(xiàn)有技術(shù)”。此時(shí),無法通過《陌上?!分械膫?cè)面描寫,再次給羅敷以專利保護(hù)。
而即將構(gòu)造的規(guī)則D所涉及的情況可以比喻為:
有一個(gè)姑娘出現(xiàn)在《陌上?!分?,也符合《陌上桑》中 的正面描寫,但是這個(gè)姑娘不符合《陌上?!分械膫?cè)面描寫,即:《陌上?!返膫?cè)面描寫限定出羅敷不同于這個(gè)姑娘,限定出羅敷是首次出現(xiàn)的。此時(shí),可以通過《陌上?!分械膫?cè)面描寫,給羅敷以專利保護(hù)。
三、規(guī)則D的構(gòu)造
由《專利使用環(huán)境特征,深挖那些找不到的規(guī)則(一)》可知,規(guī)則A、規(guī)則B及規(guī)則C構(gòu)造的前提是“產(chǎn)品相同,只有使用環(huán)境特征是否適用需要討論”;由上述比喻可知,即將構(gòu)造的規(guī)則D所針對(duì)的情況則是:產(chǎn)品是否相同,需要通過使用環(huán)境特征來判斷。
在閱讀了涉及使用環(huán)境特征的所有復(fù)審無效決定后,認(rèn)為有以下復(fù)審無效決定的內(nèi)容,可以用來構(gòu)造規(guī)則D。
在第34153號(hào)無效決定中,合議組認(rèn)為:
在判斷采用使用環(huán)境特征限定的產(chǎn)品權(quán)利要求的新穎性時(shí),不僅要考慮權(quán)利要求中直接限定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或組成的技術(shù)特征,同時(shí)還應(yīng)當(dāng)考慮使用環(huán)境特征對(duì)產(chǎn)品是否具備限定作用。當(dāng)所述產(chǎn)品因適用于所述環(huán)境而需要具備與環(huán)境相適應(yīng)的規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面的要求,且沒有充分的證據(jù)表明對(duì)比文件中的類似產(chǎn)品能夠適用于相同環(huán)境中,解決相同的技術(shù)問題,并達(dá)到同樣的預(yù)期效果時(shí),則無法得出相應(yīng)的權(quán)利要求不具備新穎性的結(jié)論。
據(jù)此,可以構(gòu)造使用環(huán)境特征在授權(quán)確權(quán)階段的規(guī)則D如下:
【規(guī)則D】
如果使用環(huán)境特征的限定,對(duì)所述產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面發(fā)生影響,則使用環(huán)境特征能夠使產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性;
如果使用環(huán)境特征的限定,不對(duì)所述產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、材質(zhì)及強(qiáng)度等方面發(fā)生影響,則使用環(huán)境特征不能使產(chǎn)品權(quán)利要求具備新穎性。
第34153號(hào)無效決定本身,只是對(duì)規(guī)則D第一段內(nèi)容的印證。規(guī)則D第二段的內(nèi)容,可以從第87170號(hào)復(fù)審決定和第42150號(hào)無效決定得到印證。
第87170號(hào)復(fù)審決定中,合議組認(rèn)為:
然而,如果“用于……”的限定對(duì)所要求保護(hù)的產(chǎn)品或設(shè)備本身沒有帶來影響,只是對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備的用途或使用方式的描述,則其對(duì)產(chǎn)品或設(shè)備例如是否具有新穎性、創(chuàng)造性的判斷不起作用。顯然,關(guān)于用途的限定作用,關(guān)鍵要看是否給產(chǎn)品本身帶來實(shí)質(zhì)性的影響,合議組已經(jīng)考慮了本案中涉及用途限定的特征,但由于其沒有給本發(fā)明的產(chǎn)品帶來任何實(shí)質(zhì)影響,因此,在產(chǎn)品創(chuàng)造性判斷時(shí)該特征不起限定作用。
第42150號(hào)無效決定,合議組直接表述:
由于本專利的技術(shù)方案只涉及到產(chǎn)品上“二維碼信息”的識(shí)別判斷,未涉及產(chǎn)品“噴碼數(shù)據(jù)”,因此該使用環(huán)境特征對(duì)本專利要求保護(hù)的生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)無影響和任何限定作用。
綜上可知:
使用環(huán)境特征對(duì)保護(hù)范圍的影響,是以它是否影響到產(chǎn)品本身作為判斷標(biāo)準(zhǔn),即:如果使用環(huán)境特征不能夠限定出在后申請(qǐng)涉及的產(chǎn)品不同于在前產(chǎn)品,則在后申請(qǐng)不能授權(quán);如果使用環(huán)境特征能夠限定出在后申請(qǐng)涉及的產(chǎn)品不同于在前產(chǎn)品,則在后申請(qǐng)可能獲得授權(quán)。
最后,根據(jù)規(guī)則D,又可以對(duì)應(yīng)得到一條推論:
涉及使用環(huán)境特征的產(chǎn)品權(quán)利要求,如果想要獲得授權(quán)或維持有效,要求該產(chǎn)品本身要有“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”,該“不同于現(xiàn)有產(chǎn)品的特征”可以通過使用環(huán)境特征來限定。
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來源:IPRdaily中文網(wǎng)(iprdaily.cn)
作者:吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務(wù)所
編輯:IPRdaily王穎 校對(duì):IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:專利使用環(huán)境特征,深挖那些找不到的規(guī)則(二)(點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文)
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