以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任

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作者：張飛虎 潘聰 北京高文律師事務(wù)所

原標(biāo)題：以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任

專利糾紛常見的是專利侵權(quán)行為，專利侵權(quán)只承擔(dān)民事責(zé)任。假冒專利有冒充專利和假冒他人專利之分，假冒他人專利除與冒充專利都要承擔(dān)行政責(zé)任外，還存在民事責(zé)任以及刑事責(zé)任的可能。假冒專利自入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，社會危害性有限，應(yīng)采謙抑審慎的原則定罪量刑。

專利糾紛常見的是專利侵權(quán)行為，專利侵權(quán)只承擔(dān)民事責(zé)任。而“假冒專利”會涉及民事、行政乃至刑事三方面責(zé)任。

一、假冒專利的認(rèn)定、區(qū)分與類別

1.假冒專利的認(rèn)定

《專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條規(guī)定了假冒專利行為的幾種情形，包括：“（一）在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，專利權(quán)被宣告無效后或者終止后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號[1]；（二）銷售第（一）項(xiàng)所述產(chǎn)品；（三）在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)[2]；（四）偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件；（五）其他使公眾混淆，將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)的行為?！?nbsp;  

2.假冒專利與專利侵權(quán)的區(qū)分

對于專利侵權(quán)行為而言，《專利法》第十一條規(guī)定了“未經(jīng)專利權(quán)人許可，實(shí)施其專利”的判斷標(biāo)準(zhǔn)。與《專利法實(shí)施細(xì)則》第84條規(guī)定的假冒專利行為相比，兩者的判斷標(biāo)準(zhǔn)不同，對兩者的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)各自法條獨(dú)立進(jìn)行。專利權(quán)的侵權(quán)行為侵犯的是專利權(quán)人對技術(shù)或設(shè)計(jì)方案的壟斷權(quán)（只涉及專利權(quán)人利益），而假冒行為侵犯的是專利權(quán)人的專利標(biāo)注權(quán)（名譽(yù)名稱）和消費(fèi)者的社會公眾利益(社會經(jīng)濟(jì)秩序)。假冒專利行為與侵犯專利權(quán)行為并無必然聯(lián)系，假冒專利行為成立不以侵犯專利權(quán)為必要條件，單純侵犯專利權(quán)的行為也不能被認(rèn)定為假冒專利行為或構(gòu)成假冒專利罪。

3.假冒專利的類別劃分

在產(chǎn)品或者產(chǎn)品的包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識是最常見、主要的構(gòu)成假冒專利行為的方式，主要包括兩種不同的情況：一是產(chǎn)品本身并沒有被授予專利權(quán)或者是在“專利權(quán)被宣告無效后或者終止后”即不具有任何有效的專利權(quán)的情況下，行為人在該產(chǎn)品或者該產(chǎn)品包裝上進(jìn)行專利標(biāo)識標(biāo)注（無中生有），二是標(biāo)注的專利號雖然合法有效，但標(biāo)注專利標(biāo)識的行為人并不是專利權(quán)人或被許可人（以假亂真），前者為冒充專利，后者為假冒他人專利。

1984年《專利法》將假冒他人專利參照侵權(quán)處理，1992年《專利法》才規(guī)定了冒充專利（第60條“將非專利產(chǎn)品冒充專利產(chǎn)品的或者將非專利方法冒充專利方法的，由專利管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止冒充行為，公開更正，并處以罰款?！保?。同時(shí)，假冒他人專利不再參照侵權(quán)處理，第63條規(guī)定：“假冒他人專利的，依照本法第60條的規(guī)定處理；情節(jié)嚴(yán)重的，對直接責(zé)任人員比照刑法第127條的規(guī)定追究刑事責(zé)任?！保ㄐ谭ㄔ?27條即現(xiàn)第213條假冒注冊商標(biāo)罪）。之后，《刑法》修訂而依此設(shè)立假冒他人專利罪。2008年《專利法》不再區(qū)分假冒他人專利與冒充專利，統(tǒng)一規(guī)定為假冒專利，而刑法規(guī)定一直沿用假冒他人專利的規(guī)定。

假冒專利也可以依據(jù)情節(jié)嚴(yán)重做出分類。情節(jié)輕微的假冒專利行為包括：一是專利權(quán)終止后繼續(xù)聲稱具備專利權(quán)；二是將專利申請?zhí)枌懽鲗＠?；三是專利?quán)人是企業(yè)員工；四是專利類型標(biāo)注錯(cuò)誤；五是因工作人員疏忽導(dǎo)致錯(cuò)誤。情節(jié)嚴(yán)重的假冒專利行為包括：一是沒有專利聲稱有專利；二是將別人的專利宣稱為自己的專利；三是偽造或者變造專利證書、專利文件或者專利申請文件。

二、假冒專利的行政責(zé)任、刑事責(zé)任和民事責(zé)任

假冒專利存在行政責(zé)任、刑事責(zé)任和民事責(zé)任，《專利法》第六十八條規(guī)定：“假冒專利的，除依法承擔(dān)民事責(zé)任外，由負(fù)責(zé)專利執(zhí)法的部門責(zé)令改正并予公告，沒收違法所得，可以處違法所得五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得在五萬元以下的，可以處二十五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?/p>

1.行政責(zé)任

行政執(zhí)法是處理假冒專利最普遍的形式，在本輪中央機(jī)構(gòu)改革之前的2017年，知識產(chǎn)權(quán)系統(tǒng)處理假冒專利案件達(dá)到3.9萬件，同比增長37.2%。[3]

案例：江蘇省鹽城市大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局查處建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售假冒專利醫(yī)療器械案（國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布2020年度專利行政保護(hù)十大典型案例之九）

案情與結(jié)果：2020年5月，江蘇省鹽城市大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局對鹽城市大豐人民醫(yī)院和鹽城市大豐區(qū)第二人民醫(yī)院進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售至上述兩處醫(yī)療機(jī)構(gòu)的留置針產(chǎn)品涉嫌假冒專利。上述產(chǎn)品的生產(chǎn)單位為蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司，產(chǎn)品名稱為“一次性使用靜脈留置針”。建湖金茂醫(yī)藥有限公司為蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司的銷售商。建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售至鹽城市大豐人民醫(yī)院的留置針型號為ZFⅡ-B型，包裝上印有ZL200620076287.7、ZL200720037665.5、ZL200720038724.0等專利號；銷售至鹽城市大豐區(qū)第二人民醫(yī)院的留置針產(chǎn)品型號為Ⅱ-A型，包裝上均印有ZL200720038724.0的專利號。上述產(chǎn)品的銷售金額合計(jì)21.7360萬元。

經(jīng)大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局調(diào)查核實(shí)，蘇州林華醫(yī)療器械股份有限公司確曾擁有上述3件專利權(quán)，由于專利權(quán)期限屆滿，該3件專利權(quán)在建湖金茂醫(yī)藥有限公司銷售上述涉案產(chǎn)品時(shí)均已終止。該公司在上述3件專利權(quán)終止后，繼續(xù)將專利號印制在產(chǎn)品包裝上銷售給建湖金茂醫(yī)藥有限公司。大豐區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)定，建湖金茂醫(yī)藥有限公司的上述行為違反了《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，屬于假冒專利行為。該局根據(jù)《中華人民共和國專利法》第六十三條作出行政處罰決定，責(zé)令建湖金茂醫(yī)藥有限公司改正違法行為并予公告，沒收違法所得21.74萬元。同時(shí)將案件線索移交生產(chǎn)地處理。

2.刑事責(zé)任

《刑法》第二百一十六條規(guī)定：“假冒他人專利，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！弊罡呷嗣穹ㄔ?、最高人民檢察院《關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條解釋了刑法第二百一十六條規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，包括：（一）非法經(jīng)營數(shù)額在二十萬元以上或者違法所得數(shù)額在十萬元以上的；（二）給專利權(quán)人造成直接經(jīng)濟(jì)損失五十萬元以上的；（三）假冒兩項(xiàng)以上他人專利，非法經(jīng)營數(shù)額在十萬元以上或者違法所得數(shù)額在五萬元以上的；（四）其他情節(jié)嚴(yán)重的情形。從1992年假冒他人專利入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，與商標(biāo)、著作權(quán)等其他類型知識產(chǎn)權(quán)犯罪相比，占微乎其微。

張某、朱某假冒專利罪案（(2015)通中知刑初字第0001號，江蘇高院2015年度知識產(chǎn)權(quán)十大典型案件）

案情與結(jié)果：被告人張某、朱某系夫妻，張某原為案涉專利權(quán)人陸某經(jīng)營的南通恒維化工廠業(yè)務(wù)人員，離職后注冊成立海安縣江源機(jī)電公司，生產(chǎn)、銷售鍋爐清灰劑。自2008年始，為增加銷售量，張某制作了產(chǎn)品宣傳冊，還委托當(dāng)?shù)匾痪W(wǎng)絡(luò)公司制作公司網(wǎng)頁。宣傳冊封面及網(wǎng)頁中載有的發(fā)明專利號，與陸某于1997年4月7日申請的尚處有效期間的爐窯添加劑發(fā)明專利號完全相同。張某在銷售鍋爐清灰劑過程中，朱某協(xié)助其銷售，以發(fā)放宣傳冊及通過互聯(lián)網(wǎng)向客戶宣傳推介產(chǎn)品。2012年1月至2013年6月期間，張、朱二人共銷售鍋爐清灰劑65噸，銷售金額共計(jì)491750元。

法院認(rèn)為，被告人張某、朱某未經(jīng)專利權(quán)人許可，擅自在其生產(chǎn)的鍋爐清灰劑產(chǎn)品的宣傳冊和公司網(wǎng)頁上使用專利權(quán)人的發(fā)明專利號，將產(chǎn)品冒充為專利產(chǎn)品，易使社會公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，侵害了專利權(quán)人的合法權(quán)益，且危害國家對專利的管理制度，情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成假冒專利罪。綜合兩被告人的犯罪情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，判處被告人張某犯假冒專利罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金25萬元；被告人朱某犯假冒專利罪，判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金5萬元。

3.民事責(zé)任

最初《專利法》將假冒他人專利參照專利侵權(quán)處理，但實(shí)際上兩者侵犯的法益明顯不同。1992年修訂實(shí)施的《專利法》規(guī)定假冒他人專利不再參照侵權(quán)處理，而是依照冒充專利的規(guī)定（第60條）給與行政處罰，對嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。同時(shí)，假冒他人專利的行為侵犯了專利權(quán)人的專利標(biāo)注權(quán)構(gòu)成侵權(quán)行為，依法當(dāng)然應(yīng)該承擔(dān)民事責(zé)任。但司法解釋并未對責(zé)任的承擔(dān)方式以及賠償數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)做出明確規(guī)定，所以在實(shí)踐中專利權(quán)人主張此類侵權(quán)救濟(jì)的案例也很少。

案例：潘友德訴盛正君、潘忠東假冒專利侵權(quán)糾紛案（(2004)青民三初字第232號）

案情與結(jié)果：原告潘友德系“高強(qiáng)度船舶上下水兩用氣囊”實(shí)用新型專利的專利權(quán)人，專利號為ZL96 2 27002.4。被告盛正君于2003年6月23日與原告經(jīng)營的青島市市北區(qū)黃海氣囊廠簽訂了“營銷業(yè)務(wù)合同”，被告盛正君與客戶簽訂“加工定作合同”中有關(guān)涉案專利的表述均為“按國家授權(quán)《高強(qiáng)度船舶兩用氣囊》專利技術(shù)工藝制作，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”。后被告盛正君離開青島市市北區(qū)黃海氣囊廠，代表被告潘忠東經(jīng)營的即墨市友河氣囊廠，與新客戶簽訂的“氣囊定作購銷合同”仍有“按國家授權(quán)《高強(qiáng)度船舶兩用氣囊》專利技術(shù)工藝制作，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行”的表述。法院認(rèn)為，根據(jù)《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》第八十四條第二項(xiàng)的規(guī)定，未經(jīng)許可，在廣告或者其他宣傳材料中使用他人的專利號，使人將所涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是他人的專利技術(shù)，屬于假冒他人專利的行為。本案中，被告盛正君直接持原告專利證書復(fù)印件作為宣傳材料，與他人簽訂氣囊銷售合同，銷售與原告專利技術(shù)同類的產(chǎn)品，必然導(dǎo)致合同相對方，將其銷售產(chǎn)品涉及的技術(shù)誤認(rèn)為是原告的專利技術(shù)，其行為已構(gòu)成假冒他人專利行為。被告潘忠東作為即墨友河氣囊廠的業(yè)主、涉案產(chǎn)品的生產(chǎn)者，在被告盛正君與他人簽訂的氣囊銷售合同上加蓋公章，銷售了涉案產(chǎn)品，構(gòu)成共同假冒他人專利行為，此種行為屬于民事侵權(quán)行為，應(yīng)承擔(dān)停止假冒原告專利行為、賠償原告經(jīng)濟(jì)損失及賠禮道歉的民事責(zé)任。判決被告盛正君、被告潘忠東共同賠償原告經(jīng)濟(jì)損失10萬元，并以書面形式向原告賠禮道歉。

4.三類責(zé)任的適用類型

假冒專利分為假冒他人專利和冒充專利兩類。假冒專利罪的適用范圍僅限于假冒他人專利的行為，這是和專利法律制度變化的歷史有關(guān)聯(lián)的。對民事責(zé)任而言，冒充專利沒有民事侵權(quán)的相對人，也就談不上民事責(zé)任，也只有假冒他人專利的行為存在民事責(zé)任。

三、假冒專利罪存在的必要性和完善

從1992年假冒專利入刑以來，構(gòu)成此罪的判例很少，可檢索到的僅有21件，與商標(biāo)、著作權(quán)等其他類型知識產(chǎn)權(quán)犯案相比，占比微乎其微[4]。分析這21件檢索到的案例，成立刑事犯罪的不過寥寥數(shù)件，假冒專利罪存在的必要性成為一個(gè)法律和社會議題。

一方觀點(diǎn)認(rèn)為，這是由于定罪的適用范圍太窄造成的。假冒專利罪的適用范圍僅限于專利法中所規(guī)定的假冒他人專利的行為，而冒充專利行為和專利侵權(quán)行為則完全被排除在刑罰處罰之外。從國家專利制度和消費(fèi)者合法權(quán)益的角度看，冒充專利行為的社會危害性并不遜于假冒他人專利行為的社會危害性。此外，由于假冒專利罪侵犯的客體之一是專利權(quán)人的商譽(yù)，而不是專利權(quán)專利制度的核心內(nèi)容，并且在專利領(lǐng)域大量存在的違法行為是專利侵權(quán)行為，因此，僅規(guī)定假冒專利罪不利于維護(hù)專利制度的權(quán)威性和充分保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益。故有必要通過修改刑法，將冒充專利行為和專利侵權(quán)行為納入刑法的調(diào)整范圍。

另一方觀點(diǎn)認(rèn)為，假冒專利就不應(yīng)該由刑法來調(diào)整。納入刑法而有刑罰涉及人的自由、財(cái)產(chǎn)、甚至是生命，因此刑罰的發(fā)動應(yīng)當(dāng)具有必要性并且要謹(jǐn)慎使用。入罪和刑罰的輕重應(yīng)當(dāng)與行為的法益侵害程度相當(dāng)，法益侵害輕到一定程度就不該發(fā)動刑罰了。我國刑法理論通說認(rèn)為犯罪具有嚴(yán)重的社會危害性、刑事違法性和應(yīng)受刑罰處罰性，只有嚴(yán)重的法益侵害性（社會危害性）的行為才被刑法所規(guī)制，假冒專利不會對他人或社會造成嚴(yán)重的危害性，按照違法行為進(jìn)行行政處罰完全可以達(dá)到預(yù)防和懲罰的目的，沒有必要規(guī)定刑事責(zé)任。

筆者認(rèn)同后一觀點(diǎn)。專利制度立法的目的一方面在于保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造，另一方面也要鼓勵、推廣發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步。就專利侵權(quán)而言，如果民事保護(hù)足以遏制侵權(quán)，就沒必要采用刑事手段。新修訂《專利法》規(guī)定了對故意侵犯專利權(quán)的懲罰性賠償，很大程度上提升了民事保護(hù)的力度，再采取刑事手段完全沒有必要。就假冒專利而言，社會和司法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，無論是假冒他人專利還是冒充專利，在現(xiàn)實(shí)中更多是一種虛假宣傳的行為，與不正當(dāng)競爭法和廣告法規(guī)制的違法行為具有競合關(guān)系，依現(xiàn)行行政管理和處罰完全可以得到抑制。故而，別說將假冒他人專利的定罪范圍擴(kuò)展至假冒專利不切實(shí)際，即便假冒他人專利也該采謙抑審慎的原則定罪量刑。

注釋：

[1]此條在新實(shí)施細(xì)則征求意見稿修改為：在未被授予專利權(quán)的產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識，專利權(quán)被宣告無效后繼續(xù)在產(chǎn)品或者其包裝上標(biāo)注專利標(biāo)識,或者未經(jīng)許可在產(chǎn)品或者產(chǎn)品包裝上標(biāo)注他人的專利號；

[2]此條在新實(shí)施細(xì)則征求意見稿修改為：在產(chǎn)品說明書等材料中將未被授予專利權(quán)的技術(shù)或者設(shè)計(jì)稱為專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)，將專利申請稱為專利，或者未經(jīng)許可使用他人的專利號，使公眾將所涉及的技術(shù)或者設(shè)計(jì)誤認(rèn)為是專利技術(shù)或者專利設(shè)計(jì)；

[3]國家知識產(chǎn)權(quán)局2017年主要工作統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201801/19/t20180119_27809707.shtml

[4]據(jù)統(tǒng)計(jì)（檢索日期為2021年8月16日，數(shù)據(jù)來源為北大法寶），自該類罪名設(shè)立以來，侵犯知識產(chǎn)權(quán)罪共計(jì)有42264條記錄。按照案件類型劃分，商標(biāo)類刑事案件占比八成左右，著作權(quán)類刑事案件占比一成多，而商業(yè)秘密類犯罪較少，專利類犯罪最少，僅有21件?！吨袊址钢R產(chǎn)權(quán)罪的法律依據(jù)和案件統(tǒng)計(jì)概覽》，來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）作者：潘聰 張飛虎 

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作者：張飛虎 潘聰 北京高文律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：以案說法——“假冒專利”的三重法律責(zé)任（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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