關(guān)于遵守自愿F/RAND承諾的SEP最新政策草案的理解（第一部分）

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

原標(biāo)題：關(guān)于遵守自愿F/RAND承諾的SEP最新政策草案的理解（第一部分）

2021年政策聲明草案在必要性、善意談判的構(gòu)成要件以及應(yīng)如何解決與FRAND相關(guān)的糾紛等問(wèn)題上提出了不受支持和/或不切實(shí)際的立場(chǎng)，這種做法鼓勵(lì)了反向劫持并使專(zhuān)利持有人承擔(dān)了過(guò)多負(fù)擔(dān)，從而可能破壞微妙的FRAND平衡。在本系列文章的第一部分中，對(duì)2021年政策聲明草案之前的2013年和2019年政策聲明進(jìn)行回顧。

“根據(jù)2019年政策聲明，2013年政策聲明被誤解為建議在涉及遵守F/RAND承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛中應(yīng)當(dāng)適用一套獨(dú)特的法律法規(guī)……并且在侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的訴訟中不應(yīng)提供禁令和其他排除性救濟(jì)措施?！?/p>

就像生物生態(tài)系統(tǒng)一樣，標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的開(kāi)發(fā)、商業(yè)化和許可涉及許多不同的競(jìng)爭(zhēng)參與者之間的微妙平衡。然而，盡管沒(méi)有明確說(shuō)明，針對(duì)遵守自愿F/RAND承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的救濟(jì)措施的2021年政策聲明草案（鏈接：https://www.ipwatchdog.com/2021/12/07/doj-issues-revised-draft-joint-policy-statement-on-remedies-for-seps-subject-to-frand/id=140902/）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“2021年政策聲明草案”）似乎主要關(guān)注實(shí)施者在應(yīng)對(duì)較大專(zhuān)利組合持有者時(shí)面臨的問(wèn)題。

2021年政策聲明草案中關(guān)于專(zhuān)利“劫持”的含糊不清的概念導(dǎo)致這種觀點(diǎn)的出現(xiàn)。這一狹隘的關(guān)注點(diǎn)導(dǎo)致2021年政策聲明草案完全不符合涉及美國(guó)專(zhuān)利的許可和行權(quán)情況。此外，2021年政策聲明草案在必要性、善意談判的構(gòu)成要件以及應(yīng)如何解決與FRAND相關(guān)的糾紛等問(wèn)題上提出了不受支持和/或不切實(shí)際的立場(chǎng)，這種做法鼓勵(lì)了反向劫持并使專(zhuān)利持有人承擔(dān)了過(guò)多負(fù)擔(dān)，從而可能破壞微妙的FRAND平衡。

在本系列文章的第一部分中，我們對(duì)2021年政策聲明草案之前的2013年和2019年政策聲明進(jìn)行回顧。在第二部分中，作為評(píng)述2021年政策聲明草案的附加背景，我們對(duì)具體許可承諾的措詞和與之相關(guān)的各種法律聲明進(jìn)行討論。最后，在第三部分中，我們對(duì)2021年政策聲明草案進(jìn)行分析，其中特別強(qiáng)調(diào)了其與現(xiàn)行法律的不一致性以及專(zhuān)利劫持對(duì)美國(guó)專(zhuān)利情況的不適用性。

2013年1月8日的政策聲明

根據(jù)2013年政策聲明，其目的是為如下方面提供指導(dǎo)：“在尋求這種救濟(jì)的專(zhuān)利持有人就遵守RAND[合理和無(wú)歧視]或FRAND[公平、合理和無(wú)歧視]許可承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利起訴時(shí)，是否在司法程序中正確頒發(fā)禁令以及根據(jù)1930年關(guān)稅法337條款是否在調(diào)查程序中正確頒發(fā)了排除令。”該聲明的腳注記載了以下內(nèi)容：“盡管本政策聲明的關(guān)注點(diǎn)是根據(jù)19 U.S.C. § 1337發(fā)出的排除令，基于美國(guó)最高法院在eBay Inc. v. MercExchange…(2006)中闡述的標(biāo)準(zhǔn)，類(lèi)似的原則也適用于在美國(guó)聯(lián)邦法院頒發(fā)禁令救濟(jì)。”

盡管美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局(USPTO)和美國(guó)司法部(DOJ)承認(rèn)排除他人的權(quán)利是專(zhuān)利持有人的基本權(quán)利并且“通?！笔轻槍?duì)侵權(quán)的“適當(dāng)救濟(jì)”，但2013年政策聲明指出，“專(zhuān)利劫持”是對(duì)遵守許可承諾的專(zhuān)利有可能進(jìn)行不同處理的原因：

因此，在本可以選擇替代技術(shù)的情況下，該專(zhuān)利技術(shù)的所有者可以通過(guò)實(shí)施專(zhuān)利劫持來(lái)獲得市場(chǎng)支配力并有可能對(duì)其加以利用，這會(huì)帶來(lái)通過(guò)專(zhuān)利訴訟將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在市場(chǎng)之外，或者獲得比在標(biāo)準(zhǔn)制定之前能獲得的更高的使用價(jià)格。

值得注意的是，這些機(jī)構(gòu)沒(méi)有進(jìn)一步解釋劫持是如何發(fā)生的、劫持發(fā)生的任何證據(jù)及其產(chǎn)生的負(fù)面影響。相反，這些機(jī)構(gòu)只是簡(jiǎn)單地表明，劫持可能是一個(gè)問(wèn)題并由此引申（著重強(qiáng)調(diào)并標(biāo)出）：

這種類(lèi)型的專(zhuān)利劫持也能夠?qū)е缕渌麊?wèn)題。例如，其可能導(dǎo)致有預(yù)見(jiàn)性的實(shí)施者拖延或回避對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)進(jìn)行承諾，或者在制定和實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行低效投資以保護(hù)自己。實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品的消費(fèi)者也可能受到損害，因?yàn)榻俪謺?huì)產(chǎn)生不合理的更高許可費(fèi)，而這些許可費(fèi)又以更高價(jià)格的形式轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

雖然2013年政策聲明承認(rèn)，在遵守許可承諾的情況下，對(duì)專(zhuān)利侵權(quán)頒發(fā)排除令“在某些情況下仍可能是一種適當(dāng)?shù)木葷?jì)措施……例如，如果假定的被許可人拒絕支付已經(jīng)被確定為F/RAND的許可費(fèi)，或拒絕參與確定F/RAND條款的談判……”，但它鼓勵(lì)[美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)]考慮專(zhuān)利持有人是否通過(guò)基于F/RAND條款許可其專(zhuān)利的承諾而自愿承認(rèn)了以金錢(qián)損害賠償，而不是以禁令或排除性救濟(jì)，作為侵權(quán)的適當(dāng)救濟(jì)措施。

事后看來(lái)，2013年政策聲明中最明顯的漏洞是，盡管其表明“禁令或排除令的救濟(jì)措施可能不符合公共利益……遵守F/RAND的專(zhuān)利的排除令似乎與專(zhuān)利持有人對(duì)SDO的現(xiàn)有F/RAND許可承諾的條款不相容”（著重強(qiáng)調(diào)并標(biāo)出），但其并未提及任何標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)發(fā)組織(SDO)或標(biāo)準(zhǔn)制定組織（SSO)的任何具體許可承諾或?qū)＠摺Ｕ鐚⒃诘诙糠种杏懻摰哪菢?，除了不提供潛在侵?quán)通知以及在某些情況下不提供善意要約之外，僅提交許可承諾就應(yīng)剝奪專(zhuān)利權(quán)人尋求侵權(quán)禁令的權(quán)利的觀點(diǎn)沒(méi)有得到許可承諾的措詞、專(zhuān)利政策或任何與之相關(guān)的專(zhuān)利/ITC/反壟斷裁定的支持，至少對(duì)作為大部分FRAND許可糾紛中的標(biāo)準(zhǔn)管理機(jī)構(gòu)的歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ETSI)而言是這種情況。

2019年12月19日的政策聲明

與2013年政策聲明相比，2019年政策聲明并不僅僅關(guān)注排除令和禁令的可用性，而是以下面更一般性的聲明開(kāi)篇：“USPTO、NIST和DOJ就遵守RAND或FRAND許可承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的救濟(jì)措施提供以下意見(jiàn)”（著重強(qiáng)調(diào)并標(biāo)出），并補(bǔ)充說(shuō)“在許可談判失敗時(shí)……應(yīng)提供適當(dāng)?shù)木葷?jì)措施以保持競(jìng)爭(zhēng)，并激勵(lì)創(chuàng)新和繼續(xù)參與自愿的、基于共識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)制定活動(dòng)?！焙笠宦暶鞯哪_注記載了2019年各機(jī)構(gòu)特別關(guān)注的問(wèn)題，即反向劫持：

無(wú)論專(zhuān)利持有人的F/RAND承諾如何，在某些情況下，例如為了降低其成本而在接受許可上采用一致拖延的方式，DOJ能夠看出這種共同行為將對(duì)競(jìng)爭(zhēng)造成損害，例如，對(duì)專(zhuān)利持有人集體行使買(mǎi)方壟斷權(quán)。

根據(jù)2019年政策聲明，2013年政策聲明被“誤解為建議在涉及遵守F/RAND承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利糾紛中應(yīng)當(dāng)適用一套獨(dú)特的法律法規(guī)……并且在侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的訴訟中不應(yīng)提供禁令和其他排除性救濟(jì)措施。”該聲明的腳注更進(jìn)一步補(bǔ)充了以下內(nèi)容：“2013年政策聲明也可能被誤解為建議反壟斷法適用于F/RAND糾紛。盡管美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)可能將“美國(guó)經(jīng)濟(jì)中的競(jìng)爭(zhēng)情況”視為其公共利益分析的一部分，參見(jiàn)例如19 U.S.C. § 1337(d)(1)，但這并不意味著F/RAND許可糾紛引起反壟斷問(wèn)題?！?/p>

在正式撤回2013年政策聲明后，2019年政策聲明稱(chēng)，USPTO和DOJ以及美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院(NIST)澄清，在他們看來(lái)，“專(zhuān)利所有者的F/RAND承諾是在確定適當(dāng)救濟(jì)措施時(shí)的相關(guān)因素，但不必作為任何特定救濟(jì)措施的障礙”，并補(bǔ)充說(shuō)“決定這些問(wèn)題的總體框架與其他專(zhuān)利案件中保持相同?！蓖欢沃械哪_注提及了反向劫持和劫持兩者，對(duì)于前者，其指出反向劫持可能發(fā)生在“侵權(quán)者單方面拒絕FRAND許可費(fèi)或無(wú)理拖延談判以達(dá)到相同效果的情況下”, 這是可以理解的。對(duì)于劫持，2019年政策引用了Ericsson v. D-Link案“解釋到‘在SEP的持有人已經(jīng)鎖定實(shí)施者使用標(biāo)準(zhǔn)后向其索要過(guò)高許可費(fèi)時(shí)’可能存在劫持?！比欢?，就像2013年政策聲明，該腳注并沒(méi)有解釋劫持實(shí)際如何發(fā)生，即僅索要過(guò)高許可費(fèi)如何對(duì)已經(jīng)使用該技術(shù)并且有權(quán)在任何禁令實(shí)施之前進(jìn)行全面審理的實(shí)施者產(chǎn)生負(fù)面影響？

2019年政策聲明繼續(xù)說(shuō)道： “拒絕適用一套特殊的法律法規(guī)對(duì)遵守F/RAND承諾的標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利侵權(quán)救濟(jì)措施進(jìn)行限制也與美國(guó)法院迄今為止的觀點(diǎn)一致”，并且提及了聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)在Apple Inc. v. Motorola案中的裁定，該裁定認(rèn)為，“地方法院錯(cuò)誤地應(yīng)用了一項(xiàng)本身違法原則，即SEP無(wú)法獲得禁令”，并且遵守許可承諾的專(zhuān)利與所有其他專(zhuān)利一樣將要在eBay框架下進(jìn)行分析。

最令人耳目一新的是，除了任何談判的“個(gè)別情況”之外，2019年政策聲明表明“專(zhuān)利所有者做出的特定F/RAND承諾”和“SDO的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策……可以與確定侵犯標(biāo)準(zhǔn)必要專(zhuān)利的救濟(jì)措施有關(guān)，這取決于每個(gè)案件的情況”。類(lèi)似地，關(guān)于ITC，2019年政策聲明稱(chēng)ITC“應(yīng)繼續(xù)考慮所有相關(guān)事實(shí)，包括……19 U.S.C. § 1337”（即適用法定措詞）。拋開(kāi)諷刺不談，2021年政策聲明草案的主要缺陷之一是沒(méi)有考慮任何具體的協(xié)議措詞和與之相關(guān)的適用法律。

在第二部分中，我們將討論對(duì)ETSI做出的具體許可承諾的措詞以及與之相關(guān)地做出的各種法律聲明——因?yàn)樽?013年以來(lái)發(fā)生了很大變化。

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作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp

翻譯：北京思韜知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎校對(duì)：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：關(guān)于遵守自愿F/RAND承諾的SEP最新政策草案的理解（第一部分）（點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文）

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