狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境

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“防御性注冊作為一種常見的知識產(chǎn)權(quán)保護手段早自多年前起就已被各大企業(yè)所采用，且至今仍在大規(guī)模使用當(dāng)中?！?/strong>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹敏 林達劉知識產(chǎn)權(quán)

近年來，“哇哈哈”、“哈哈娃”、“哈娃娃”、“海底手撈”、 “悔里撈”等一些商標(biāo)申請層出不窮，這些名稱乍一聽一股濃郁的“山寨風(fēng)”撲面而來。實則不然，這些都是品牌正主為保護品牌進行的防御性注冊申請實例。

一、有關(guān)各大知名品牌“自我山寨”的背景

所謂防御性注冊，是指商標(biāo)權(quán)人注冊的與其商標(biāo)相同或近似的一系列商標(biāo)。具體而言主要分為兩類：

1)在權(quán)利人注冊商標(biāo)的不同商品或服務(wù)類別注冊相同商標(biāo)；

2)在權(quán)利人注冊商標(biāo)的相同類別注冊與其商標(biāo)音同、形似等的相似商標(biāo)。

注冊防御性商標(biāo)的目的，是為了加大對企業(yè)有影響力的商標(biāo)的保護，維護其商譽和品牌形象，避免不必要的損失及爭端。[1]

防御性注冊作為一種常見的知識產(chǎn)權(quán)保護手段早自多年前起就已被各大企業(yè)所采用，且至今仍在大規(guī)模使用當(dāng)中。部分具體案例如下：

◆杭州娃哈哈集團有限公司名下“哇哈哈”系列商標(biāo)部分注冊申請情況[2]

◆四川海底撈餐飲股份有限公司名下“撈”系列商標(biāo)部分注冊申請情況[3]

如上數(shù)據(jù)不難看出，企業(yè)大多會采取主動注冊與其核心品牌相似的商標(biāo)來擴大其品牌的保護范圍。例如杭州娃哈哈集團有限公司更是早自上世紀90年代起就開始注冊與其主打品牌“娃哈哈”相近似的“哇哈哈”、“哈哈娃”等品牌，且至今仍在申請當(dāng)中。而知名餐飲品牌“海底撈”同樣不甘示弱，近年來也是花樣百出地進行“自我山寨”式地大規(guī)模防御性注冊。

二、防御性注冊的必要性及優(yōu)勢

從全世界范圍來看取得商標(biāo)權(quán)的方式主要有兩種：一種是使用取得，即通過實際使用獲得商標(biāo)權(quán)；另一種是登記取得，即通過向商標(biāo)管理部門遞交申請，經(jīng)登記后取得商標(biāo)權(quán)。我國采取的是登記獲得商標(biāo)權(quán)的制度。若直接擁有商標(biāo)專用權(quán)對品牌維護、精準打擊侵權(quán)行為來說無疑是十分有效的。反之，若企業(yè)沒有對應(yīng)的注冊商標(biāo)，那么維權(quán)之路可謂漫長艱辛無比，同時還伴隨著高額的成本投入。例如，（2019）湘0103民初7568號一案中，“海底撈”（四川海底撈餐飲股份有限公司）訴“河底撈”（長沙市雨花區(qū)河底撈餐館），請求判令其停止商標(biāo)侵權(quán)行為并予以經(jīng)濟賠償，但法院認定二者不構(gòu)成近似商標(biāo)，且實際提供的餐飲服務(wù)存在一定區(qū)別駁回了“海底撈”的訴訟請求。[4]

基于上述事實可見，防御性注冊相對于出現(xiàn)問題后的訴訟維權(quán)行為確實是一種相對低成本的前瞻性品牌建設(shè)布局措施，所謂“市場未動，商標(biāo)先行”也是這樣一個道理。防御性注冊對于防范商標(biāo)被惡意搶注、打擊“傍名牌、搭便車”行為、完善品牌保護戰(zhàn)略等有著積極的作用。

三、防御性注冊面臨的困境

1）注冊成功可能性的降低及注冊成本的提高

眾所周知，隨著時代的發(fā)展，企業(yè)、個人對知識產(chǎn)權(quán)的保護愈發(fā)重視。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計，截至2022年我國有效商標(biāo)注冊量高達4267.2萬件，以2021年為例，當(dāng)年商標(biāo)注冊量為773.9萬件，同比增加34.3%，商標(biāo)注冊審查簽發(fā)量中駁回和部分駁回占全部申請的43%[5]，也就是說有將近一半的商標(biāo)申請都被駁回。且2021年國家知識產(chǎn)權(quán)局共受理駁回復(fù)審申請38.3萬件[6]，而目前審結(jié)的商標(biāo)駁回復(fù)審案件中，全部或部分初步審定只占33.13%[7]。由于在先商標(biāo)數(shù)量龐大，后續(xù)防御性注冊因相同、近似在先商標(biāo)的存在而被駁回的可能性大幅上升，且復(fù)審難度整體增加。

此外，根據(jù)《商標(biāo)審查審理指南2021》第19章的規(guī)定，在審查過程中，商標(biāo)注冊部門認為商標(biāo)注冊申請內(nèi)容需要說明或者修正的，可以通過發(fā)出審查意見書的形式，要求申請人做出說明或者修正。例如“涉嫌不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，可以要求申請人就申請注冊商標(biāo)意圖及使用情況作出說明?！?span style="color: rgb(0, 112, 192);">[8]

目前在實務(wù)中，也有越來越多商標(biāo)申請人收到國家知識產(chǎn)權(quán)局基于商標(biāo)法四條一款發(fā)出的審查意見書。

例如，武漢某公司申請了61件“省市簡稱+了個?！鄙虡?biāo)，經(jīng)審理，國知局發(fā)出審查意見書。申請人在回文中提供的證據(jù)僅對其申請注冊的 “漢了個?！鄙虡?biāo)做出相關(guān)說明，并未就其該批次其他“簡稱+了個?！毙问降纳虡?biāo)提供證據(jù)材料，且申請人自述表示申請“省市簡稱+了個?！睙o法全部一次性使用……對這些商標(biāo)提供注冊申請完全是為了其主品牌“漢了個牛”提供保護的防御性注冊。最終，該申請人被認定為不以使用為目的惡意申請注冊商標(biāo)，適用《商標(biāo)法》第四條第一款予以駁回。[9]

另一方面，根據(jù)商標(biāo)大數(shù)據(jù)專業(yè)檢索及智能分析平臺——摩知輪中有關(guān)2020~2022年間基于商標(biāo)法第四條“不以使用為目的的惡意申請”被駁回后的復(fù)審結(jié)果統(tǒng)計數(shù)據(jù)可知，駁回復(fù)審中能夠克服第四條“不以使用為目的的惡意申請”的成功率極低，僅占到15.2%。

（注：上表中“復(fù)審成功”是指“評審認定復(fù)審商標(biāo)未構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定的情形”；“復(fù)審失敗”是指“評審認定復(fù)審商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條第一款規(guī)定的情形”。）[10]

如上隨著商標(biāo)申請數(shù)量迅猛增加以及商標(biāo)審查各環(huán)節(jié)逐漸趨嚴的趨勢，與之相對注冊成本卻因多出的商標(biāo)審查意見書回文、駁回復(fù)審等程序在提升。防御性注冊的成本在逐漸增加。

2）注冊后的商標(biāo)權(quán)利維持以及衍生出的品牌淡化問題

根據(jù)《商標(biāo)法》第 49 條第二款規(guī)定，注冊商標(biāo)無正當(dāng)理由連續(xù)三年未在其核準使用的商品或服務(wù)類別上使用，任何單位和個人即可申請撤銷該注冊商標(biāo)。而防御性商標(biāo)大多由于數(shù)量龐大或者與企業(yè)主推產(chǎn)品、服務(wù)差距較大實際上并不會被投入使用，這樣一來就增加了其注冊因不使用被撤銷的風(fēng)險。

但反之，一旦防御性注冊的商標(biāo)大批量投入使用，例如“老干媽”相關(guān)的“老姨媽”、“老千媽”，“娃哈哈”相關(guān)的“哈娃娃”，“海底撈”相關(guān)的“江底撈”等，無疑會稀釋淡化其主品牌的知名度，整體來看反而對于高知名度品牌的打造有一定的負面影響。

四、防御性注冊又該何去何從

結(jié)合上文提到的“防御性注冊”的必要性和困境，“防御性注冊”的未來值得我們仔細商榷。筆者認為，作為商標(biāo)戰(zhàn)略布局的前瞻性保護措施，防御性注冊是不可或缺的一環(huán)，但考慮到目前的審查趨勢，可以適當(dāng)控制防御性注冊的范圍，具體來說就是1）控制指定商品/服務(wù)的范圍和2）控制商標(biāo)標(biāo)識的種類，在切實必要的范圍內(nèi)進行防御性注冊。

尤其是上述第1）種控制防御性注冊的指定商品/服務(wù)范圍，也即針對指定商品/服務(wù)需有明確的商業(yè)發(fā)展規(guī)劃或與申請人主營業(yè)務(wù)存在密切關(guān)系，從而使得防御性注冊具有合理性。上文第三部分雖然提到的駁回復(fù)審中能夠克服第四條“不以使用為目的的惡意申請”的成功率較低，但根據(jù)復(fù)審成功的實例可知該操作確實有效。

如上表中第55185092號“瓜瓜龍 Hi及圖”商標(biāo)（42類）與第56324505號“瓜瓜星球”商標(biāo)（31類）同屬一個申請人——北京有竹居網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司名下，兩件駁回復(fù)審理由中都提及了相關(guān)商標(biāo)在教育培訓(xùn)領(lǐng)域的高知名度，42類復(fù)審成功，而31類卻被審查員指出申請人提交的證據(jù)材料與指定商品欠缺關(guān)聯(lián)性進而仍被認定為“構(gòu)成《商標(biāo)法》第四條第一款所指情形”。這也進一步證明了合理布局防御性注冊的指定商品/服務(wù)范圍的可行性。

目前，強化商標(biāo)使用義務(wù)、引導(dǎo)商標(biāo)注冊回歸制度本源已是大勢所趨。因此各企業(yè)還是應(yīng)該把重點放在打造核心品牌之上，可以通過合理利用防御性注冊商標(biāo)對核心品牌形成眾星拱月之勢，打造系列品牌的同時著重突出核心品牌的重要地位。

參考文獻&數(shù)據(jù)來源：
[1]袁 佩 《淺析商標(biāo)撤銷制度下的防御性商標(biāo)》2019年8月
[2]2023.01.06 標(biāo)庫網(wǎng)中有關(guān)“杭州娃哈哈集團有限公司”名下商標(biāo)的檢索結(jié)果https://www.tmkoo.com/searchmore/sqr!view.php?sqrmcZw=%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E5%A8%83%E5%93%88%E5%93%88%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&idCardNo=0
[3]2023.01.06 標(biāo)庫網(wǎng)中有關(guān)“四川海底撈餐飲股份有限公司”名下商標(biāo)的檢索結(jié)果
https://www.tmkoo.com/searchmore/sqr!view.php?sqrmcZw=%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E6%B5%B7%E5%BA%95%E6%8D%9E%E9%A4%90%E9%A5%AE%E8%82%A1%E4%BB%BD%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&idCardNo=0
[4]（2019）湘0103民初7568號 四川海底撈餐飲股份有限公司與長沙市雨花區(qū)河底撈餐館侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一審民事判決書
[5]《國家知識產(chǎn)權(quán)局2021年度報告》第a26頁
[6]《國家知識產(chǎn)權(quán)局2021年度報告》第a27頁
[7]《標(biāo)庫網(wǎng)》數(shù)據(jù)庫 商評委/商標(biāo)局評審文書 業(yè)務(wù)統(tǒng)計 截至2023.1.6
https://www.tmkoo.com/spw-ws!chartShowCW.php
[8]《商標(biāo)審查審理指南2021》第373~375頁
[9]鄒婷 《商標(biāo)是拿來用的，不是用來炒的》 2021年8月25日
[10]2023.01.09 2020~2022年間“摩知輪”平臺上基于商標(biāo)法第四條“不以使用為目的的惡意申請”被駁回后的復(fù)審結(jié)果數(shù)據(jù)來源
https://www.mozlen.com/admincase
[11]關(guān)于第54400979號“泰拉記事社”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書 商評字[2022]第0000342227號
[12]關(guān)于第55185092號“瓜瓜龍 Hi及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書 商評字[2022]第0000351124號
[13]關(guān)于第56324505號“瓜瓜星球”商標(biāo)駁回復(fù)審決定書 商評字[2022]第0000325946號

（原標(biāo)題：狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：曹敏 林達劉知識產(chǎn)權(quán)

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：狠起來連自己都“抄”！——淺析企業(yè)防御性注冊的必要性與困境（點擊標(biāo)題查看原文）

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