外觀設(shè)計(jì)專利文件能否用來評(píng)價(jià)創(chuàng)造性？

納暮4個(gè)月前

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“根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。而從實(shí)務(wù)層面來看，在專利授權(quán)確權(quán)案件中，大多數(shù)案件均以創(chuàng)造性的判斷為爭(zhēng)論焦點(diǎn)?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：王培超北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司

摘要

可以使用外觀設(shè)計(jì)專利文件判斷某一具體的技術(shù)特征“是否公開”，即可以用于評(píng)價(jià)新穎性、或者作為創(chuàng)造性評(píng)價(jià)中的最接近的現(xiàn)有技術(shù)。但由于外觀設(shè)計(jì)專利文件并不涉及技術(shù)特征的具體作用、效果，因此不適合作為“是否存在技術(shù)啟示”的對(duì)比文件。

Part.1
引言

根據(jù)專利法的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。而從實(shí)務(wù)層面來看，在專利授權(quán)確權(quán)案件中，大多數(shù)案件均以創(chuàng)造性的判斷為爭(zhēng)論焦點(diǎn)。

關(guān)于創(chuàng)造性的判斷，《專利審查指南》第二部分第四章明確：審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，同時(shí)還應(yīng)當(dāng)審查發(fā)明是否具有顯著的進(jìn)步。

實(shí)踐中，作為“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”的判斷方法，通常采用如下的“三步法”。

（1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)，即確定現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護(hù)的發(fā)明最密切相關(guān)的一個(gè)技術(shù)方案，將其作為判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的基礎(chǔ)；

（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，即分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

（3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題（即發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題）的啟示。具體而言，如果所述區(qū)別特征為公知常識(shí)、或者與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相關(guān)的技術(shù)手段、或者為另一份對(duì)比文件中披露的相關(guān)技術(shù)手段且該技術(shù)手段在該對(duì)比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中為解決該重新確定的技術(shù)問題所起的作用相同，則認(rèn)定為存在相關(guān)的技術(shù)啟示。

在上述三步法中，前兩個(gè)步驟均基于現(xiàn)有技術(shù)與要求保護(hù)的發(fā)明的對(duì)比結(jié)果，相對(duì)而言比較客觀，而難點(diǎn)在于第三步即“是否存在技術(shù)啟示”的判斷。雖然審查指南中也給出了一些具體的判斷例子，并始終強(qiáng)調(diào)站在“本領(lǐng)域的技術(shù)人員”的角度進(jìn)行判斷，但在審查過程中，實(shí)際情況千變?nèi)f化，不可避免會(huì)因判斷主體的不同而發(fā)生分歧?？梢哉f，創(chuàng)造性判斷尤其是對(duì)于技術(shù)啟示的認(rèn)定，是專利授權(quán)確權(quán)案件的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

Part.2
案例分析

實(shí)務(wù)中，有時(shí)審查員會(huì)在新創(chuàng)性的評(píng)判中引用外觀設(shè)計(jì)專利文件，基于圖片或照片的記載，認(rèn)定“公開了相同的結(jié)構(gòu)”、“相同的結(jié)構(gòu)必然能夠起到相同的作用、解決相同的技術(shù)問題、達(dá)到相同的技術(shù)效果”，進(jìn)而認(rèn)定存在相關(guān)的技術(shù)啟示，否定發(fā)明的創(chuàng)造性。

對(duì)此，筆者認(rèn)為這種做法欠妥。

首先，外觀設(shè)計(jì)專利文件的主要公開內(nèi)容在于其圖片或照片，其不確定性較高，影響因素也較多，很難“直接地、毫無疑義地確定”其是否公開了某一技術(shù)特征。

其次，根據(jù)專利法的規(guī)定，外觀設(shè)計(jì)，是指對(duì)產(chǎn)品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。也就是說，外觀設(shè)計(jì)僅僅是一種“富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)”，即便根據(jù)其簡要說明以及圖片、照片等的記載能夠直接地、毫無疑義地確定其公開了某一特征，但在沒有具體的文字記載等的情況下，無法根據(jù)圖片、照片等的記載確定其作用、效果，自然也就談不上“存在技術(shù)啟示”。

對(duì)此，可以參考最高人民法院在（2020）最高法知行終188號(hào)判決中做出的認(rèn)定。

在針對(duì)申請(qǐng)?zhí)枮?00980158243.5的發(fā)明專利提出的無效宣告請(qǐng)求中，無效宣告請(qǐng)求人主張涉案專利的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1（CN101380158A號(hào)中國發(fā)明專利申請(qǐng)公布說明書）和對(duì)比文件2（設(shè)計(jì)號(hào)為000987839-0001的歐洲外觀設(shè)計(jì)文件）的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。

涉案專利的權(quán)利要求1如下：

一種旁開扣，其特征在于，

該旁開扣具有插塞（10）和供該插塞（10）插入卡合的插座（20），

上述插塞（10）具有基部（11）和卡合部（14），該基部（11）具有插塞側(cè)帶安裝部（19）及一對(duì)腿部（12）；該卡合部（14）分別形成在上述腿部（12）上；

上述插座（20）具有主體（21）、收容空間（23）和被卡合部（24），該主體（21）具有插座側(cè)帶安裝部（29）及插入口（22）；該收容空間（23）形成在上述主體（21）內(nèi)，能夠收容從上述插入口（22）插入的上述腿部（12）；該被卡合部（24）形成在上述主體（21）上，能夠與上述卡合部（14）相卡合；

上述主體（21）在其正側(cè)即背側(cè)的至少任意一側(cè)具有沿上述腿部（12）的插入方向連續(xù)的凹凸形狀（26），上述凹凸形狀（26）是形成在上述主體（21）的外表面上的凹條線（26A）和沿著上述凹條線（26A）形成在上述主體（21）的內(nèi)表面上的凹條線（26B）。