董寧 夏鋒 | 中國技術類知識產(chǎn)權訴訟：通過美國法院取證的實踐與挑戰(zhàn)

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“本文結(jié)合一個具體案例，簡要介紹通過第1782條向美國法院取證的相關問題?！?br/>

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iPrdaily.cn）

作者：董寧 夏鋒 己任律師事務所

《美國聯(lián)邦法典》第28編第1782條（a）（以下簡稱“第1782條”）規(guī)定，在滿足特定條件的情況下，美國聯(lián)邦地區(qū)法院可以頒發(fā)命令，要求住所或居所在其轄區(qū)內(nèi)的主體提供證詞、陳述，或提供相關文件或其他物品，以便在外國或國際法庭的程序中使用。近年來，在眾多跨境糾紛中，出現(xiàn)了當事人利用第1782條向美國法院申請取證，以支持其在中國訴訟中的主張。這種情況最常見于跨境商事訴訟和仲裁糾紛，但近年來，在專利、商業(yè)秘密等技術類知識產(chǎn)權訴訟中也屢見不鮮。

在中國的知識產(chǎn)權訴訟中，權利人常常面臨取證困難。例如，所主張的專利涉及方法權利要求，或技術秘密為配方、工藝，此時往往需要被告的生產(chǎn)工藝、源代碼等機密文檔以證明侵權。原告難以通過合法手段自行收集這些材料。眾所周知，美國的證據(jù)開示（discovery）范圍和力度通常超過其他國家。因此在某些情況下，例如被告是美國公司或在美國有子公司，利用美國的證據(jù)開示制度來嘗試收集一些國內(nèi)難以收集的證據(jù)也是一個思路，但美國的法院訴訟程序中有“保護令（protective order）”，通過discovery獲得的證據(jù)也不是隨意可以用于外國訴訟的，而是需要基于第1782條向美國申請批準。

筆者近期在兩起技術類知識產(chǎn)權訴訟中代理被告，均遇到原告依據(jù)第1782條，向美國法院申請將美國平行訴訟中開示的證據(jù)用于中國訴訟的情況。最終，美國法院均駁回了原告的請求。本文將結(jié)合其中一個具體案例，簡要介紹通過第1782條向美國法院取證的相關問題。

利用第1782條向美國聯(lián)邦地區(qū)法院申請證據(jù)開示的申請人需要滿足一些法定條件：

1. 證據(jù)開示必須用于外國或國際法庭的程序；

2. 申請人必須是上述程序的利益相關方；

3. 被要求提供證據(jù)的個人或?qū)嶓w的住所或所在地必須在申請人提交申請的美國聯(lián)邦地區(qū)法院管轄范圍內(nèi)。

這些法定條件一般較易滿足。

聯(lián)邦地區(qū)法院對于是否允許證據(jù)開示擁有自由裁量權。美國最高法院在Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.案中明確，裁定第1782條的請求時可以考慮四個因素（“Intel要素”）：

1. 所請求的證據(jù)是否在外國法庭的司法可及范圍內(nèi)，即使沒有第1782條的幫助也可獲得；

2. 外國法庭的性質(zhì)、外國訴訟的特點，以及外國政府、法院或機構(gòu)對美國聯(lián)邦法院提供司法協(xié)助的接受程度；

3. 第1782條的請求是否掩蓋了規(guī)避外國或美國有關外國取證限制或其他政策的企圖；以及

4. 是否包含過度介入（外國司法程序）或帶來繁重負擔的請求。

Intel要素是法院在決策是否提供協(xié)助時的考量因素，但并不要求每個要素都支持法院的決策，法院也不必考慮所有這些因素，但請求方應盡可能的證明在每個要素下的必要性和合理性。而反對第1782條請求的當事人則有責任證明任何可以拒絕該申請的事實。

在Intel要素（1）中，關注的是在不依賴第1782條的情況下，所請求的證據(jù)是否可獲得。在我們的案例中，作為中國訴訟的當事人，被告向美國法院提交了中國律師（包括一位前法官）的聲明，論證中國法院完全有權要求當事人舉證，例如《最高人民法院關于知識產(chǎn)權民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定的舉證責任分配規(guī)則、第二十四條規(guī)定的書證提出令以及第二十五條規(guī)定的拒不提交證據(jù)所面臨的不利后果。美國法院認為，在Intel要素（1）方面，對請求人不利。

關于Intel要素（2），要求考慮外國法院對于美國聯(lián)邦地區(qū)法院協(xié)助的接受程度，這并非指證據(jù)本身是否會被外國法院接受，而是外國法院對這種協(xié)助的態(tài)度。在我們的案例中，被告向美國法院指出，原告在中國訴訟的起訴狀中已經(jīng)宣稱通過對被控侵權產(chǎn)品的分析能夠確認侵權，因此并不需要第1782條的額外證據(jù)開示。美國法院認為，雙方在這一要素上是均勢的，但也提到中國法院可能因程序繁瑣且多余而不太歡迎外國的證據(jù)開示。

Intel要素（3）要求考慮請求人是否試圖通過第1782條繞開外國訴訟中不利的取證程序。這并不要求請求人在外國訴訟中窮盡所有證據(jù)開示的努力。在我們的案例中，被告證明在中國訴訟中有多種途徑允許原告獲得所請求的證據(jù)，無需求助于第1782條，而原告并未嘗試這些途徑。此外，原告在中國訴訟中明確表示已具備證明侵權所需的證據(jù)，如今又尋求第1782條，表明其可能是為了繞過中國的證據(jù)收集程序，違背了司法禮讓和高效的目標。

Intel要素（4）要求所請求的證據(jù)開示不會過度介入或帶來繁重負擔。在我們的案例中，原告主張的權利要求為產(chǎn)品權利要求，且已購買被控侵權產(chǎn)品的樣品，完全能夠通過實物檢查和被告公開的技術文檔來證明侵權。要求被告提供包含生產(chǎn)工藝等機密信息的文件，對于本案而言是重復的，且與案件需求不成比例。

我們注意到，近些年來第1782條已逐漸從單純的調(diào)查取證手段演變?yōu)榫哂休^強威懾力的進攻手段。在我們的案例中，原告請求開示的證據(jù)包括被告的生產(chǎn)工藝等高度機密文件，包含被告生產(chǎn)的幾乎所有技術訣竅（know-how）。一旦泄露，后果不堪設想，被告自然不愿輕易提供。而原告在中國訴訟中事實上并不需要被告的生產(chǎn)工藝等機密文件即可證明侵權，原告甚至提交了第三方鑒定機構(gòu)的鑒定意見，通過對被控侵權產(chǎn)品的分析，得出其落入專利保護范圍的結(jié)論。因此，在中國訴訟中使用被告的機密文件是完全不必要的。

事實上，隨著中國近年來在知識產(chǎn)權舉證規(guī)則和實踐方面的逐步完善，原告的舉證難度已大大降低，也意味著在中國訴訟中尋求第1782條協(xié)助的必要性越來越低。律師在代理此類知識產(chǎn)權案件原告時，應結(jié)合案件情況，充分論證應用第1782條的必要性，即為何某些證據(jù)在中國程序中難以獲得且必不可少。而如果代理被告，則從相反角度進行反駁，證明中國的司法程序已經(jīng)給予了當事人足夠的取證可能性，而支持這一點的專家聲明（比如從事過中國司法審判工作的專家）會很有幫助。

夏 鋒  合伙人

業(yè)務領域：知識產(chǎn)權、技術交易、爭議解決、兼并收購、合規(guī)事務、政府關系

聯(lián)系電話：021-5266 0175

郵箱：jerryxia@genlaw.com

夏鋒律師是己任律師事務所創(chuàng)始人之一，負責上海辦公室和美國聯(lián)絡處，他擁有超過20年的從業(yè)經(jīng)驗，具備法律與技術、企業(yè)法務與律所以及在亞歐美洲多地工作和學習的多元化背景。在回歸律所執(zhí)業(yè)前，他曾經(jīng)長期擔任世界500強美國霍尼韋爾公司（Honeywell）亞太區(qū)副總法律顧問兼首席知識產(chǎn)權法律顧問。

夏鋒律師的執(zhí)業(yè)專注于為國內(nèi)外客戶在知識產(chǎn)權（訴訟與非訴）、爭議解決、品牌許可與技術交易、兼并與收購、企業(yè)合規(guī)以及政策與政府關系等方面提供戰(zhàn)略性的法律意見。尤其在知識產(chǎn)權（IP）領域（專利、商標、商業(yè)秘密、著作權等），夏律師是中國工信部認可的工業(yè)和信息技術領域內(nèi)的IP專家之一。他的專長覆蓋幾乎所有IP相關領域，包括各種IP訴訟與維權、IP申請布局與群組管理、IP風險管控與合規(guī)、IP許可交易、商業(yè)秘密保護等等。

在IP維權與訴訟方面，夏律師取得的成績最為斐然。他有一系列的獲獎案例，包括曾歷史性地獲得專利侵權訴訟中的訴前/訴中臨時禁令、在最高院贏得里程碑式的商標再審案件勝利、為獨特的工業(yè)品外觀獲得反法下的知名商品特有裝潢的保護以及在商業(yè)秘密侵權案件中開創(chuàng)性地以補救成本為損失使侵權人受到刑事處罰。他的最新戰(zhàn)績包括有入選最高院知識產(chǎn)權法庭5周年100大的典型案例、在一個專利侵權訴訟中為國際客戶創(chuàng)紀錄地贏得3200多萬的判賠（其中包括法定最高的5倍懲罰性賠償），以及為一個國際工業(yè)品牌贏得馳名商標訴訟（包括最高500萬的法定賠償）。

此外，夏律師近年來還越來越多地協(xié)助中國企業(yè)處理海外知識產(chǎn)權糾紛，包括美國337調(diào)查。夏律師是上海、江蘇、浙江、深圳等地入庫的海外知識產(chǎn)權糾紛應對指導專家。

夏律師在業(yè)內(nèi)獲得廣泛認可，他多次上榜錢伯斯推薦的“中國知識產(chǎn)權訴訟律師”、IAM“世界IP戰(zhàn)略家300人”和“專利律師1000強”、《商法》“A-List中國法律精英”、WTR“全球商標專業(yè)人士1000 強”、Asia IP雜志“中國知識產(chǎn)權專家”等榜單。此外，他還曾贏得了一系列業(yè)內(nèi)獎項，比如，Lexology“客戶首選律師”、LegalBand評選的“中國15佳知識產(chǎn)權律師”、ALB“中國客戶首選律師”和“中國IP律師15強”，WTR“全球年度最佳公司法務”獎（首位華人獲獎者）以及國際法律辦公室(ILO)與和企業(yè)法律顧問協(xié)會(ACC)共同評選的“亞太區(qū)年度IP人物”獎等。

夏鋒律師從美國加州大學伯克利分校和荷蘭鹿特丹大學分別獲得法學碩士學位。此外，他還從北京大學獲得法學學士以及從北京化工大學獲得工程學士學位。

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董 寧  合伙人

業(yè)務領域：專利、商業(yè)秘密、商標、著作權、不正當競爭

聯(lián)系電話：010-65215999

郵箱：dongning@genlaw.com

董寧律師主要從事知識產(chǎn)權訴訟及非訴業(yè)務，尤其擅長處理科技企業(yè)的復雜、高價值知識產(chǎn)權糾紛。

在過去近二十年，董寧律師曾代表客戶在中國主要的知識產(chǎn)權管轄法院處理過多起有重大影響的疑難技術糾紛案件，包括國內(nèi)LED頭部企業(yè)之間的系列專利侵權訴訟、多家跨國企業(yè)在國內(nèi)的專利侵權訴訟和商業(yè)秘密侵權訴訟等。得益于在計算機軟硬件、無線通信、半導體、光電等技術領域的技術背景，董寧律師能夠在疑難案件中快速找到切入點并為客戶制定富有成效的訴訟策略，他特別擅長于協(xié)調(diào)專利侵權訴訟與相關的專利無效程序，幫助客戶取得最大優(yōu)勢。

董寧律師在知識產(chǎn)權非訴領域也具有豐富的經(jīng)驗，為TMT、醫(yī)療器械等行業(yè)的多家知名企業(yè)提供了量體裁衣的知識產(chǎn)權管理咨詢和IP盡調(diào)服務，并且為多家科技企業(yè)提供專利挖掘和申請服務。

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（原標題：己任視點 | 中國技術類知識產(chǎn)權訴訟：通過美國法院取證的實踐與挑戰(zhàn)）

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（iprdaily.cn）

作者：董寧 夏鋒 己任律師事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：董寧 夏鋒 | 中國技術類知識產(chǎn)權訴訟：通過美國法院取證的實踐與挑戰(zhàn)（點擊標題查看原文）

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