爭點排除規(guī)則在解釋專利權利要求時的適用及對我國的啟示

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【小D導讀】

“爭點排除”也稱“間接再訴禁止”，是美國衡平法下創(chuàng)設的一條規(guī)則。不管是事實爭點還是法律爭點，如果其已經(jīng)在前訴中結論性地確定，就可以適用爭點排除規(guī)則來阻卻再次訴訟。

1.前言

“爭點排除”也稱“間接再訴禁止”，是美國衡平法下創(chuàng)設的一條規(guī)則。根據(jù)美國1982年《判決重述（第2次）》，“不論對于相同還是不同的訴訟請求，當一個法律或者事實的爭點已經(jīng)被實際爭訟并且被一個生效的最終判決所確定、并且該確定對于該判決為必須時，該確定對于雙方當事人之間后續(xù)的訴訟是結論性的”?？傮w來說，適用爭點排除規(guī)則要滿足以下四個條件： （1）該爭點與前訴中確定了的爭點相同；（2）該爭點在前訴中確實經(jīng)過了爭訟；（3）該爭點的確定對于前訴的最終判決是必須的；（4）對抗排除效力的一方過去有完全、公平的機會在前訴中就該爭點進行爭訟。

所以，不管是事實爭點還是法律爭點，如果其已經(jīng)在前訴中結論性地確定，就可以適用爭點排除規(guī)則來阻卻再次訴訟。爭點排除規(guī)則的適用只能針對前訴中的當事人，但是沒有參與前訴的當事人也可以主張爭點排除的抗辯。

爭點排除規(guī)則同樣適用于專利案件，包括對專利權利要求的解釋中。

2.美國爭點排除規(guī)則在解釋專利權利要求時的適用

即使上述適用爭點排除規(guī)則的四個條件都已經(jīng)滿足，作為衡平法規(guī)則，法官仍然可以拒絕適用爭點排除規(guī)則。另外，由于不同審判地可能會適用不同的法律、不同的證據(jù)要求等，也會導致爭點排除規(guī)則不能適用。

A.法院和美國專利商標局（即，USPTO）之間關于爭點排除規(guī)則的適用

在In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007)案中，地區(qū)法院將權利要求中的“響應通貨膨脹率”解釋為“直接響應先前實際通貨膨脹的市場指標，而不包括市場對將來通貨膨脹的預期”，所以要求“與通貨膨脹率連續(xù)的、一對一的關系”。在權利要求解釋之后，當事人雙方達成了和解。而在隨后Trans Texas提出的復審請求程序中，USPTO發(fā)現(xiàn)，根據(jù)“最寬合理解釋”標準，“上述術語‘響應通貨膨脹率’不限于連續(xù)的、一對一的關系，還包括以1%的增額進行調(diào)整的延遲的關系”。根據(jù)該解釋，Trans Texas的權利要求相對于現(xiàn)有技術是顯而易見的。聯(lián)邦上訴法院支持了USPTO的決定并認定，因為USPTO不是先前訴訟的當事人，在此不適用爭點排除，所以USPTO的決定不受先前地區(qū)法院權利要求解釋的約束。

由于USPTO對權利要求進行解釋時采取的“最寬合理解釋”標準與法院相對較窄的解釋標準不一致，所以，即使是基于同樣的理由和證據(jù)，已經(jīng)被法院認定有效的專利也可能被USPTO認定無效。除了對權利要求的解釋標準不同之外，法院和USPTO在評價權利要求的專利性時對證據(jù)的要求也不相同。法院采用“清楚并且有說服力的”證據(jù)標準，而USPTO采用“優(yōu)勢”證據(jù)標準。

B.法院之間關于爭點排除規(guī)則的適用

在The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, Nos. 2012-1642, 2013-1024 (Fed. Cir. Nov. 15, 2013)案中，OWW基于其’237專利對Alps提起侵權訴訟，該訴訟因為復審請求而中止。在此期間，OWW基于’237專利的繼續(xù)申請，即’182專利，對Thermo-Ply提起另一侵權訴訟，該’182專利被認定無效。Alps案的地區(qū)法院作出判決，基于爭點排除規(guī)則認定，與該’182專利的權利要求實質(zhì)相同的’237專利的權利要求也是無效的。聯(lián)邦上訴法院支持了地區(qū)法院的判決，認定如果權利要求實質(zhì)上相同的話，“僅僅使用不同的文字”并不會產(chǎn)生新的爭點。

在e.Digital Corp. v. Futurewei Technologies, Inc.and Pantech Wireless, Inc., Nos. 2014-1019, 2014-1242, -1243 (Fed. Cir. Nov. 19, 2014)案中, e.Digital基于’774 專利和’108專利起訴專利侵權。該’108專利不是’774專利的同族專利，但是覆蓋了相同的基本裝置并且包括“唯一存儲器的限定”。

在另一在先訴訟中，涉案’774專利的相關權利要求限定了“一個閃存模塊，該閃存模塊作為接收的處理過的聲音電信號的唯一存儲器工作”（即“唯一存儲器的限定”）。地區(qū)法院認定該“唯一存儲器的限定”使得專利權人放棄了RAM或者任何其他存儲裝置。在這種解釋下，當事人達成協(xié)議終結了訴訟。

本案地區(qū)法院適用爭點排除規(guī)則，禁止專利權人對’774 專利和’108專利的權利要求作出與在先法院不同的解釋。在上訴中，聯(lián)邦上訴法院駁回了爭點排除可以適用于’108專利中的相同術語的意見，因為該專利不在前訴的爭議當中?！啊?08專利與’774專利無關聯(lián)，而是公開了對’774專利的改進”。“雖然’108專利可以參考引用’774專利作為現(xiàn)有技術，但是這改變不了兩專利彼此無關聯(lián)的事實?！?08專利公開了單獨的發(fā)明，包括不同的審查歷史，并且得到不同的說明書的支持，包括清晰地顯示了RAM的圖3和圖4......所以’108專利需要重新進行權利要求解釋”。

上訴法院暗示，即使兩項專利是關聯(lián)的，也有可能不適用爭點排除規(guī)則。例如，對于部分繼續(xù)申請專利，因為其可能公開了會實質(zhì)上影響權利要求解釋的新內(nèi)容，所以相對于母案專利，需要重新解釋權利要求。

C.法院和國際貿(mào)易委員會（即，ITC）之間關于爭點排除規(guī)則的適用

聯(lián)邦上訴法院在Tandon Corp. v. U.S.I.T.C., 831 F.2d 1017, 1018(Fed. Cir. 1987)案中認定，ITC關于專利的裁決不會對地區(qū)法院產(chǎn)生既判力，包括請求權排除和爭點排除的效力。因為國會賦予ITC的主要職責是代管貿(mào)易法而不是專利法。

所以，不管ITC針對一項專利作出怎樣的裁決，該裁決都不會完全阻止專利權人在地區(qū)法院就同一專利主張權利。但是，ITC的裁決可以作為有說服力的證據(jù)呈現(xiàn)給地區(qū)法院。聯(lián)邦上訴法院在Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1569 (Fed. Cir. 1996)案中指出，“只要地區(qū)法院認為合理，其可以把任何排除價值賦予ITC的在先決定”。

3.對我國的啟示

爭點排除規(guī)則有助于節(jié)約司法資源、提高司法效率、保證判決的一致性、保證法院審判的正直、促進判決的終局性。爭點排除規(guī)則還體現(xiàn)了誠信和公平原則。

我國《民事訴訟法》第一百二十四條第（五）項規(guī)定，“對判決、裁定、調(diào)解書已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告申請再審，但人民法院準許撤訴的裁定除外”。《最高人民法院關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條第（四）項規(guī)定，“已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實，當事人無須舉證證明，當事人有相反證據(jù)足以推翻的除外”。這些規(guī)定雖然確定了已決事項的既判力，但是沒有明確具體適用條件。另外，發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實在后續(xù)訴訟中僅僅是免證事實，這與爭點排除規(guī)則的適用不同。

專利訴訟中權利要求解釋的復雜性的一個表現(xiàn)形式是，不同法院或者行政機關會對同一專利的權利要求分別進行解釋，會對母案專利和分案專利的權利要求分別進行解釋，會對同族專利的權利要求分別進行解釋，會在侵權和確權程序中對權利要求分別進行解釋。爭點排除規(guī)則有利于法院之間、行政機關之間、法院和行政機關之間解釋權利要求時的一致性并且防止對已經(jīng)解釋過的權利要求中的相關術語重復進行解釋。

一個成熟的法律體系應當對訴訟程序中的各種問題進行精細化的分析和探究，從而保證訴訟程序的誠信和公平以及司法的嚴肅和效率。我國可以在條件成熟的時候適當借鑒美國爭點排除規(guī)則的實踐，更加精確地界定“請求權排除”、“爭點排除”、“既判力”等等之間的關系，避免重復審判，保證訴訟當事人的合法權益受到保障，法官的審理客觀公正。

來源：貿(mào)促會專商所郭小軍編輯：IPRdaily 趙珍

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