爭點(diǎn)排除規(guī)則在解釋專利權(quán)利要求時的適用及對我國的啟示

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【小D導(dǎo)讀】

“爭點(diǎn)排除”也稱“間接再訴禁止”，是美國衡平法下創(chuàng)設(shè)的一條規(guī)則。不管是事實(shí)爭點(diǎn)還是法律爭點(diǎn)，如果其已經(jīng)在前訴中結(jié)論性地確定，就可以適用爭點(diǎn)排除規(guī)則來阻卻再次訴訟。

1.前言

“爭點(diǎn)排除”也稱“間接再訴禁止”，是美國衡平法下創(chuàng)設(shè)的一條規(guī)則。根據(jù)美國1982年《判決重述（第2次）》，“不論對于相同還是不同的訴訟請求，當(dāng)一個法律或者事實(shí)的爭點(diǎn)已經(jīng)被實(shí)際爭訟并且被一個生效的最終判決所確定、并且該確定對于該判決為必須時，該確定對于雙方當(dāng)事人之間后續(xù)的訴訟是結(jié)論性的”?？傮w來說，適用爭點(diǎn)排除規(guī)則要滿足以下四個條件： （1）該爭點(diǎn)與前訴中確定了的爭點(diǎn)相同；（2）該爭點(diǎn)在前訴中確實(shí)經(jīng)過了爭訟；（3）該爭點(diǎn)的確定對于前訴的最終判決是必須的；（4）對抗排除效力的一方過去有完全、公平的機(jī)會在前訴中就該爭點(diǎn)進(jìn)行爭訟。

所以，不管是事實(shí)爭點(diǎn)還是法律爭點(diǎn)，如果其已經(jīng)在前訴中結(jié)論性地確定，就可以適用爭點(diǎn)排除規(guī)則來阻卻再次訴訟。爭點(diǎn)排除規(guī)則的適用只能針對前訴中的當(dāng)事人，但是沒有參與前訴的當(dāng)事人也可以主張爭點(diǎn)排除的抗辯。

爭點(diǎn)排除規(guī)則同樣適用于專利案件，包括對專利權(quán)利要求的解釋中。

2.美國爭點(diǎn)排除規(guī)則在解釋專利權(quán)利要求時的適用

即使上述適用爭點(diǎn)排除規(guī)則的四個條件都已經(jīng)滿足，作為衡平法規(guī)則，法官仍然可以拒絕適用爭點(diǎn)排除規(guī)則。另外，由于不同審判地可能會適用不同的法律、不同的證據(jù)要求等，也會導(dǎo)致爭點(diǎn)排除規(guī)則不能適用。

A.法院和美國專利商標(biāo)局（即，USPTO）之間關(guān)于爭點(diǎn)排除規(guī)則的適用

在In re Trans Texas Holdings Corp., 498 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2007)案中，地區(qū)法院將權(quán)利要求中的“響應(yīng)通貨膨脹率”解釋為“直接響應(yīng)先前實(shí)際通貨膨脹的市場指標(biāo)，而不包括市場對將來通貨膨脹的預(yù)期”，所以要求“與通貨膨脹率連續(xù)的、一對一的關(guān)系”。在權(quán)利要求解釋之后，當(dāng)事人雙方達(dá)成了和解。而在隨后Trans Texas提出的復(fù)審請求程序中，USPTO發(fā)現(xiàn)，根據(jù)“最寬合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)，“上述術(shù)語‘響應(yīng)通貨膨脹率’不限于連續(xù)的、一對一的關(guān)系，還包括以1%的增額進(jìn)行調(diào)整的延遲的關(guān)系”。根據(jù)該解釋，Trans Texas的權(quán)利要求相對于現(xiàn)有技術(shù)是顯而易見的。聯(lián)邦上訴法院支持了USPTO的決定并認(rèn)定，因?yàn)閁SPTO不是先前訴訟的當(dāng)事人，在此不適用爭點(diǎn)排除，所以USPTO的決定不受先前地區(qū)法院權(quán)利要求解釋的約束。

由于USPTO對權(quán)利要求進(jìn)行解釋時采取的“最寬合理解釋”標(biāo)準(zhǔn)與法院相對較窄的解釋標(biāo)準(zhǔn)不一致，所以，即使是基于同樣的理由和證據(jù)，已經(jīng)被法院認(rèn)定有效的專利也可能被USPTO認(rèn)定無效。除了對權(quán)利要求的解釋標(biāo)準(zhǔn)不同之外，法院和USPTO在評價權(quán)利要求的專利性時對證據(jù)的要求也不相同。法院采用“清楚并且有說服力的”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，而USPTO采用“優(yōu)勢”證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。

B.法院之間關(guān)于爭點(diǎn)排除規(guī)則的適用

在The Ohio Willow Wood Co. v. Alps South, LLC, Nos. 2012-1642, 2013-1024 (Fed. Cir. Nov. 15, 2013)案中，OWW基于其’237專利對Alps提起侵權(quán)訴訟，該訴訟因?yàn)閺?fù)審請求而中止。在此期間，OWW基于’237專利的繼續(xù)申請，即’182專利，對Thermo-Ply提起另一侵權(quán)訴訟，該’182專利被認(rèn)定無效。Alps案的地區(qū)法院作出判決，基于爭點(diǎn)排除規(guī)則認(rèn)定，與該’182專利的權(quán)利要求實(shí)質(zhì)相同的’237專利的權(quán)利要求也是無效的。聯(lián)邦上訴法院支持了地區(qū)法院的判決，認(rèn)定如果權(quán)利要求實(shí)質(zhì)上相同的話，“僅僅使用不同的文字”并不會產(chǎn)生新的爭點(diǎn)。

在e.Digital Corp. v. Futurewei Technologies, Inc.and Pantech Wireless, Inc., Nos. 2014-1019, 2014-1242, -1243 (Fed. Cir. Nov. 19, 2014)案中, e.Digital基于’774 專利和’108專利起訴專利侵權(quán)。該’108專利不是’774專利的同族專利，但是覆蓋了相同的基本裝置并且包括“唯一存儲器的限定”。

在另一在先訴訟中，涉案’774專利的相關(guān)權(quán)利要求限定了“一個閃存模塊，該閃存模塊作為接收的處理過的聲音電信號的唯一存儲器工作”（即“唯一存儲器的限定”）。地區(qū)法院認(rèn)定該“唯一存儲器的限定”使得專利權(quán)人放棄了RAM或者任何其他存儲裝置。在這種解釋下，當(dāng)事人達(dá)成協(xié)議終結(jié)了訴訟。

本案地區(qū)法院適用爭點(diǎn)排除規(guī)則，禁止專利權(quán)人對’774 專利和’108專利的權(quán)利要求作出與在先法院不同的解釋。在上訴中，聯(lián)邦上訴法院駁回了爭點(diǎn)排除可以適用于’108專利中的相同術(shù)語的意見，因?yàn)樵搶＠辉谇霸V的爭議當(dāng)中?！啊?08專利與’774專利無關(guān)聯(lián)，而是公開了對’774專利的改進(jìn)”。“雖然’108專利可以參考引用’774專利作為現(xiàn)有技術(shù)，但是這改變不了兩專利彼此無關(guān)聯(lián)的事實(shí)?！?08專利公開了單獨(dú)的發(fā)明，包括不同的審查歷史，并且得到不同的說明書的支持，包括清晰地顯示了RAM的圖3和圖4......所以’108專利需要重新進(jìn)行權(quán)利要求解釋”。

上訴法院暗示，即使兩項(xiàng)專利是關(guān)聯(lián)的，也有可能不適用爭點(diǎn)排除規(guī)則。例如，對于部分繼續(xù)申請專利，因?yàn)槠淇赡芄_了會實(shí)質(zhì)上影響權(quán)利要求解釋的新內(nèi)容，所以相對于母案專利，需要重新解釋權(quán)利要求。

C.法院和國際貿(mào)易委員會（即，ITC）之間關(guān)于爭點(diǎn)排除規(guī)則的適用

聯(lián)邦上訴法院在Tandon Corp. v. U.S.I.T.C., 831 F.2d 1017, 1018(Fed. Cir. 1987)案中認(rèn)定，ITC關(guān)于專利的裁決不會對地區(qū)法院產(chǎn)生既判力，包括請求權(quán)排除和爭點(diǎn)排除的效力。因?yàn)閲鴷x予ITC的主要職責(zé)是代管貿(mào)易法而不是專利法。

所以，不管ITC針對一項(xiàng)專利作出怎樣的裁決，該裁決都不會完全阻止專利權(quán)人在地區(qū)法院就同一專利主張權(quán)利。但是，ITC的裁決可以作為有說服力的證據(jù)呈現(xiàn)給地區(qū)法院。聯(lián)邦上訴法院在Texas Instruments v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1569 (Fed. Cir. 1996)案中指出，“只要地區(qū)法院認(rèn)為合理，其可以把任何排除價值賦予ITC的在先決定”。

3.對我國的啟示

爭點(diǎn)排除規(guī)則有助于節(jié)約司法資源、提高司法效率、保證判決的一致性、保證法院審判的正直、促進(jìn)判決的終局性。爭點(diǎn)排除規(guī)則還體現(xiàn)了誠信和公平原則。

我國《民事訴訟法》第一百二十四條第（五）項(xiàng)規(guī)定，“對判決、裁定、調(diào)解書已經(jīng)發(fā)生法律效力的案件，當(dāng)事人又起訴的，告知原告申請再審，但人民法院準(zhǔn)許撤訴的裁定除外”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第九條第（四）項(xiàng)規(guī)定，“已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實(shí)，當(dāng)事人無須舉證證明，當(dāng)事人有相反證據(jù)足以推翻的除外”。這些規(guī)定雖然確定了已決事項(xiàng)的既判力，但是沒有明確具體適用條件。另外，發(fā)生法律效力的裁判所確認(rèn)的事實(shí)在后續(xù)訴訟中僅僅是免證事實(shí)，這與爭點(diǎn)排除規(guī)則的適用不同。

專利訴訟中權(quán)利要求解釋的復(fù)雜性的一個表現(xiàn)形式是，不同法院或者行政機(jī)關(guān)會對同一專利的權(quán)利要求分別進(jìn)行解釋，會對母案專利和分案專利的權(quán)利要求分別進(jìn)行解釋，會對同族專利的權(quán)利要求分別進(jìn)行解釋，會在侵權(quán)和確權(quán)程序中對權(quán)利要求分別進(jìn)行解釋。爭點(diǎn)排除規(guī)則有利于法院之間、行政機(jī)關(guān)之間、法院和行政機(jī)關(guān)之間解釋權(quán)利要求時的一致性并且防止對已經(jīng)解釋過的權(quán)利要求中的相關(guān)術(shù)語重復(fù)進(jìn)行解釋。

一個成熟的法律體系應(yīng)當(dāng)對訴訟程序中的各種問題進(jìn)行精細(xì)化的分析和探究，從而保證訴訟程序的誠信和公平以及司法的嚴(yán)肅和效率。我國可以在條件成熟的時候適當(dāng)借鑒美國爭點(diǎn)排除規(guī)則的實(shí)踐，更加精確地界定“請求權(quán)排除”、“爭點(diǎn)排除”、“既判力”等等之間的關(guān)系，避免重復(fù)審判，保證訴訟當(dāng)事人的合法權(quán)益受到保障，法官的審理客觀公正。

來源：貿(mào)促會專商所郭小軍編輯：IPRdaily 趙珍

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