代購(gòu)網(wǎng)站標(biāo)注他人注冊(cè)商標(biāo)行為的法律責(zé)任

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【小D導(dǎo)讀】

實(shí)踐中，代購(gòu)網(wǎng)站使用他人注冊(cè)商標(biāo)主要有兩種情形：一是在商品名稱中使用他人注冊(cè)商標(biāo)及商品型號(hào)；二是在商品描述中標(biāo)注他人注冊(cè)商標(biāo)，有的是文字描述，有的在圖片上加注的水印中使用。這兩種使用方式都有可能被商標(biāo)權(quán)人訴諸法院。

【案情】

郭某系“以純”、“YISHiOn”、“YISHiOn 以純”注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利人。經(jīng)郭某許可，原告東莞某公司獲得了上述三個(gè)注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)，并有權(quán)以自己的名義對(duì)仿冒、假冒商標(biāo)或其他侵害商標(biāo)專用權(quán)的侵權(quán)行為向法院提起訴訟。

后原告發(fā)現(xiàn)被告陳某在其開(kāi)設(shè)的淘寶店的商品描述中使用了“YISHiOn /以純專柜代購(gòu)”、“2013新以純專柜正品代購(gòu)”字樣等。原告認(rèn)為，從被告網(wǎng)店的商品品種、數(shù)量看，其規(guī)模不屬于零星物品再售的自助服務(wù)，被告并非原告的特許經(jīng)銷商或加盟經(jīng)銷商，在未取得商標(biāo)使用授權(quán)的情況下使用涉案商標(biāo)，攀附“以純”商標(biāo)的知名度，不屬于合理使用；被告提供他人商標(biāo)和款號(hào)的侵權(quán)搜索后，使網(wǎng)購(gòu)者可直接找到該商品而購(gòu)買(mǎi)，使得線下實(shí)體店淪為網(wǎng)店的試衣間，這種行為是惡意的，嚴(yán)重?fù)p害了原告自身需要維系的線下銷售體系的利益。

【分歧】

第一種意見(jiàn)認(rèn)為，被告未經(jīng)權(quán)利人許可，擅自使用他人注冊(cè)商標(biāo)，構(gòu)成侵權(quán)。

第二種意見(jiàn)認(rèn)為，根據(jù)權(quán)利用盡原則，被告轉(zhuǎn)售標(biāo)注原告商標(biāo)的商品無(wú)需經(jīng)過(guò)原告同意，不構(gòu)成侵權(quán)。

第三種意見(jiàn)認(rèn)為，一般而言，在商品銷售宣傳中使用商品的注冊(cè)商標(biāo)，符合商業(yè)慣例，但前提是被告能夠證明其代購(gòu)的商品為商標(biāo)權(quán)人許可投放市場(chǎng)的商品，否則，被告應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

【評(píng)析】

1.侵權(quán)判斷前提：是否屬于商標(biāo)意義上的使用行為

新商標(biāo)法第五十七條第一款第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)共同組成了目前商標(biāo)侵權(quán)判斷的最基本的標(biāo)準(zhǔn)，這兩項(xiàng)法律規(guī)定都明確要求被控行為使用了商標(biāo)。第五十七條第一款第（二）項(xiàng)規(guī)定了“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)近似的商標(biāo)，或者在類似商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的” ——該條實(shí)際上是將司法解釋所確立的混淆標(biāo)準(zhǔn)予以法定化——容易導(dǎo)致混淆的要件表述顯然是將構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)的行為嚴(yán)格限定于商標(biāo)使用行為。這是因?yàn)榍趾ι虡?biāo)權(quán)首先是一種商標(biāo)使用行為，如果他人的行為不構(gòu)成商標(biāo)使用，也就無(wú)從談起商標(biāo)侵權(quán)，不需要再進(jìn)行混淆判斷。需要指出的是，該條第（一）項(xiàng)規(guī)定“未經(jīng)商標(biāo)注冊(cè)人的許可，在同一種商品上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)”為侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為，盡管其未要求混淆要件，但是侵權(quán)成立的前提仍然是其必須構(gòu)成商標(biāo)使用，如果不是，仍不構(gòu)成此種商標(biāo)侵權(quán)行為。最高人民法院在再審申請(qǐng)人陜西茂志娛樂(lè)有限公司與被申請(qǐng)人夢(mèng)工廠動(dòng)畫(huà)影片公司、派拉蒙影業(yè)公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案中指出：“商標(biāo)的基本特性是區(qū)別商品或者服務(wù)的來(lái)源，構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)的行為應(yīng)當(dāng)是在商業(yè)標(biāo)識(shí)意義上使用相同或者近似商標(biāo)的行為，即被訴侵權(quán)標(biāo)識(shí)必須進(jìn)行了商標(biāo)意義上的使用……由于《功夫熊貓2》使用‘功夫熊貓’字樣是對(duì)前述《功夫熊貓》電影的延續(xù)，且‘功夫熊貓’表示的是該電影的名稱，用以概況說(shuō)明電影內(nèi)容的表達(dá)主題，屬于描述性使用，而并非用以區(qū)分電影的來(lái)源，故夢(mèng)工廠對(duì)‘功夫熊貓’文字的使用并非商標(biāo)意義上的使用，不構(gòu)成對(duì)本案商標(biāo)權(quán)的侵害?！币虼?，判斷代購(gòu)網(wǎng)站被訴侵害他人商標(biāo)權(quán)，首先要判斷被訴行為是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為。

上述第二種情形，即在商品描述中標(biāo)注他人注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用行為并無(wú)爭(zhēng)議，因?yàn)闊o(wú)論是文字表述如“本店銷售耐克運(yùn)動(dòng)鞋”還是在鞋子圖片上加注“耐克”字樣，都具有識(shí)別商品來(lái)源的作用。而上述第一種情形，即在商品名稱中使用他人注冊(cè)商標(biāo)，是否屬于商標(biāo)法意義上的使用行為有不同觀點(diǎn)。有人認(rèn)為，這屬于描述性使用而非商標(biāo)性的使用。筆者認(rèn)為，描述性使用僅僅是對(duì)標(biāo)識(shí)的第一含義的使用，如為了表明商品的質(zhì)量、功能、產(chǎn)地、數(shù)量等，并不是為了指示商品的來(lái)源。而代購(gòu)網(wǎng)站在商品名稱中使用他人注冊(cè)商標(biāo)顯然是為了指明其銷售的商品的來(lái)源。以本案為例，被告網(wǎng)店標(biāo)注“YISHiOn /以純專柜代購(gòu)”明確向一般消費(fèi)者說(shuō)明其銷售的商品是來(lái)源于YISHiOn /以純品牌，盡管被告銷售的可能是假冒他人注冊(cè)商標(biāo)的產(chǎn)品，但不影響其在商品名稱中使用他人商標(biāo)行為的性質(zhì)。

2.抗辯審查：本案是否適用權(quán)利用盡原則

權(quán)利用盡原則是指，一項(xiàng)產(chǎn)品（作品）由權(quán)利人本人或經(jīng)權(quán)利人同意投放市場(chǎng)后，他人再進(jìn)行分銷（發(fā)行），權(quán)利人都無(wú)權(quán)過(guò)問(wèn)。在專利法領(lǐng)域，多數(shù)國(guó)家的規(guī)定是一致的，認(rèn)為專利權(quán)存在權(quán)利用盡問(wèn)題，如我國(guó)專利法第六十九條第一款即作出了明確規(guī)定。但在版權(quán)、商標(biāo)領(lǐng)域，權(quán)利用盡原則爭(zhēng)議頗大。一方面，權(quán)利用盡原則在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品上的適用，不同國(guó)家法律有不同回答。例如，德國(guó)法律認(rèn)可權(quán)利用盡原則，而法國(guó)、比利時(shí)則規(guī)定，經(jīng)權(quán)利人許可投入市場(chǎng)的復(fù)制品，該權(quán)利人一直有權(quán)控制到“最終使用者”這一層。另一方面，權(quán)利用盡原則是否適用于產(chǎn)地在境外的產(chǎn)品，即平行進(jìn)口的產(chǎn)品是否得以抗辯適用權(quán)利用盡原則，也尚有爭(zhēng)議。例如，美國(guó)第九巡回法庭判決的歐米茄公司（Omega SA）訴好市多批發(fā)公司（Costco Wholesale）一案，第九巡回法庭認(rèn)為“首次銷售原則僅適用于在美國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)和分銷的產(chǎn)品”。該案判決后，引發(fā)了很大爭(zhēng)議。案件上訴后，美國(guó)最高法院大法官們僅以較大分歧支持了第九巡回法庭。我國(guó)有學(xué)者撰文指出，從我國(guó)經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，我國(guó)在平行進(jìn)口問(wèn)題上應(yīng)傾向于商標(biāo)權(quán)國(guó)際權(quán)利用盡。正因?yàn)楦鲊?guó)在權(quán)利用盡原則上分歧較大，TRIPS協(xié)定第六條將權(quán)利用盡交由各國(guó)自行解釋，這樣的條款在TRIPS協(xié)定是絕無(wú)僅有的。

無(wú)論國(guó)內(nèi)權(quán)利用盡還是國(guó)際權(quán)利用盡，適用的對(duì)象都是商品本身，并不涉及廣告等其他載體。因?yàn)樵O(shè)立權(quán)利用盡原則的目的是防止權(quán)利人濫用自己權(quán)利、維護(hù)社會(huì)利益，如果權(quán)利人許可將產(chǎn)品投入市場(chǎng)后，該產(chǎn)品的后續(xù)批發(fā)、零售、轉(zhuǎn)讓和使用還需要一一經(jīng)過(guò)權(quán)利人許可，將大大影響到商品的正常流通和正常使用。因此，對(duì)于代購(gòu)網(wǎng)站在商業(yè)活動(dòng)中標(biāo)注他人商標(biāo)的行為，不應(yīng)認(rèn)定等同于商品本身，否則，將不當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)大了對(duì)權(quán)利人的限制。（作者單位：浙江省嘉興市中級(jí)人民法院）

來(lái)源：人民法院報(bào) 編輯：IPRdaily王夢(mèng)婷代購(gòu)網(wǎng)站標(biāo)注他人注冊(cè)商標(biāo)行為的法律責(zé)任