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“惡意專利主張”案件好復雜呀

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IPRdaily10年前
“惡意專利主張”案件好復雜呀

“惡意專利主張”案件好復雜呀

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美國聯(lián)邦巡回上訴法院將“惡意專利主張”案件發(fā)回州法院重審。復雜的地方在于,州法院現(xiàn)在似乎需要駁回MPHJ有關優(yōu)先性的反訴,因為其是基于專利法提出的。到那個時候MPHJ似乎就要提起聯(lián)邦宣告判決訴訟來提出優(yōu)先性問題。

 

聯(lián)邦巡回上訴法院的此次判決很有意思,駁回了MPHJ進入聯(lián)邦法院的申請。佛蒙特州控訴專利持有人MPHJ違反《佛蒙特州消費者保護法》(VCPA),起因是MPHJ的專利維權行動,其信函維權分為三個階段:

 

空殼公司MPHJ的信函中稱,“我們已經(jīng)確認你公司正在使用專利技術(掃描到郵件)”,建議“現(xiàn)在你方應該與我方簽訂許可協(xié)議”。

 

幾周之后來自FarneyDaniels律所的催促信稱,事先沒有否認表示將被視為同意存在侵權行為,暗示如果收信人不簽訂許可協(xié)議的話,就會提起訴訟。

 

第三封催促信與第二封一樣。

 

這些行為促使佛蒙特州總檢察長根據(jù)VCPA提起公訴,控告MPHJ存在不正當和欺詐性的商業(yè)行為,因為其“在不可能提起訴訟的情況下對小企業(yè)威脅提起訴訟,使得收信人承擔調(diào)查責任,利用空殼公司減輕責任;在信函中稱如果不接受許可的話,將會立即提起訴訟。許可項目非常成功,很多企業(yè)參與其中,平均許可費用為每個雇員1000美元”。佛蒙特州還申請永久性禁令,要求MPHJ遵守州法。

 

在佛蒙特州提交公訴狀(但在其修改訴狀之前)之后,佛蒙特州頒布了《佛蒙特州惡意認定專利侵權法》(BFAPIA),規(guī)定了一種新的訴因類型——“惡意專利侵權主張”,考慮的因素有“律師函的內(nèi)容,主張侵權前調(diào)查的程度,要求在不合理的短時間內(nèi)支付許可費,欺詐性侵權主張”。

 

MPHJ稱禁令將迫使其遵守BFAPIA,但是美國聯(lián)邦專利法應該優(yōu)先于該法律,因此,該案件應該移送至聯(lián)邦法院。

 

聯(lián)邦地區(qū)法院駁回了MPHJ的第一次移送管轄申請(基于第一次的公訴狀)和第二次移送管轄申請(基于佛蒙特州修改后的訴狀)。MPHJ就第二次駁回提起了上訴,聯(lián)邦巡回上訴法院維持了原判——限制上訴僅及于與BFAPIA有關的問題,法院認定佛蒙特州申請的禁令并沒有提出遵守BFAPIA的問題,尤其是佛蒙特州的該立法出現(xiàn)在口頭辯論期間,該州并沒有尋求禁令要求遵守該立法。

 

判決中最有意思的地方是,法官O’Malley關于聯(lián)邦巡回上訴法院在《美國發(fā)明法案》(AIA)以及Gunn一案之后的管轄權問題的討論。

 

AIA修改了美國法典第28編,現(xiàn)第1295(a)(1)條授權聯(lián)邦巡回上訴法院享有下述案件的上訴管轄權:根據(jù)國會與專利有關的任何法律而提起的任何民事訴訟,或者任何一方根據(jù)此等法律提起強制反訴的民事訴訟。此次修改將聯(lián)邦巡回上訴法院的管轄權擴展至包含僅因強制反訴而引發(fā)專利問題的案件(之前,主要依據(jù)起訴狀決定)。新法第1338(a)條還規(guī)定,州法院不得對任何根據(jù)國會與專利有關的任何法律而主張的救濟訴訟享有管轄權。第1454條還規(guī)定,任何一方根據(jù)國會與專利有關的任何法律提起救濟的民事訴訟可以移交至聯(lián)邦地區(qū)法院。

 

與此同時,在Gunn一案中,聯(lián)邦最高法院將聯(lián)邦巡回上訴法院的管轄權限制為:(1)聯(lián)邦專利法規(guī)定了訴因的案件,或者(2)盡管訴訟主張根據(jù)州法律,但聯(lián)邦專利法問題(a)有必要提出且(b)事實上存在爭議且(c)是重大的且(d)能夠在聯(lián)邦法院解決,也能夠維持國會認可的聯(lián)邦與州之間的平衡。

 

MPHJ主張聯(lián)邦巡回上訴法院對此案具有上訴管轄權,因為其反訴主張?zhí)岢隽艘粋€專利法問題。具體來說,MPHJ請求“宣告VCPA無效或者憲法第一、五、十四修正案,憲法聯(lián)邦至高性和專利條款,美國法典第35編相對于VCPA具有優(yōu)先性”。

 

聯(lián)邦巡回上訴法院在這樣的復雜情形下第一次判決,MPHJ的反訴屬于強制性反訴,因為其與公訴狀中的主訴具有緊密的事實與邏輯聯(lián)系。根據(jù)第1295(a)(1)條提出的第二個問題是該反訴是否“源于”聯(lián)邦專利法,法院對此也有明確解答。盡管并非一個訴因,聯(lián)邦巡回上訴法院認為優(yōu)先性抗辯非常重要,也是一個必要的聯(lián)邦專利問題,其解決方案會對整個聯(lián)邦專利系統(tǒng)產(chǎn)生廣泛的影響。

 

聯(lián)邦專利法是否具有優(yōu)先性,或者使得VCPA無效,具有遠遠超出本案之外的重要性。假設法院認定,VCPA并非無效或者在州法院具有優(yōu)先性,將會影響專利統(tǒng)一整體的發(fā)展,因為此等判決將會在佛蒙特州內(nèi)具有約束力,但在其他聯(lián)邦或者具有類似法律的其他州并不具有約束力。本案的事實與Gunn一案具有根本上的不同,Gunn一案中法院承認聯(lián)邦問題屬于“回溯型的法律事故主張”,不太可能對未來的專利訴訟具有任何“排除爭議的影響”,因此并不重要。作為“法律適用”上的問題,MPHJ提出的強制性反訴在一定程度上依賴于本案的特別事實,不過本案的解決方案也會幫助理清專利法的邊界,明確專利權人在提出權利侵權主張上的權利與特權。

 

因此,聯(lián)邦巡回上訴法院認為其對于本案確實具有上訴管轄權。

 

到現(xiàn)在,你可能發(fā)現(xiàn)我之前所說的最終的判決(有效地駁回移送管轄請求)與新法允許移送“一方根據(jù)國會與專利有關的法律提出救濟主張”的案件之間存在矛盾,尤其是因為法院判決MPHJ確實根據(jù)聯(lián)邦專利法提出了救濟主張。表面上矛盾的解決方案實際上是程序上的,“MPHJ并沒有根據(jù)美國法典第28編第1454條就聯(lián)邦地區(qū)法院的判決提起上訴,因此我們沒有機會就新法做出解釋”。

 

復雜的地方在于,州法院現(xiàn)在似乎需要駁回MPHJ有關優(yōu)先性的反訴,因為其是基于專利法提出的。到那個時候MPHJ似乎就要提起聯(lián)邦宣告判決訴訟來提出優(yōu)先性問題。(編譯自patentlyo.com)

(注:本文來源于中國保護知識產(chǎn)權網(wǎng),原標題為《美國聯(lián)邦巡回上訴法院將“惡意專利主張”案件發(fā)回州法院重審》)      

 

來源:中國保護知識產(chǎn)權網(wǎng)

編輯:IPRdaily王夢婷

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