從無效的角度淺談專利文件中的撰寫問題 ——議搜狗訴百度輸入法

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一、引言

拜讀了孟憲功律師的《淺析：專利維權(quán)發(fā)展的新動(dòng)向》文章后，筆者感觸很大，據(jù)調(diào)查所知，近年來互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭很大程度上體現(xiàn)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維權(quán)上。縱觀全球各大企業(yè)，專利的競爭從幕后走向臺(tái)前，成為企業(yè)占領(lǐng)市場的重要手段。移動(dòng)設(shè)備相關(guān)作為全球?qū)＠麘?zhàn)的主戰(zhàn)場，蘋果與三星專利之訴最為經(jīng)典。這場專利戰(zhàn)始于2009年，在2010年到2014年期間進(jìn)入白熱化，現(xiàn)在已經(jīng)接近尾聲。

正如《淺析：專利維權(quán)發(fā)展的新動(dòng)向》文章中談到，在11月23日，搜狗公司向上海知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院和上海高級(jí)人民法院提起9項(xiàng)專利侵權(quán)訴訟，并提出了1.8億元的賠償要求，創(chuàng)下了我國專利訴訟索賠的新紀(jì)錄(1) 。本次訴訟所涉專利除了屬于輸入法核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)詞庫、智能組詞等技術(shù)外，還包括了顏文字/圖形輸入、圖片/表情輸入、網(wǎng)址補(bǔ)全與導(dǎo)航等周邊及個(gè)性化功能。其中，針對(duì)專利號(hào)為200610127154的專利（以下簡稱本專利），請(qǐng)求索賠金額就高達(dá)1億元。

下面，筆者基于多年的撰寫經(jīng)驗(yàn)，從無效的角度淺談一下本專利文件中常見的撰寫問題。

二、本專利的基本審查信息

1、本專利的基本信息

本專利的申請(qǐng)?zhí)枮?00610127154，發(fā)明名稱為“一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法及系統(tǒng)”，申請(qǐng)日為2006年09月05日，授權(quán)公告日為2010年06月23日。本專利權(quán)利要求書一共有23項(xiàng)，其中有四項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求。

2、本專利的基本審查信息

在實(shí)質(zhì)審查過程中，本專利一共收到兩次審查意見通知書。

第一次審查意見通知書中僅僅指出了因權(quán)利要求書中存在“所述藝術(shù)字樣式包括但不限于”這種含義不確定的表述，導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚，專利權(quán)人將“所述藝術(shù)字樣式包括但不限于”進(jìn)行了刪除，克服了上述缺陷。

第二次審查意見通知書中指出，權(quán)利要求1-8，,12-20不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。對(duì)此，專利權(quán)人在權(quán)利要求1及12中增加了“通過輸入法平臺(tái)進(jìn)行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術(shù)特征，同時(shí)在說明書中的相應(yīng)位置也增加了上述兩個(gè)技術(shù)特征。通過增加上述技術(shù)特征后，審查員認(rèn)為本專利權(quán)利要求1-8，,12-20克服了第二次審查意見通知書中指出的不具備創(chuàng)造性的問題，并于2010年06月23日進(jìn)行了授權(quán)公告。

三、本專利文件撰寫中存在的幾種問題

筆者通過從無效的角度分析本專利，發(fā)現(xiàn)本專利存在如下問題：

1、修改超范圍

專利權(quán)人在答復(fù)第二次審查意見時(shí)，在權(quán)利要求以及說明書中均增加了“通過輸入法平臺(tái)進(jìn)行以下步驟”及“接收到鍵盤的按鍵消息后”技術(shù)特征，雖然審查員在審核時(shí)未對(duì)該修改進(jìn)行質(zhì)疑，但是筆者認(rèn)為上述的技術(shù)特征均沒有在原始權(quán)利要求書及說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖中能直接的、毫無疑義的確定出來，因此這樣的修改是不允許的。

2、缺少必要技術(shù)特征

本專利一共有四項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求，分別為權(quán)利要求1、9、12及21，筆者認(rèn)為該四項(xiàng)權(quán)利要求均存在“缺少必要技術(shù)特征”的問題，具體分析如下：

1）權(quán)利要求1中限定了建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系，但是未限定實(shí)現(xiàn)藝術(shù)字樣式是如何獲得的具體技術(shù)手段；另外權(quán)利要求1中也未限定實(shí)現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系” 到“接收到鍵盤的按鍵消息后”之間的步驟是如何實(shí)現(xiàn)的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求1缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

2）權(quán)利要求9保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法，但是未限定該方法的具體操作平臺(tái)的技術(shù)手段；另外權(quán)利要求9中也未限定實(shí)現(xiàn)從“建立鍵盤消息編碼-文字/文字串-藝術(shù)字樣式三者之間的映射關(guān)系”到“調(diào)用操作系統(tǒng)接口函數(shù)，獲取鍵盤消息編碼”之間步驟是如何實(shí)現(xiàn)的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求9缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

3）權(quán)利要求12中未限定實(shí)現(xiàn)從“存儲(chǔ)單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求12缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

4）權(quán)利要求21保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的系統(tǒng)，但是未限定該系統(tǒng)的具體操作平臺(tái)的技術(shù)手段，也未限定實(shí)現(xiàn)從“存儲(chǔ)單元”到“編碼接收單元”之間是如何銜接的具體技術(shù)手段，因此權(quán)利要求21缺少解決涉案專利發(fā)明目的所不可缺少的必要技術(shù)特征。

3、得不到說明書支持

筆者經(jīng)過分析，發(fā)現(xiàn)本專利權(quán)利要求書中有多項(xiàng)存在權(quán)利要求得不到說明書支持的問題，具體如下：

1）涉案專利權(quán)利要求1限定技術(shù)方案為“建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系”，因權(quán)利要求1中的“映射關(guān)系”為功能限定，映射關(guān)系的方式及種類很多，而涉案專利說明書實(shí)施例部分則僅給出了映射關(guān)系為對(duì)于英文顯示，直接建立鍵盤消息編碼與ASCⅡ碼藝術(shù)字、ASCⅡ碼藝術(shù)圖形…的映射關(guān)系；對(duì)于中文顯示，可以建立編碼串（即鍵盤消息編碼）與文字/文字串、…的映射關(guān)系（參見說明書第【0061】段）。本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑該映射關(guān)系所包括的其他的具體的映射關(guān)系不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。權(quán)利要求1還限定了“所述藝術(shù)字樣式包括：ASCⅡ碼藝術(shù)字、ASCⅡ碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”，所述包括表示開放式列舉，本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑其他的藝術(shù)字樣式不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果。因此，本專利權(quán)利要求1得不到說明書支持。

2）權(quán)利要求2限定技術(shù)方案為“所述藝術(shù)字樣式通過預(yù)存儲(chǔ)方式獲得或者通過預(yù)置算法獲得”，所述預(yù)存儲(chǔ)方式及預(yù)置算法均為功能性限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了此功能還可以采用說明書未提到的其他替代方式來完成，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，因此，本專利權(quán)利要求2得不到說明書支持。

3）權(quán)利要求12中限定的存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元均為功能性限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員不能明了上述各個(gè)單元還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，并達(dá)到相同的技術(shù)效果；另外，權(quán)利要求12中限定的映射關(guān)系為一種功能限定，本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑該映射關(guān)系所包括的其他的具體的映射關(guān)系不能解決涉案專利所要解決的技術(shù)問題，并達(dá)到相同的技術(shù)效果，權(quán)利要求12得不到說明書支持。

4、權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚

經(jīng)過分析，筆者認(rèn)為本專利的23項(xiàng)權(quán)利要求均保護(hù)范圍不清楚，但因篇幅有限，筆者在此僅列舉幾項(xiàng)權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，具體如下：

1）權(quán)利要求1保護(hù)一種向應(yīng)用程序輸入藝術(shù)字/圖形的方法，其中“藝術(shù)字/圖形”，表示藝術(shù)字或者圖形，但是在權(quán)利要求1的具體步驟中，既限定有“藝術(shù)字/圖形”，也限定有“藝術(shù)字樣式”，并對(duì)藝術(shù)字樣式進(jìn)行了進(jìn)一步的限定：“所述藝術(shù)字樣式包括：ASCII碼藝術(shù)字、ASCII碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形”。本領(lǐng)域的技術(shù)人員不能清楚界定“藝術(shù)字/圖形”與“藝術(shù)字樣式”之間的關(guān)系，也不能清楚的界定所述藝術(shù)字樣式是包括ASCII碼藝術(shù)字、ASCII碼藝術(shù)圖形、散光字、單行字符串、字符陣或者圖形中的任意一種還是兩種以上。另外，本專利權(quán)利要求1中對(duì)于藝術(shù)字樣式的獲得方式、如何建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系、如何實(shí)現(xiàn)建立鍵盤消息編碼與藝術(shù)字樣式的映射關(guān)系到接收到鍵盤的按鍵消息后這兩個(gè)步驟的過渡均未有限定，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。

2）本專利權(quán)利要求6雖然進(jìn)一步限定了“還包括：判斷當(dāng)前狀態(tài)是否為藝術(shù)字狀態(tài)，若是，則進(jìn)行藝術(shù)字的匹配；否則，對(duì)應(yīng)所述鍵盤消息編碼與文字/文字串的映射關(guān)系，進(jìn)行文字/文字串的匹配”，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員不清楚該步驟與權(quán)利要求1中的各個(gè)步驟之間的先后關(guān)系，導(dǎo)致權(quán)利要求6保護(hù)范圍不清楚；另外，權(quán)利要求6中限定了“文字/文字串”，權(quán)利要求6直接引用權(quán)利要求1，權(quán)利要求6中的“文字/文字串”沒有在權(quán)利要求1中出現(xiàn)，也導(dǎo)致權(quán)利要求6保護(hù)范圍不清楚。

3）權(quán)利要求12中未限定存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元之間的連接關(guān)系，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求12的保護(hù)范圍。

4）權(quán)利要求21中未限定存儲(chǔ)單元、編碼接收單元、文字串匹配單元、分詞單元、藝術(shù)字匹配單元以及輸出單元之間的連接關(guān)系，以及切分所述文字串是如何具體實(shí)現(xiàn)的，導(dǎo)致本領(lǐng)域的技術(shù)人員也不能清楚界定權(quán)利要求21的保護(hù)范圍。

通過上述分析可知，本專利的專利文件在形式上存在嚴(yán)重的缺陷。眾所周知，本專利的專利權(quán)人為北京搜狗科技發(fā)展有限公司，該公司為一家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，在追求專利創(chuàng)新上時(shí)，不能只注重?cái)?shù)量，還應(yīng)該多注重一下專利撰寫的質(zhì)量，尤其是像本專利，在搜狗訴百度輸入法專利侵權(quán)案中，其請(qǐng)求索賠金額高達(dá)1億元，如果在專利撰寫的形式上被無效掉，豈不可惜。

四、本專利給出的啟示

根據(jù)專利法的規(guī)定(2) ，權(quán)利要求書是發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件中最重要的部分，權(quán)利要求書撰寫的好壞直接影響到該發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利法保護(hù)以及授權(quán)后專利獲得專利法保護(hù)的范圍的大小以及因此可以維權(quán)力度的大小等。所以撰寫權(quán)利要求書是一項(xiàng)法律性和專業(yè)性均很強(qiáng)的工作。下面，筆者針對(duì)上述對(duì)本專利的分析，對(duì)專利撰寫應(yīng)注意的問題，談一下自己的看法。

專利法中規(guī)定的修改超范圍，是指根據(jù)《專利法》（2000）第33條的規(guī)定：申請(qǐng)人可以對(duì)其專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原權(quán)利要求書及說明書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原權(quán)利要求書及說明書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖中能直接的、毫無疑義的確定的內(nèi)容。如果在后續(xù)審查過程中，在權(quán)利要求書及說明書中增加了技術(shù)特征，而該技術(shù)特征沒有記載在原說明書和權(quán)利要求書中，就會(huì)導(dǎo)致修改超范圍。因此建議在修改權(quán)利要求書時(shí)，盡量避免修改超范圍。

專利法中規(guī)定的缺少必要技術(shù)特征，是指根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》（2001）第21條第2款規(guī)定：獨(dú)立權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。該規(guī)定包含兩個(gè)含義，一是獨(dú)立權(quán)利要求必須是一個(gè)完整的技術(shù)方案，二是還應(yīng)當(dāng)包含構(gòu)成該技術(shù)方案的全部必要技術(shù)特征。

但是在專利文件撰寫過程中，申請(qǐng)人或者代理人沒有很好的理解發(fā)明點(diǎn)或者想更大范圍的對(duì)專利進(jìn)行保護(hù)，只將發(fā)明或者實(shí)用新型的一部分寫在獨(dú)立權(quán)利要求里，這樣撰寫的獨(dú)立權(quán)利要求沒有從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，不符合撰寫要求。因此筆者認(rèn)為，申請(qǐng)人或者代理人在撰寫權(quán)利要求書前，應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)發(fā)明內(nèi)容，明確技術(shù)方案，不能只考慮最大范圍的保護(hù)專利，而導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求沒有從整體上反映發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案，從而缺少記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征。

專利法中規(guī)定的得不到說明書支持，是指根據(jù)《專利法》（2000）第26條第4款的規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，說明要求專利保護(hù)的范圍。在專利文件撰寫過程中，申請(qǐng)人通常不愿意過多的公開具體實(shí)施方式，但是在撰寫權(quán)利要求時(shí)又希望權(quán)利要求的保護(hù)范圍足夠?qū)?，這樣就容易導(dǎo)致權(quán)利要求沒有以說明書為依據(jù)，即權(quán)利要求書沒有得到說明書支持。因此，筆者認(rèn)為，如果想在權(quán)利要求書中使用較寬的范圍對(duì)專利進(jìn)行保護(hù)，例如使用上位概念或者使用功能限定的方式，那么在說明書中就要盡可能多的記載具體實(shí)施方式。像美國和日本這樣的專利大國，申請(qǐng)人在撰寫專利文件時(shí)通常都是用十幾個(gè)實(shí)施方式來支持一個(gè)較寬的權(quán)利要求，這樣的撰寫方式，值得我們學(xué)習(xí)。

專利法中規(guī)定的權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，是指根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》（2001）第20條第1款的規(guī)定：權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)說明發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)特征，清楚、簡要地表述請(qǐng)求保護(hù)的范圍。權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚主要體現(xiàn)在：1）產(chǎn)品權(quán)利要求只列出各個(gè)部件的名稱，而沒有給出具體結(jié)構(gòu)、相對(duì)位置以及相互作用的關(guān)系；2）同一個(gè)權(quán)利要求中出現(xiàn)具體方案和優(yōu)選方案的并列選擇或者出現(xiàn)上下位概念的并列選擇等。在撰寫專利文件時(shí)，應(yīng)盡量避免權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚，提高專利的撰寫質(zhì)量，為后續(xù)的審查過程免去一些不必要的問題。

隨著國家對(duì)專利的越來越重視，越來越多的人也都意識(shí)到用專利作為武器以捍衛(wèi)自己權(quán)利的重要性，因此我國專利申請(qǐng)的數(shù)量迅速增加。專利申請(qǐng)數(shù)量迅速增加固然重要，但是，專利不等于創(chuàng)新，專利數(shù)量是衡量創(chuàng)新力的重要指標(biāo)，但創(chuàng)新的意義遠(yuǎn)不止專利申請(qǐng)數(shù)量那么簡單。提高專利的撰寫質(zhì)量則是后續(xù)專利保護(hù)以及專利維權(quán)的基礎(chǔ)，因此應(yīng)當(dāng)重視專利文件的撰寫質(zhì)量問題。

以上，是筆者從無效角度分析了本專利在專利文件撰寫上的幾種形式問題，這些問題僅是筆者提出的供參考的建議，如有不妥之處請(qǐng)批評(píng)指正。筆者在該文章中主要淺談的是專利撰寫上的一些形式上的問題，對(duì)于新穎性和創(chuàng)造性的分析，筆者在此不再論述。

來源：超凡知識(shí)產(chǎn)權(quán)

作者：牟峰

編輯：IPRdaily王夢婷