外觀設(shè)計專利維權(quán)說明書

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外觀設(shè)計專利維權(quán)說明書

來源：IPRdaily

作者：房德權(quán) 博士、律師、專利代理人

北京華沛德權(quán)律師事務(wù)所高級合伙人

投稿原標(biāo)題：外觀設(shè)計專利維權(quán)業(yè)務(wù)說明書

摘要

外觀設(shè)計專利侵權(quán)的訴訟案件具有主觀性較強的特點，本文在研究大量典型案例的基礎(chǔ)上，對外觀設(shè)計專利侵權(quán)訴訟的業(yè)務(wù)流程進行了梳理，希望能對權(quán)利人的維權(quán)有所幫助。

關(guān)鍵詞 外觀設(shè)計專利訴訟維權(quán)

一、外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的類別確定

進行外觀設(shè)計侵權(quán)判定

第一、應(yīng)當(dāng)首先審查被訴侵權(quán)產(chǎn)品與外觀設(shè)計產(chǎn)品是否屬于相同或者相近種類產(chǎn)品。

第二、應(yīng)當(dāng)根據(jù)產(chǎn)品的用途（使用目的、使用狀態(tài)），認(rèn)定產(chǎn)品種類是否相同或者相近。
　　

確定產(chǎn)品的用途時，可以按照下列參考因素綜合確定：

外觀設(shè)計的簡要說明；
國際外觀設(shè)計分類表；
產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售；
實際使用的情況等因素。

如果外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)外觀設(shè)計產(chǎn)品的用途（使用目的、使用狀態(tài)）沒有共同性，則外觀設(shè)計產(chǎn)品與被訴侵權(quán)產(chǎn)品不屬于相同或者相近種類產(chǎn)品。

下面是兩種比較特殊的情形：　　

1、獨立產(chǎn)品形態(tài)的外觀設(shè)計產(chǎn)品

具有獨立產(chǎn)品形態(tài)的外觀設(shè)計專利，與不具有獨立產(chǎn)品形態(tài)的相同或相似設(shè)計相比，如果產(chǎn)品的用途不同，則不屬于相同或相近種類的產(chǎn)品。

舉個案例說明：弓箭國際與義烏市蘭之韻玻璃工藝品廠、深圳市鑫輝達貿(mào)易有限公司侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛再審案件中，涉案專利產(chǎn)品是“餐具用貼紙（檸檬）”，其用途是美化和裝飾餐具，具有獨立存在的產(chǎn)品形態(tài)，可以作為產(chǎn)品單獨銷售，被訴侵權(quán)產(chǎn)品是玻璃杯，其用途是存放飲料或食物等。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品上印刷有與涉案外觀設(shè)計專利相近的設(shè)計圖案，但該圖案為油墨印刷而成，不能脫離玻璃杯單獨存在，不具有獨立的產(chǎn)品形態(tài)，也不能作為產(chǎn)品單獨銷售。被訴侵權(quán)產(chǎn)品和涉案專利產(chǎn)品用途不同，不屬于相同種類產(chǎn)品，也不屬于相近種類產(chǎn)品。

2、外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的實際使用情況也是重要參考因素

判斷外觀設(shè)計專利產(chǎn)品與被訴侵權(quán)產(chǎn)品種類是否相同或相近，產(chǎn)品的功能和實際使用情況往往更具有參考價值。

舉個案例說明：福建省晉江市青陽維多利食品有限公司與漳州市越遠食品有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛再審案件中，被訴侵權(quán)產(chǎn)品除供食用外，消費者購買后也可以將其作為貢品和擺設(shè)，達到裝飾的效果，也就是說，盡管被訴侵權(quán)產(chǎn)品的果實中盛裝了果凍，具有食用的功能，但由于其與涉案專利產(chǎn)品具有相同的裝飾用途，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為相近種類產(chǎn)品。

二、外觀設(shè)計侵權(quán)的對比對象

在與授權(quán)外觀設(shè)計專利相同或相近種類產(chǎn)品上，采用與授權(quán)外觀設(shè)計相同或近似的外觀設(shè)計的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍。

進行外觀設(shè)計侵權(quán)判定，應(yīng)當(dāng)用授權(quán)公告中表示該外觀設(shè)計的圖片或者照片與被訴侵權(quán)外觀設(shè)計或者體現(xiàn)被訴侵權(quán)外觀設(shè)計的圖片或者照片進行比較。

1、專利產(chǎn)品不是侵權(quán)比對的對象

根據(jù)《中華人民共和國專利法》第五十九條第二款的規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍是以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，因此在判斷被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)的保護范圍時，即應(yīng)將被訴侵權(quán)設(shè)計與表示在照片中的涉案專利設(shè)計進行比對，而不是與涉案專利產(chǎn)品實物進行比對。

舉個案例說明：天津威科真空開關(guān)有限公司、張春江與洛陽晨諾電氣有限公司、天津市智合電器有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛再審案件中，晨諾公司購買的產(chǎn)品實物無論其是否與涉案專利設(shè)計外觀一致，均不能作為認(rèn)定本案事實的證據(jù)使用。

2、經(jīng)過公正的被訴侵權(quán)產(chǎn)品照片可以作為比對對象

舉個案例說明：四川省正偉照明有限公司與四川華體照明科技股份有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛再審案件中，作為對比基礎(chǔ)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品照片依法經(jīng)過了公證，一審、二審法院依據(jù)民事證據(jù)規(guī)則對該照片是否可以作為證據(jù)使用進行審查后認(rèn)定了其證據(jù)效力，可以作為被訴侵權(quán)產(chǎn)品的比對基礎(chǔ)。

三、確定專利權(quán)保護范圍

專利侵權(quán)訴訟中，專利權(quán)保護范圍的確定是判定外觀設(shè)計產(chǎn)品是否侵權(quán)的重要一環(huán)。

1、確認(rèn)外觀設(shè)計專利保護范圍的基本原則

外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以外觀設(shè)計專利圖片或者照片中表示的產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準(zhǔn)，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片表示的產(chǎn)品的外觀設(shè)計。

專利權(quán)人在無效程序及其訴訟程序中的意見陳述、應(yīng)國務(wù)院專利行政部門的要求在專利申請程序中提交的樣品或者模型等，可以用于解釋外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍。

對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的大小、材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)排除在外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍之外。

2、在確定外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍時，應(yīng)當(dāng)區(qū)分使用狀態(tài)參考圖與變化狀態(tài)產(chǎn)品的使用狀態(tài)視圖
　　

使用狀態(tài)參考圖是國務(wù)院專利行政部門在審查過程中對在簡要說明中未寫明外觀設(shè)計產(chǎn)品使用方法、用途或功能的新開發(fā)的產(chǎn)品，或者在一些使用方法、用途或功能不明確的產(chǎn)品無法進行分類時，為了便于對該產(chǎn)品正確分類而要求專利申請人提供的視圖。使用狀態(tài)參考圖不能用于確定外觀設(shè)計的保護范圍，但是可以作為確定產(chǎn)品類別的因素。
　　

變化狀態(tài)產(chǎn)品的使用狀態(tài)視圖，應(yīng)當(dāng)作為確定產(chǎn)品外觀設(shè)計保護范圍的依據(jù)。

對于變化狀態(tài)產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與變化狀態(tài)圖所示各種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計均相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其一種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。

3、外觀設(shè)計專利權(quán)請求保護色彩的，應(yīng)當(dāng)將請求保護的色彩作為確定外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍的要素之一

即在侵權(quán)判定中，應(yīng)當(dāng)將其所包含的形狀、圖案、色彩及其組合與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相應(yīng)的形狀、圖案、色彩及其組合進行綜合對比。

4、相似外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍由各個獨立的外觀設(shè)計分別確定。基本設(shè)計與其它相似設(shè)計均可以作為確定外觀設(shè)計專利權(quán)保護范圍的依據(jù)。

對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項外觀設(shè)計相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。
　　

相似外觀設(shè)計，是指對同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計提出一件外觀設(shè)計專利申請并獲得授權(quán)的外觀設(shè)計專利。在多項相似外觀設(shè)計中，應(yīng)當(dāng)指定一項作為基本設(shè)計。相似基本設(shè)計與某一相似外觀設(shè)計之間具有相同或者相似的設(shè)計特征，并且二者之間的區(qū)別點在于局部細(xì)微變化、該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計、設(shè)計單元重復(fù)排列或者僅色彩要素的變化等情形。
　　

成套產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計與組成該成套產(chǎn)品的每一件外觀設(shè)計均已顯示在該外觀設(shè)計專利文件的圖片或者照片中的,其權(quán)利保護范圍由組成該成套產(chǎn)品的每一件產(chǎn)品的外觀設(shè)計或者該成套產(chǎn)品的整體外觀設(shè)計確定。
　　

成套產(chǎn)品設(shè)計，是指用于同一類別并且成套出售或使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，作為一件外觀設(shè)計申請?zhí)岢霾@得授權(quán)的外觀設(shè)計專利。

5、組件產(chǎn)品外觀設(shè)計專利

對于組裝關(guān)系唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其組合狀態(tài)下的外觀設(shè)計相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。

對于各構(gòu)件之間無組裝關(guān)系或者組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利，被訴侵權(quán)設(shè)計與其全部單個構(gòu)件的外觀設(shè)計均相同或者近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍；被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其單個構(gòu)件的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。

6、在保護范圍基礎(chǔ)上增加特征仍落入保護范圍

舉個案例說明：陳純彬與蘭溪市長城食品有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件中，涉案專利圖片表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計只有形狀，沒有圖案。雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品的罐體有圖案，涉案專利的罐體沒有圖案，但鑒于涉案專利權(quán)的保護范圍為形狀設(shè)計，且被訴侵權(quán)產(chǎn)品的罐體形狀設(shè)計與涉案專利形狀設(shè)計相近似，因此被訴侵權(quán)設(shè)計落入了涉案專利權(quán)的保護范圍。

7、透明材料對外觀設(shè)計的影響應(yīng)區(qū)別對待

將不透明材料替換為透明材料,或者將透明材料替換為不透明材料,且僅屬于材料特征的變換,未導(dǎo)致產(chǎn)品外觀設(shè)計發(fā)生明顯變化的,在判斷外觀設(shè)計的相同相近似時,應(yīng)不予考慮。但是，如果透明材料使得該產(chǎn)品外觀設(shè)計的美感發(fā)生了變化,導(dǎo)致一般消費者對該產(chǎn)品的整體視覺發(fā)生變化的,則應(yīng)當(dāng)予以考慮。
　　

被訴侵權(quán)產(chǎn)品系將不透明材料替換為透明材料，通過透明材料可以觀察到產(chǎn)品內(nèi)部結(jié)構(gòu)，則內(nèi)部結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)視為該產(chǎn)品的外觀設(shè)計的一部分。

舉個案例說明：韓璐與深圳市基本生活用品有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件中，雖然涉案專利沒有排除使用透明材料，但被訴侵權(quán)產(chǎn)品由于局部使用了透明材料，使得透明部分與其他非透明綠色部分形成視覺上的對比進而導(dǎo)致產(chǎn)品的整體視覺效果與涉案專利明顯不同，因此基本生活公司關(guān)于即使被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用透明材料也落入到涉案專利保護范圍的主張不能成立。

8、設(shè)計要點不等同于保護范圍

設(shè)計要點是申請人在申請外觀設(shè)計專利時自行作出的關(guān)于申請專利與現(xiàn)有設(shè)計相區(qū)別的設(shè)計所在的聲明。記載在簡要說明的設(shè)計要點可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計。但設(shè)計要點不等同于外觀設(shè)計專利的保護范圍。

舉個案例說明：韓璐與深圳市基本生活用品有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件中，雖然涉案專利簡要說明載明本外觀設(shè)計的設(shè)計要點在于整體形狀，但并不意味著在確定其保護范圍時，除了整體形狀之外的其他外觀設(shè)計要素均不予考慮。本案中，涉案專利圖片中提手處的條文線與杯蓋表面的十字交叉線均屬于涉案外觀設(shè)計專利的保護范圍，基本生活公司關(guān)于圖案和色彩不屬于涉案專利保護范圍的主張沒有法律依據(jù)。

9、將侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品并銷售的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于銷售外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的行為，但侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)的產(chǎn)品在另一產(chǎn)品中僅具有技術(shù)功能的除外。
　　

僅具有技術(shù)功能，是指該零部件構(gòu)成最終產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在最終產(chǎn)品的正常使用中不產(chǎn)生視覺效果，只具有技術(shù)功能作用。

四、侵權(quán)比對

判定是否侵犯外觀設(shè)計專利權(quán)，應(yīng)當(dāng)以是否相同或者相近似為標(biāo)準(zhǔn)，而不以是否構(gòu)成一般消費者混淆、誤認(rèn)為標(biāo)準(zhǔn)。

1、應(yīng)從一般消費者的角度進行侵權(quán)比對

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第九條規(guī)定：“人民法院應(yīng)當(dāng)以外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力，判斷外觀設(shè)計是否相同或者近似。”根據(jù)該規(guī)定，作為外觀設(shè)計侵權(quán)判斷主體的一般消費者，應(yīng)對該類產(chǎn)品的外觀設(shè)計及其常用設(shè)計手法具有常識性的了解，對于外觀設(shè)計產(chǎn)品之間在形狀、圖案以及色彩上除微小變化之外的區(qū)別具有一定的分辨力。

《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》第十四條人民法院在認(rèn)定一般消費者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認(rèn)知能力時，一般應(yīng)當(dāng)考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間。設(shè)計空間較大的，人民法院可以認(rèn)定一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別；設(shè)計空間較小的，人民法院可以認(rèn)定一般消費者通常更容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。

舉個案例說明：天津威科真空開關(guān)有限公司、張春江與洛陽晨諾電氣有限公司、天津市智合電器有限公司侵害外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件中，威科公司和張春江認(rèn)為，涉案專利設(shè)計產(chǎn)品的使用者不是一般的消費者，而是具有高壓電器操作使用技能與資格的特殊群體，因而會對諸如極柱頂部、極柱中部的接線端子、極柱與箱體的連接形式、箱體表面的具體設(shè)計施以特別的注意。而作為本案所涉外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者，不僅能夠注意到該類產(chǎn)品接線端子的具體形狀、極柱與箱體的連接方式、箱體表面具體設(shè)計上的變化，也能夠注意到極柱與箱體的比例、極柱的具體形狀、波紋的分布、具體形狀、疏密、有無底盤等方面的變化，并在整體觀察的基礎(chǔ)上，對兩者是否相同或者近似作出綜合判斷。威科公司、張春江的上述主張系僅從該類產(chǎn)品的專業(yè)技術(shù)人員進行操作使用的角度對兩者是否相同或者近似作出判斷，在判斷主體上沒有從一般消費者的角度出發(fā)，在判斷方式上沒有遵循整體觀察、綜合判斷的原則，故該判斷結(jié)論不能成立。

對外觀設(shè)計產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認(rèn)知能力作出具體界定時，應(yīng)當(dāng)針對具體的外觀設(shè)計產(chǎn)品，并考慮申請日前該外觀設(shè)計產(chǎn)品的設(shè)計發(fā)展過程。

2、侵權(quán)比對

（1）列出相同點和區(qū)別點

首先應(yīng)當(dāng)找出授權(quán)外觀設(shè)計與被訴侵權(quán)設(shè)計的相同點和不同點，作為后續(xù)比對的基礎(chǔ)。

（2）找出更具有影響的設(shè)計特征

根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋第十一條規(guī)定，“下列情形，通常對外觀設(shè)計的整體視覺效果更具有影響：（一）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（二）授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。”

因此，需要列出產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位對應(yīng)的設(shè)計特征和授權(quán)外觀設(shè)計區(qū)別于現(xiàn)有設(shè)計的設(shè)計特征相對于授權(quán)外觀設(shè)計的其他設(shè)計特征。

（3）列出不具有影響的設(shè)計特征

根據(jù)最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋第十一條規(guī)定，“對于主要由技術(shù)功能決定的設(shè)計特征以及對整體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等特征，應(yīng)當(dāng)不予考慮?！?/p>

因此，應(yīng)當(dāng)找出技術(shù)功能決定的設(shè)計特征和其他隊整體視覺效果不產(chǎn)生影響的設(shè)計特征。

在上述工作的基礎(chǔ)上，進行綜合比對，得出是否相同或相似，即是否侵權(quán)的結(jié)論。

來源：IPRdaily

作者：房德權(quán) 博士、律師、專利代理人

北京華沛德權(quán)律師事務(wù)所高級合伙人

編輯：IPRdaily 彭瑩