經(jīng)驗(yàn)之談：商標(biāo)申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

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來源：IPRdaily.cn 中文網(wǎng)

作者：王翠翠知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師

原標(biāo)題：經(jīng)驗(yàn)之談：商標(biāo)申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)及如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

多數(shù)申請(qǐng)人認(rèn)為付了代理費(fèi)找了專業(yè)律師代理，就一定能申請(qǐng)成功。即便代理人在申請(qǐng)前跟申請(qǐng)人講解了原因，或者一再提示風(fēng)險(xiǎn)，但是申請(qǐng)人在拿到商標(biāo)駁文時(shí)，早已忘記代理人的提示。這并不是申請(qǐng)人的問題，因?yàn)樯暾?qǐng)人作為企業(yè)負(fù)責(zé)人要考慮企業(yè)的發(fā)展、經(jīng)營、利益等很多重要事宜，知識(shí)產(chǎn)權(quán)僅是其中一部分。知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為國家戰(zhàn)略，企業(yè)上層戰(zhàn)略，非常重要。因此，筆者建議企業(yè)樹立知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)劃意識(shí)，設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員崗位，專門負(fù)責(zé)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)以及與代理律師的溝通協(xié)調(diào)。以下淺談筆者個(gè)人的一些觀點(diǎn)及建議。

一、商標(biāo)申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)不可規(guī)避的客觀原因

1、企業(yè)剛成立，只考慮企業(yè)生存問題，忽視申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)或者還沒來得及申請(qǐng)商標(biāo)

很多申請(qǐng)人認(rèn)為企業(yè)成立之初，解決企業(yè)生存問題才是最為現(xiàn)實(shí)關(guān)鍵的，知識(shí)產(chǎn)權(quán)是企業(yè)發(fā)展后才該考慮的事。熟不知，待企業(yè)發(fā)展后，想申請(qǐng)注冊(cè)已使用的品牌時(shí)，才發(fā)現(xiàn)商標(biāo)注冊(cè)不上，導(dǎo)致長期使用的已獲得相關(guān)公眾認(rèn)可的品牌必須更換。就連擁有數(shù)億用戶的“微信”商標(biāo)都被他人在先申請(qǐng)，后來在騰訊、商標(biāo)局、商評(píng)委等共同努力下，騰訊才贏回“微信”商標(biāo)。

商標(biāo)注冊(cè)以申請(qǐng)?jiān)瓌t為主，使用原則為輔，因此最早向商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)將會(huì)獲得初步審定公告。申請(qǐng)商標(biāo)費(fèi)用不高，但能為企業(yè)保駕護(hù)航，企業(yè)應(yīng)將知識(shí)產(chǎn)權(quán)先行。

2、商標(biāo)顯著性要件與申請(qǐng)人希望名稱簡單好記、易于聯(lián)想到商品或服務(wù)內(nèi)容之間的矛盾

商標(biāo)最為重要的要素就是具備顯著性，越獨(dú)創(chuàng)顯著性就越高，這樣才能達(dá)到區(qū)分相同或類似商品的不同來源的作用。商標(biāo)顯著性：（1）指商標(biāo)與指定使用的商品或服務(wù)之間沒有直接表述性，即不能僅直接表述商品的功能、用途、原料、質(zhì)量、價(jià)格、型號(hào)、內(nèi)容等等，這是申請(qǐng)人尤其電子商務(wù)企業(yè)最為常見的問題。（2）商標(biāo)不能太簡單，比如兩個(gè)普通字體的字母、常見幾何圖案等等。（3）商標(biāo)與在先商標(biāo)，尤其是知名商標(biāo)要有區(qū)別，不要模仿抄襲等等。

對(duì)企業(yè)來說，都鐘愛于商標(biāo)名稱簡單易記，又能讓相關(guān)公眾聯(lián)想到商標(biāo)的服務(wù)內(nèi)容。尤其是快速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)企業(yè)喜歡用缺乏顯著性的商標(biāo)名稱，比如我代理的“微團(tuán)購”亦是如此，品牌知名度很高，但是商標(biāo)申請(qǐng)之路卻會(huì)很艱難。

3、商標(biāo)近似判斷的因素很多，很靈活，審查員在法律法規(guī)、審查標(biāo)準(zhǔn)的前提下有自由裁量權(quán)

商標(biāo)局審查員很多，審查員對(duì)事物的認(rèn)知能力也不盡相同，因此在商標(biāo)近似判斷上也存在仁者見仁智者見智。另外商標(biāo)審查實(shí)行個(gè)案制，每個(gè)商標(biāo)都有自身的特點(diǎn)，不能因?yàn)樗俗?cè)成功，代表自己就能注冊(cè)成功。

對(duì)企業(yè)來說，認(rèn)為支付了代理費(fèi)找了律師代理，就應(yīng)該成功。而專業(yè)的代理律師，可以憑長期辦案經(jīng)驗(yàn)，在商標(biāo)近似判斷上趨向于審查員，卻不能取代審查員的審查意見。因此，在商標(biāo)近似判斷上切不可過于武斷，多聽聽律師的意見，多權(quán)衡利弊。

4、商標(biāo)審查周期長，與企業(yè)立即使用申請(qǐng)商標(biāo)之間的矛盾

商標(biāo)實(shí)質(zhì)審查是一項(xiàng)專業(yè)的工作，需要審查商標(biāo)是否違反法律禁止性規(guī)定、是否缺乏顯著性、是否與在先商標(biāo)近似、甚至是否與前一案件有關(guān)聯(lián)性等等。因此無法做到像網(wǎng)絡(luò)域名、企業(yè)登記核名一樣先審核，審核通過后再辦手續(xù)。因此一件商標(biāo)從申請(qǐng)到商標(biāo)局審查完畢，給出初步審定公告或者駁回的結(jié)果，需要九個(gè)月左右。

對(duì)企業(yè)來說，沒有提前規(guī)劃品牌，認(rèn)為時(shí)間就是金錢就是機(jī)會(huì)，在這九個(gè)月里將申請(qǐng)商標(biāo)投入大規(guī)模使用，比如投入廣告費(fèi)、印刷包裝、生產(chǎn)產(chǎn)品等等，這些費(fèi)用比商標(biāo)申請(qǐng)費(fèi)高出太多，如果商標(biāo)駁回可能導(dǎo)致企業(yè)前期投入前功盡棄。更為重要的是，企業(yè)的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃可能要重新調(diào)整。

5、商標(biāo)申請(qǐng)盲期、異議期的客觀存在及法律程序

商標(biāo)從申請(qǐng)到錄入查詢系統(tǒng)，在商標(biāo)局網(wǎng)站的查詢系統(tǒng)被查到，需要五個(gè)月左右。因此，在查詢商標(biāo)的當(dāng)時(shí)，之前五個(gè)月的信息是查詢不到的，這就叫查詢盲期，因?yàn)槊て诖嬖诮粕虡?biāo)而駁回的也很多。

商標(biāo)即便通過商標(biāo)局的審查，準(zhǔn)予初步審定公告，但公告期有三個(gè)月，相關(guān)利害人可以對(duì)公告期的商標(biāo)提出異議，如果理由及證據(jù)充分，仍能駁回已公告的商標(biāo)。這就叫異議期。

這是客觀存在的問題及法律程序，是任何人都無法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。

二、針對(duì)上述問題，如何解決商標(biāo)申請(qǐng)的風(fēng)險(xiǎn)問題

1、商標(biāo)命名時(shí)，就注意顯著性問題，盡量獨(dú)創(chuàng)品牌，先找專業(yè)律師進(jìn)行商標(biāo)查詢，提示風(fēng)險(xiǎn)。

2、提前儲(chǔ)備一些商標(biāo)，待商標(biāo)注冊(cè)成功后，再使用商標(biāo)，避免臨時(shí)抱佛腳，剛提出申請(qǐng)商標(biāo)就投入使用。阿里巴巴公司已申請(qǐng)注冊(cè)有5600多件商標(biāo)，騰訊公司更高達(dá)6000多件商標(biāo)。

3、如果需要使用商標(biāo)時(shí)，而沒有儲(chǔ)備商標(biāo)，千萬不要把希望全部寄予一個(gè)商標(biāo)申請(qǐng)上，這樣風(fēng)險(xiǎn)太大。盡量同時(shí)多申請(qǐng)幾個(gè)品牌，防患于未然，可以及時(shí)調(diào)整品牌。

4、申請(qǐng)商標(biāo)時(shí)，盡量在上下游行業(yè)、關(guān)聯(lián)行業(yè)都保護(hù)起來，避免他人搶注，也備將來企業(yè)跨業(yè)發(fā)展不時(shí)之需。

5、如果商標(biāo)有風(fēng)險(xiǎn)，而且無法等到商標(biāo)注冊(cè)成功時(shí)再啟用，那么在使用商標(biāo)的時(shí)候，一定要多注意規(guī)范、突出使用商標(biāo)，保留商標(biāo)使用證據(jù)。若被駁回，可以通過駁回復(fù)審法律程序，提供大量商標(biāo)使用證據(jù)，爭取商標(biāo)申請(qǐng)成功。

商標(biāo)申請(qǐng)看似是很一件很小的事情，但其對(duì)企業(yè)的重要性，不得不需要企業(yè)及代理人認(rèn)真對(duì)待，提前規(guī)劃好，將企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)控制到最低。商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)是成本最低的投入，但意義深遠(yuǎn)，因此在源頭上把握好商標(biāo)申請(qǐng)的問題，事半功倍。以上建議供企業(yè)參考，希望能給企業(yè)家們帶來一點(diǎn)小小的幫助。