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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：劉興彬
原標題：如何撰寫一份專業(yè)的專利侵權(quán)分析報告
專利侵權(quán)分析報告是專利侵權(quán)分析內(nèi)容的表現(xiàn)形式，撰寫一份比較完善的報告體現(xiàn)了分析者的專業(yè)水平，本人將結(jié)合以往工作中專利侵權(quán)分析的經(jīng)驗，以報告所應(yīng)包括的幾部分內(nèi)容按順序逐項進行介紹，以供批評或參考。
伴隨著專利申請量的逐年猛增，我國授權(quán)專利保有量也是水漲船高，權(quán)利人專利保護意識的提高導(dǎo)致專利侵權(quán)糾紛案件大幅增長。由于專利侵權(quán)糾紛案件既涉及法律問題，也事關(guān)技術(shù)問題，而法庭上的技術(shù)比對環(huán)節(jié)往往會成為案件輸贏的關(guān)鍵，所以，無論是原告還是被告，在遇到專利侵權(quán)糾紛時請專利律師做一下專利侵權(quán)分析以制定合理的訴訟策略還是很有必要的。
簡單來說，專利侵權(quán)分析就是判斷一下對象產(chǎn)品（或方法）所采用的技術(shù)（或設(shè)計）方案是否落入目標專利權(quán)的保護范圍，進而是否有可能構(gòu)成專利侵權(quán)。
專利侵權(quán)分析報告（下稱“報告”）是專利侵權(quán)分析內(nèi)容的表現(xiàn)形式，撰寫一份比較完善的報告體現(xiàn)了分析者的專業(yè)水平，本人將結(jié)合以往工作中專利侵權(quán)分析的經(jīng)驗，以報告所應(yīng)包括的幾部分內(nèi)容按順序逐項進行介紹，以供批評或參考。
一、封面封底
專利侵權(quán)分析作為一款知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)產(chǎn)品，這封面和封底就是產(chǎn)品的包裝，包裝的質(zhì)量是制作人對產(chǎn)品質(zhì)量在主觀態(tài)度上的表達，如果面子上的事兒都搞不好，委托人也有理由懷疑你的產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。
封面信息的設(shè)置應(yīng)簡潔美觀，一般應(yīng)體現(xiàn)報告編號、報告名稱、委托人（或單位）、受托人（或單位）、目標專利名稱、對象產(chǎn)品名稱、報告定稿時間等，有時還可添加受托單位的標識或委托單位的標識，也可根據(jù)委托單位的保密需求做上保密標識，如委托單位經(jīng)定密程序確定的保密編碼、密級和保密期限等。
封底可設(shè)置受托單位簡介、報告完成團隊介紹、聯(lián)系方式及二維碼等內(nèi)容信息。
二、目錄
為了使報告總體結(jié)構(gòu)、主要內(nèi)容一目了然，也為了便于使用者查閱、檢索特定報告信息，給報告制作一個索引目錄是很必要的。關(guān)于目錄的制作，就無需在此贅述了。
三、分析結(jié)論
專利侵權(quán)分析的結(jié)論是制作整個報告的目的，也是委托人委托的原因，將該部分放在報告的最前面就是為了讓委托人無需查找便可方便地看到他最關(guān)心的部分，如此能體現(xiàn)報告的易用性。
結(jié)論部分應(yīng)是對委托事項的簡潔回應(yīng)，通常包括對象產(chǎn)品是否落入目標專利權(quán)的保護范圍，并說明具體落入了哪項或哪幾項權(quán)利要求的保護范圍，以及在落入保護范圍的前提下是否有進行規(guī)避設(shè)計的可能性乃至規(guī)避設(shè)計的建議方向等信息。
四、委托信息
委托信息應(yīng)包括委托人信息、目標專利信息、對象產(chǎn)品信息和委托分析事項等幾部分，最主要目的就是要界定受委托人的工作范圍。
委托人信息一般是指委托人的名稱、住址和聯(lián)系方式等（例如：聯(lián)系人、聯(lián)系電話和電子郵箱等），這涉及到所做分析報告應(yīng)向誰負責以及由誰使用的問題。
目標專利信息一般包括專利申請?zhí)枴?a href='http://m.globalwellnesspartner.com/search_zhuanli.html' target='_blank'>專利名稱、專利申請日、公開（公告）日、專利權(quán)人/專利申請人、發(fā)明人、專利分類號以及專利法律狀態(tài)和法律狀態(tài)變更情況等。一份分析報告可針對一件或多件有關(guān)同一產(chǎn)品的目標專利作出。
對象產(chǎn)品（包括方法，下同）信息應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品規(guī)格型號和產(chǎn)品介紹（或步驟、工藝流程等），其中產(chǎn)品介紹可以是產(chǎn)品說明書，可以是產(chǎn)品相關(guān)圖片或照片，也可以是向委托人了解的產(chǎn)品技術(shù)調(diào)查信息（可以通過問答形式確定需要了解的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)問題）。一份分析報告中通常只針對一款特定的產(chǎn)品或在功能結(jié)構(gòu)上相近似的某個系列產(chǎn)品作出。
委托事項一般是判斷對象產(chǎn)品是否落入目標專利的保護范圍，如果落入保護范圍，是以什么形式落入哪些項權(quán)利要求的保護范圍以及有針對性做規(guī)避設(shè)計的可能性等。
五、具體技術(shù)分析
該部分是整個報告的核心部分，包括目標專利調(diào)查，權(quán)利要求技術(shù)特征劃分，保護范圍的確定，對象產(chǎn)品相應(yīng)技術(shù)特征的確定和標識，侵權(quán)比對分析等幾部分。
1.目標專利調(diào)查
了解著錄項目內(nèi)容，比如是否要求了優(yōu)先權(quán)、是否有分案關(guān)系、是否存在同族專利等，有時候這些細節(jié)會影響到侵權(quán)判斷的結(jié)論。
熟讀目標專利說明書是對目標專利調(diào)查的最基本要求，應(yīng)從中掌握所涉技術(shù)方案所屬的技術(shù)領(lǐng)域，所要解決的技術(shù)問題和所描述的技術(shù)效果，以及對特定術(shù)語的解釋和具體實施方式中具體實施例的情況等。
2.權(quán)利要求技術(shù)特征劃分
對權(quán)利要求書的研讀應(yīng)是重中之重，除了將所有權(quán)項在報告中一一列出外，還要分析權(quán)利要求的類型以及各權(quán)項之間的關(guān)系，最重要的是還需要針對權(quán)利要求劃分技術(shù)特征，將劃分出的技術(shù)特征進行編號，以利于后續(xù)的技術(shù)比對。
3. 確定專利權(quán)的保護范圍
專利權(quán)的保護范圍客觀上是確定的，但是在實際工作中又往往體現(xiàn)出其動態(tài)的不確定性，這是因為每個人所掌握的信息量是不同的，由此形成了對專利權(quán)保護范圍確定的局限，隨著所掌握信息量的變化，以此為基礎(chǔ)所確定的專利權(quán)保護范圍也有可能會隨之變化。
即使如此，確定專利權(quán)的保護范圍也是必須得要做的工作，因為如果沒有確定的保護范圍，就無法判斷是否落入保護范圍。
本人認為確定專利權(quán)的保護范圍至少應(yīng)從以下幾個方面入手：
第一，通過對目標專利公開文檔中背景技術(shù)、說明書及附圖的掌握解釋權(quán)利要求中特定技術(shù)特征的具體含義；
第二，調(diào)取目標專利的審查檔案（包括審查意見通知書、申請人對通知書的答復(fù)意見、專利復(fù)審檔案、無效請求書、無效決定書以及專利權(quán)評價報告等），研究在目標專利授權(quán)或無效過程中申請人或權(quán)利人所做的答復(fù)文件，以確定是否對現(xiàn)存有效權(quán)項的保護范圍構(gòu)成影響，這是禁止反悔原則可能被適用以限縮專利權(quán)保護范圍的機會；
第三，調(diào)查目標專利是否有維權(quán)記錄，比如看是否存在過侵權(quán)訴訟或投訴的歷史，可根據(jù)公開可查的決定書、判決書或裁定書等為線索，調(diào)查權(quán)利人在以往維權(quán)過程中對目標專利權(quán)利要求技術(shù)特征所做過的解釋，以確定是否有禁止反悔原則適用的空間；
第四，研讀目標專利說明書中的各實施例，分析所有實施例分別與權(quán)利要求之間的關(guān)系，看是否有捐獻原則適用的空間；
第五，針對權(quán)利要求所保護的技術(shù)方案做現(xiàn)有技術(shù)\設(shè)計檢索，以進一步確定專利權(quán)的保護范圍。
4.確定對象產(chǎn)品的相應(yīng)技術(shù)特征
結(jié)合對象產(chǎn)品說明書、圖片/照片或技術(shù)調(diào)查等資料，確定對象產(chǎn)品上所具有的與目標專利所劃分的技術(shù)特征相對應(yīng)的技術(shù)特征，并作出標識或進行對應(yīng)編號，以方便后續(xù)的技術(shù)比對。
5.侵權(quán)比對分析
在專利侵權(quán)糾紛案件中，庭審（或口審、聽證）中的一個最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是技術(shù)特征的侵權(quán)比對了，這也是最能體現(xiàn)代理律師專業(yè)水平的時刻，不懂技術(shù)的代理人是很難掌控或應(yīng)付這一環(huán)節(jié)的。
為了使技術(shù)特征的比對清晰明了，建議以列表的方式分別將目標專利和對象產(chǎn)品的技術(shù)特征一一對應(yīng)地列入表中，在每對技術(shù)特征的后面設(shè)置比對結(jié)論和備注欄，將每對相應(yīng)技術(shù)特征的比對結(jié)論及簡要理由錄入表中。
最后 ，根據(jù)上述各相應(yīng)技術(shù)特征的比對結(jié)論，綜合分析對象產(chǎn)品是否落入目標專利的保護范圍。
六、侵權(quán)性分析
如果在上述分析步驟中得出對象產(chǎn)品未落入目標專利權(quán)保護范圍的結(jié)論，則一般不構(gòu)成專利侵權(quán)（某些情況下也有構(gòu)成專利侵權(quán)的可能性，具體情況不在此論述）。
反過來，如果分析結(jié)論為落入專利權(quán)保護范圍，則是否構(gòu)成專利侵權(quán)還必須考慮是否具有以下例外因素：
1.是否可適用“權(quán)利用盡原則”；
2.是否具有先用權(quán)；
3.是否屬于臨時過境；
4.是否屬于非經(jīng)營目的；
5.是否屬于現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計；
6.是否僅用于科學研究或?qū)嶒灒?/p>
7.是否僅用于藥品、醫(yī)療器械的行政審批（Bolar例外）；
8.是否只是外觀設(shè)計的使用；
9.其他例外情況。
在綜合考慮法律規(guī)定的各侵權(quán)構(gòu)成的例外后，可結(jié)合技術(shù)特征的總體比對結(jié)論得出是否構(gòu)成專利侵權(quán)的結(jié)論。
如果結(jié)論為構(gòu)成專利侵權(quán)，則應(yīng)給委托人提供應(yīng)對侵權(quán)風險的一些建議。
七、主要法律依據(jù)
法律規(guī)定是專利侵權(quán)分析的大前提，將分析過程中所涉主要法律條款分別列出，以方便使用者查閱或?qū)φ?，這也是分析結(jié)論的作出依據(jù)和效力來源。
例如可列出的主要相關(guān)法律規(guī)定可以是：專利法第十一條關(guān)于專利侵權(quán)的基本規(guī)定；專利法第五十九條關(guān)于專利權(quán)保護范圍的規(guī)定；最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律問題的解釋（最高院解釋一）第七條關(guān)于全面覆蓋原則的規(guī)定，第五條關(guān)于捐獻原則的規(guī)定，第六條關(guān)于禁止反悔原則的規(guī)定；最高院解釋二第二十一條關(guān)于間接侵權(quán)的規(guī)定等。
八、聲明事項
根據(jù)本人以往工作經(jīng)驗，覺得在報告中添加上有關(guān)報告使用方面的聲明事項也是非常必要的，這樣既可以防止對報告的濫用，也會避免后續(xù)一些不必要的解釋和可能的糾紛。
關(guān)于聲明事項的內(nèi)容，受托人可根據(jù)不同的需要進行撰寫，比如：
1.本報告之分析結(jié)論僅代表本律師（團隊或單位）的專業(yè)分析意見，不是行政機關(guān)的行政決定或司法機關(guān)的判決、裁定。
2.本報告的分析結(jié)論僅對委托人出示給受托人用于分析評價的對象產(chǎn)品負責，不當然及于受委托人未曾對照分析過的其他類似產(chǎn)品。
3.本報告的使用者應(yīng)為委托人，若將本報告做委托事項外之用途，建議事先征求受委托人意見。
九、附件
將報告所涉及的一些重要材料作為附件列在報告中，一方面體現(xiàn)出報告的完整性，另一方面也是為了方便報告使用者查閱。
個人認為，以下附件應(yīng)該列在報告中：
1.目標專利公開\授權(quán)文本；
2.目標專利授權(quán)/確權(quán)審查檔案；
3.目標專利涉訴糾紛案卷；
4.現(xiàn)有技術(shù)/設(shè)計檢索報告；
5.對象產(chǎn)品說明書；
6.對象產(chǎn)品照片/圖片；
7.對象產(chǎn)品技術(shù)調(diào)查記錄；
8.委托協(xié)議。
專利侵權(quán)分析不僅適用于涉及專利侵權(quán)糾紛的司法訴訟、行政投訴之中，還廣泛應(yīng)用于網(wǎng)上電商專利侵權(quán)投訴、知識產(chǎn)權(quán)糾紛仲裁、新產(chǎn)品專利侵權(quán)風險評估以及專利權(quán)價值評估等多個領(lǐng)域。
準備一份專業(yè)的專利侵權(quán)分析報告應(yīng)能滿足對專利侵權(quán)分析的所有需求了。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：劉興彬
編輯：IPRdaily.cn 趙珍
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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