奇葩商標糾紛案中的思維路徑

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：袁博  同濟大學  

原標題：奇葩商標糾紛案中的思維路徑

網(wǎng)上有段子云，“萬事開頭難，中間接著難，最后尤其難?！敝挥性谏虡思m紛中經(jīng)歷過風雨的人，才會深刻體會到這句話的含義。以下以一個奇葩案例為基礎展開分析。

在帥某與廣西某銀行商標糾紛案[(2014)桂民三終字第7號]中，自然人帥某在第36類服務項目（包括保險、銀行、金融服務、信用卡服務、借款服務、信用卡發(fā)放等）上注冊了“桂花guihua”文字商標，后來發(fā)現(xiàn)廣西某銀行發(fā)放帶有“桂花”標識的借記卡（在該借記卡上，分兩行分別印刷“桂花借記卡”和“GUIHUA DEBIT CARD”，均使用同一字體和字號），于是認為侵犯了自己的商標權并訴諸法院。但法院并不支持帥某訴請，這是為什么呢？

原來，法院認為，帥某雖然取得注冊商標核定使用在第36類服務商標上，但是我國現(xiàn)行的法律和金融政策不允許自然人經(jīng)營商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務業(yè)務，因此，帥某不可能經(jīng)營借記卡業(yè)務。因此，由于沒有構成實際侵害，最終駁回其訴訟請求。以下圍繞上述案件，分別討論三個問題：

1、法院的判決是否有違商標“在先注冊”的保護原則？

回答：商標侵權不但需要標識與產(chǎn)品在經(jīng)營活動中結合，而且需要有實際經(jīng)營的可能性。這是因為，在商標注冊時的產(chǎn)品或服務類別是由申請人自由指定的，而很多商品或服務的經(jīng)營我國另有特別的經(jīng)營主體資格限制，而對于申請人是否實際有這些資質(zhì)并不是商標局的審查范圍，這就在實踐中造成了一種現(xiàn)象：一些企業(yè)或者個人有意無意的在一些特種經(jīng)營范圍內(nèi)注冊商標，注冊成功后并不實際使用，卻據(jù)此指控其他經(jīng)營主體（通常為特種行業(yè)內(nèi)的國有企業(yè)）侵犯其商標權。對于這種注冊行為，由于注冊主體并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標，因此不會導致相關消費者的混淆，自然也談不上構成侵權。

2、帥某如果在商標注冊后迅速將商標許可給有對相關服務項目有使用資質(zhì)的經(jīng)營主體并實際使用，那么，之后帥某起訴該案中的銀行，訴請是否有望得到支持？

回答：傳統(tǒng)的觀點認為，除了商標權人，商標使用人還包括得到其授權的被許可人。絕大多數(shù)國家認為被許可人的使用應當視同商標權人的使用，但前提是商標權人必須保持對被許可人使用商標行為的控制和監(jiān)督。顯然，作為商標權人品牌經(jīng)營主體的合理延伸，被許可人對商標的使用具有合法基礎，并且沒有導致消費者誤認商品來源，而商標權人則通過間接的方式對商品使用進行了不同程度的控制，因此應當視同商標權人自己使用。例如，德國商標法規(guī)定，經(jīng)所有人同意的對商標的使用視同為所有人的使用。因此，對于被許可人的使用行為，應當認同為商標“實際使用”的方式。

但是，對于本案，上述觀點則并不適用，原因是帥某作為自然人并沒有能力對被許可人在商業(yè)銀行、發(fā)放信用卡等金融服務業(yè)務中使用商標的行為進行控制和監(jiān)督，從而也使得即使其許可他人使用了商標，仍然不能以被許可人的使用作為本案商標已經(jīng)被帥某“實際使用”的證據(jù)。

3、帥某可以轉讓相關商標嗎？商標轉讓后，實際使用商標的受讓人可以以侵權為由起訴涉案銀行并獲得法院支持嗎？

回答：首先，根據(jù)商標法有關商標轉讓的規(guī)定，看不出轉讓此類商標有何限制，所謂“法無禁止即許可”，因此帥某可以將商標轉讓給對相關注冊服務類別有經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)或機構。

其次，對于一般的商標而言，即使多次轉讓后，受讓人獲得商標的保護時間區(qū)間理論上仍然可以向前追溯到商標被公開授權注冊時，但是，對于本案，這一結論卻并不成立，原因是帥某雖然在先注冊了商標，但并不符合國家政策法規(guī)的經(jīng)營條件而不可能在實際經(jīng)營活動中在注冊類別上使用商標，因此其商標權實際上只存在于名義中，因此筆者認為，受讓人可以提起侵權訴訟的時間，最早也無法早于受讓商標之日，這意味著該商標的受讓人同樣無法以侵權為由起訴本案中的銀行并獲得支持。

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作者：袁博  同濟大學

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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