持續(xù)使用的“未續(xù)展商標(biāo)”還受保護(hù)嗎？

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作者：陳明濤汪玖平蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)還受保護(hù)嗎？

《商標(biāo)法》第五十條規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)被撤銷、被宣告無(wú)效或者期滿不再續(xù)展的，自撤銷、宣告無(wú)效或者注銷之日起一年內(nèi)，商標(biāo)局對(duì)與該商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)，不予核準(zhǔn)。

因此，商標(biāo)未續(xù)展被注銷，一年后他人可注冊(cè)申請(qǐng)相同、類似商標(biāo)，很多人視之為死亡商標(biāo)，認(rèn)為其已進(jìn)入公共領(lǐng)域。然而，現(xiàn)實(shí)中，大量商標(biāo)雖未續(xù)展但一直持續(xù)使用。對(duì)此類商標(biāo)的情況，在一年之后，是已進(jìn)入公共領(lǐng)域，還是存在繼續(xù)保護(hù)的價(jià)值，存在疑問(wèn)。

在此，筆者將從持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)保護(hù)之正當(dāng)性、受保護(hù)之標(biāo)準(zhǔn)等方面分析，以便理清相關(guān)爭(zhēng)議。

持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)的商標(biāo)法保護(hù)

商標(biāo)只是一種標(biāo)識(shí)，其生命在于持續(xù)不斷的使用，商標(biāo)法之所以要付出巨大的立法成本，絕不是為了保護(hù)商標(biāo)這一純粹符號(hào)，而是為了保護(hù)其承載的商業(yè)信譽(yù)。

可見(jiàn)，未持續(xù)使用的商標(biāo)未續(xù)展被注銷，一年之后商譽(yù)視為不再存在,不予以保護(hù)符合商標(biāo)法之目的。然而，有些注冊(cè)商標(biāo)未續(xù)展卻一直持續(xù)使用，并有一定影響，甚至已經(jīng)達(dá)到馳名的程度，但商譽(yù)、商標(biāo)與使用人、注冊(cè)人的聯(lián)系并未割裂，對(duì)這些商標(biāo)不加以保護(hù)，易造成消費(fèi)者混淆，也對(duì)持續(xù)使用人不公平，不利于良好市場(chǎng)秩序的建立，有違商標(biāo)法之立法本意。

實(shí)際上，《商標(biāo)法》第十三條賦予未注冊(cè)馳名商標(biāo)享有禁止混淆商標(biāo)注冊(cè)與使用的權(quán)利；第三十二條規(guī)定對(duì)已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)享有五年內(nèi)撤銷混淆商標(biāo)的權(quán)利；第五十九條強(qiáng)調(diào)了在先使用并有一定影響力的商標(biāo)侵權(quán)抗辯權(quán)。

上述規(guī)定都是持續(xù)使用但未續(xù)展商標(biāo)可受保護(hù)的現(xiàn)行法依據(jù)。

在實(shí)踐中，相關(guān)判決也給予了現(xiàn)實(shí)依據(jù)。比如，在第1253401號(hào)“南微W及圖”商標(biāo)爭(zhēng)議案中，北京高院認(rèn)為：雖然因微分公司在有效期屆滿時(shí)未續(xù)展而失效，但是經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，該商標(biāo)已經(jīng)成為該領(lǐng)域具有一定影響的商標(biāo)，微分公司在商標(biāo)失效后未實(shí)質(zhì)放棄該商標(biāo)，該商標(biāo)的影響力隨著微分公司得在商標(biāo)失效后的使用得到了進(jìn)一步的延續(xù)。注冊(cè)商標(biāo)的影響力導(dǎo)致相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源發(fā)生混淆或者誤認(rèn)微分公司與上訴人之間存在某種內(nèi)在的聯(lián)系，從而可能損害微分公司的利益。因此認(rèn)定違反了《商標(biāo)法》第三十一條的規(guī)定（現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條）。【1】

還有，商評(píng)委在第1534193號(hào)“遠(yuǎn)航Sailing及圖”商標(biāo)異議案件中也適用了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第三十二條后半段的規(guī)定來(lái)保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)未續(xù)展的商標(biāo)利益。

持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)保護(hù)

持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)在商標(biāo)法無(wú)法保護(hù)之時(shí)，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法也提供了兜底保護(hù)。

根據(jù)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第三款規(guī)定，擅自使用他人的企業(yè)名稱或者姓名，引人誤認(rèn)為是他人的商品，視為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。因此，若持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)與企業(yè)名稱相一致，也可將其視為企業(yè)名稱而受到保護(hù)。

同樣，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第五條第二款也規(guī)定，擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝演，或用于知名商品近似的名稱、包裝、裝演，造成和他人知名商品相混淆，使購(gòu)買者誤認(rèn)為是該知名商品的，視為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。

因此，持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)如果已形成知名商標(biāo)或服務(wù)的特有名稱、特有包裝、裝璜，即被賦予禁止他人不當(dāng)使用的權(quán)利。

不難看出，對(duì)持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)的價(jià)值，可以適用不同的法律依據(jù)，受到商標(biāo)法和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的全方位保護(hù)，不能簡(jiǎn)單認(rèn)為不受保護(hù)，已經(jīng)進(jìn)入公共領(lǐng)域。

持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)的“持續(xù)使用”判定

如上所述，持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)具有法律保護(hù)之正當(dāng)性。問(wèn)題在于，持續(xù)使用的未續(xù)展商標(biāo)需要使用到何種程度才可以受到保護(hù)，這就涉及到“持續(xù)使用”的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定問(wèn)題，在此要區(qū)分不同情況。

一是對(duì)“馳名”理解。根據(jù)商標(biāo)法十三條，如果持續(xù)使用達(dá)到“馳名”程度，則構(gòu)成了未注冊(cè)的馳名商標(biāo)。商標(biāo)法第十四條進(jìn)一步規(guī)定了馳名的判斷因素：1.相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度；2.該商標(biāo)的持續(xù)使用時(shí)間；3 .該商標(biāo)任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍；4 .該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄；5 .該商標(biāo)馳名的其他因素。

二是對(duì)“知名”或“具有一定影響力”的理解。商標(biāo)法第三十二條、五十九條都強(qiáng)調(diào)了已經(jīng)使用并且“具有一定影響力”。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第五條強(qiáng)調(diào)了知名商品的“知名”。實(shí)踐中，不管是判斷知名商品，還是已具有一定影響力的商標(biāo)，其標(biāo)準(zhǔn)同樣參照第十四條，即馳名商標(biāo)規(guī)定的要素，這容易讓人誤解三者的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)實(shí)質(zhì)一致。

筆者認(rèn)為，不管是“具有一定影響力”還是“知名”，都屬于同一標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)從競(jìng)爭(zhēng)法的角度進(jìn)行理解，與“馳名”判斷并不相同。比如，有的知名企業(yè)已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)很有知名度，即使使用了很短時(shí)間，也應(yīng)認(rèn)定了知名商品或者具有一定影響力的商標(biāo)。由于商標(biāo)未續(xù)展，說(shuō)明其已使用了很長(zhǎng)時(shí)間，如果持續(xù)使用，就不應(yīng)苛求過(guò)高程度，從而有利于防止不當(dāng)搶注和侵權(quán)。當(dāng)然，由于未注冊(cè)馳名商標(biāo)的“馳名”認(rèn)定與馳名商標(biāo)相一致，應(yīng)對(duì)“馳名”提出很高的標(biāo)準(zhǔn)，需要加以嚴(yán)格的認(rèn)定。

商標(biāo)未經(jīng)續(xù)展并不必然成為死亡商標(biāo)，如果持續(xù)使用，仍具有法律保護(hù)的價(jià)值，不管是商標(biāo)法、還是反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，都提供了保護(hù)的法條依據(jù)。對(duì)持續(xù)使用的程度也不應(yīng)機(jī)械理解，要從競(jìng)爭(zhēng)法的視角，既防止不當(dāng)搶注和侵權(quán)使用，也可以通過(guò)馳名程度，對(duì)抗他人商標(biāo)權(quán)利。

注釋：

【1】（2010）高行終字第274號(hào)