「企業(yè)名稱(chēng)」不同使用情況影響商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的判定

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作者：劉俊清  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

原標(biāo)題：使用對(duì)商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)區(qū)分構(gòu)成之影響—對(duì)“伊頓”商標(biāo)侵權(quán)案的評(píng)述

備受關(guān)注的伊頓國(guó)際學(xué)校訴北京伊頓國(guó)際幼兒園有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案已終審判決。二審法院推翻了一審法院的判決結(jié)果，改判被告停止商標(biāo)侵權(quán)，并全額支持了關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)部分的經(jīng)濟(jì)損失。從全部駁回到改判全額支持，造成如此大反差的原因究竟何在？請(qǐng)見(jiàn)下文分解！

備受關(guān)注的伊頓國(guó)際學(xué)校訴北京伊頓國(guó)際幼兒園有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院作出二審判決。二審法院撤銷(xiāo)了一審法院駁回原告全部訴請(qǐng)的判決，改判被告停止商標(biāo)侵權(quán)，并全額支持了關(guān)于商標(biāo)侵權(quán)部分的經(jīng)濟(jì)損失。

二審階段，在上訴人并未提交新的實(shí)質(zhì)性證據(jù)的情況下，從全部駁回到改判全額支持，造成如此大反差的原因究竟何在？筆者以為，根本問(wèn)題在于，涉及企業(yè)字號(hào)的商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件，對(duì)于商標(biāo)使用產(chǎn)生裁判標(biāo)準(zhǔn)影響，沒(méi)有形成統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。

因此，筆者擬對(duì)使用產(chǎn)生的商標(biāo)侵權(quán)或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)構(gòu)成進(jìn)行分析，以期對(duì)司法裁判給予一定的啟示。

商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的法律依據(jù)

因企業(yè)名稱(chēng)而產(chǎn)生侵權(quán)案件，既涉及侵害商標(biāo)權(quán)，也涉及不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。

商標(biāo)法第五十八條規(guī)定，將他人注冊(cè)商標(biāo)、未注冊(cè)的馳名商標(biāo)作為企業(yè)名稱(chēng)中的字號(hào)使用，誤導(dǎo)公眾，構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的，依照《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》處理。

問(wèn)題是哪種情況是不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，哪種情況屬于侵權(quán)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》的規(guī)定，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號(hào)在相同或者類(lèi)似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，構(gòu)成 “給他人注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)造成其他損害的行為”。

《最高人民法院關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問(wèn)題的意見(jiàn)》也對(duì)商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行了明確的區(qū)分：“企業(yè)名稱(chēng)因突出使用而侵犯在先注冊(cè)商標(biāo)專(zhuān)用權(quán)的，依法按照商標(biāo)侵權(quán)行為處理；企業(yè)名稱(chēng)未突出使用但其使用足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆、違反公平競(jìng)爭(zhēng)的，依法按照不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)處理?！?br/>

由此可見(jiàn)，判斷構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)還是構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，關(guān)鍵在于判斷是否構(gòu)成突出使用。

在本案中，一審判決書(shū)在認(rèn)定被告對(duì)于“伊頓”的使用構(gòu)成商業(yè)性使用的前提下，并未認(rèn)定構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。并且，未對(duì)被告“伊頓”字號(hào)的使用是否足以產(chǎn)生市場(chǎng)混淆進(jìn)行判斷，而是直接認(rèn)定不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。未對(duì)是否構(gòu)成突出性使用進(jìn)行判斷，又將商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)混為一談，顯然有失妥當(dāng)。

使用情況對(duì)商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的分析

如前所述，突出使用會(huì)構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)，關(guān)鍵在于如何對(duì)構(gòu)成突出性使用進(jìn)行判斷。實(shí)際上，所謂突出使用是將企業(yè)字號(hào)進(jìn)行了商標(biāo)性使用。

《商標(biāo)實(shí)施條例》第三條中規(guī)定：“商標(biāo)法和本條例所稱(chēng)商標(biāo)的使用，包括將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。”

而新修改的《商標(biāo)法》增加商標(biāo)使用的定義，并對(duì)將實(shí)施條例第三條修改為商標(biāo)法的第四十八條：“本法所稱(chēng)商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，用于識(shí)別商品來(lái)源的行為?！?

可以看出，新修改的商標(biāo)法特意增加了“用于識(shí)別商品來(lái)源的行為”的語(yǔ)句，表明了立法者的深意。其實(shí)，該條作為商標(biāo)使用的定義，體現(xiàn)為二個(gè)層次：一是定義前半部分，即“將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中”，強(qiáng)調(diào)商標(biāo)使用的形式；二是后半部分，即“用于識(shí)別商品來(lái)源的行為”，強(qiáng)調(diào)商標(biāo)使用的實(shí)質(zhì)和目的。商標(biāo)使用的實(shí)質(zhì)和目的是第一性，商標(biāo)使用的形式是第二性，第二性是為第一性所服務(wù)，如果商標(biāo)使用的形式在于用于識(shí)別商品來(lái)源，即構(gòu)成商標(biāo)使用。

也就是說(shuō)，商標(biāo)使用的形式要構(gòu)成商標(biāo)使用，根本要看這種使用是否發(fā)揮了識(shí)別商品或服務(wù)來(lái)源的作用。

本案涉案商標(biāo)的類(lèi)別為41類(lèi)和43類(lèi)，服務(wù)商標(biāo)的使用往往更多的體現(xiàn)在宣傳當(dāng)中。被告脫離其企業(yè)名稱(chēng)，單獨(dú)使用“伊頓”的行為，顯然已經(jīng)不再僅僅是對(duì)于市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體的體現(xiàn)，同樣產(chǎn)生了標(biāo)明服務(wù)來(lái)源的作用，構(gòu)成突出使用。

一審法院因被告明確標(biāo)識(shí)其商標(biāo)，涉案商標(biāo)顯著性低，已經(jīng)使用背景等理由，認(rèn)定被告對(duì)“伊頓”的使用行為不會(huì)與原告構(gòu)成混淆，存在法律適用錯(cuò)誤，二審法院對(duì)此進(jìn)行了糾正。

使用情況對(duì)構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)分析

案件另一個(gè)問(wèn)題在于，如何判斷是否對(duì)公眾造成欺騙和誤解，構(gòu)成混淆，從而構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，從商標(biāo)使用角度，需要考慮以下幾個(gè)方面因素：

第一，標(biāo)識(shí)的使用產(chǎn)生知名度與顯著性。標(biāo)識(shí)的知名度與顯著性，是構(gòu)成混淆的重要考量標(biāo)準(zhǔn)。如“錢(qián)柜”案中，法院認(rèn)可其因廣泛的使用而具有較高的知名度，為相關(guān)公眾所知悉，從而認(rèn)定被告的行為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。本案中，原告提供了商標(biāo)使用的證據(jù)，但是這些證據(jù)均為被告企業(yè)名稱(chēng)注冊(cè)之后所形成。因此，難以成為構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的知名度證據(jù)。

第二，使用人的“惡意” ?；煜呐袛嘁紤]當(dāng)事人意思。比如，在 “奇樂(lè)兒”案企業(yè)名稱(chēng)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案中，法院就因?yàn)楸桓嬷饔^上具有惡意競(jìng)爭(zhēng)的故意，違反誠(chéng)實(shí)信用原則，而構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。本案中，在原告不能提供其商標(biāo)在被告企業(yè)注冊(cè)前被使用的證據(jù)時(shí)，被告將“伊頓”注冊(cè)為企業(yè)字號(hào)是否具有“惡意”成為判斷是否構(gòu)成侵權(quán)的關(guān)鍵。比如，如果雙方進(jìn)行了接觸，可以推定被控侵權(quán)方知曉注冊(cè)情況，具有惡意。本案中，雖然權(quán)利人提交了此類(lèi)證據(jù)，但并沒(méi)有被法院認(rèn)定為有效證據(jù)。

第三，標(biāo)識(shí)使用的歷史與現(xiàn)狀。標(biāo)識(shí)使用的歷史與現(xiàn)狀也是判斷是否構(gòu)成混淆的因素。通常經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的使用，不同的主體之間會(huì)形成相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)和消費(fèi)群體，構(gòu)成混淆的可能也就相對(duì)較小。本案的一審法院就考慮了這一因素，從而認(rèn)定不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) 。

對(duì)商標(biāo)使用理論的深刻理解，是企業(yè)名稱(chēng)不當(dāng)使用案件精細(xì)化裁判的必然要求。對(duì)于司法裁判者而言，只有回歸商標(biāo)使用的內(nèi)涵，深刻理解商標(biāo)使用理論，才能作出精準(zhǔn)的判斷。

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作者：劉俊清  蘭臺(tái)知產(chǎn)團(tuán)隊(duì)律師

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對(duì)：IPRdaily   縱橫君

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