參考法國判例，淺談撤三案件中對「實際使用商標」的容忍限度

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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

原標題：實際使用的商標是否可以被視為核準注冊的商標的使用，看看中國與法國的不同判斷標準與裁判尺度

恒大冰泉與恒大礦泉之間的商標撤銷之爭，北京市高級人民法院作出了二審判決。該案再一次證明，知識產(chǎn)權(quán)案件的復(fù)雜性與不可預(yù)測性。撤三案的復(fù)雜性，寫個幾萬字沒有問題。本文從其中一個點出發(fā)，探討撤三案件中對實際使用商標的容忍限度。

恒大冰泉與恒大礦泉之間的商標撤銷之爭，北京市高級人民法院作出了二審判決。在最高院再審、最高檢抗訴程序之前，恒大冰泉暫時可以放心的使用了。案件經(jīng)歷了過山車般的發(fā)展：商標局認為恒大礦泉使用了，商評委認為沒使用，北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為使用了，北京市高級人民法院認為沒使用。該案再一次證明，知識產(chǎn)權(quán)案件的復(fù)雜性與不可預(yù)測性。撤三案的復(fù)雜性，寫個幾萬字沒有問題。本文從其中一個點出發(fā)，探討撤三案件中對實際使用商標的容忍限度。

一、法國“Lafite”商標撤銷案[1]

1、案件爭議內(nèi)容：Chateau Lafite Rothschild公司，作為以此名稱命名的多種葡萄酒酒標的所有權(quán)人，起訴Chateau Lafitte公司，以其生產(chǎn)相同的產(chǎn)品為由，要求廢除“Chateau Lafitte”商標權(quán)；Chateau Lafitte公司對Chateau Lafite Rothschild公司的“Lafite”商標提起廢除商標權(quán)的反請求。

這兩家公司字號之間的區(qū)別在于：一個是“Lafite”，一個是“Lafitte”，后者比前者多個“t”。

2、初審法院意見：Chateau Lafite Rothschild公司不能證明經(jīng)營爭議商標，并把此商標指明的產(chǎn)品建議給消費者，報紙的文章、網(wǎng)頁上所有與辯論相關(guān)的文件都只提及LAFITE作為葡萄種植園、經(jīng)營、酒莊或在2個商標下經(jīng)營的葡萄酒，一個商標是名稱，一個是半名稱半象征《CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD》的簡寫；而根據(jù)ROTHSCHILD姓氏做出的改變提醒它被一個享譽全球的家族使用，在任何情況下都篡改了《LAFITE》符號的區(qū)別性。

鑒于LAFITE ROTHSCHILD公司把《LAFITE》商標注冊為第33類別除啤酒之外的酒精飲料，自1995年商標注冊之日起公司不能提供任何關(guān)于經(jīng)營此商標的資料；在所有公司提供的商標經(jīng)營的資料中，公司只能為辯論提供報紙的文章中《LAFITE》作為LAFITE ROTHSCHILD的縮寫來指明葡萄種植地、城堡、酒莊或葡萄經(jīng)營的證明；由于對經(jīng)營者而言，商標的經(jīng)營在于自己把以此名下的產(chǎn)品介紹給客戶，因此，經(jīng)營者未曾以此商標的名義經(jīng)營此商標。

3、波爾多上訴法院維持了初審法院的判決。

4、法國最高法院意見：商標如能按照其主要功能來使用則被認為是得到認真使用，所謂主要功能是保證已注冊的產(chǎn)品或服務(wù)的原始標識，這意味著在市場上使用該商標以指明被保護的產(chǎn)品和服務(wù)；鑒于Chateau Lafite Rothschild公司已經(jīng)注冊“Lafite”商標，但是，未能提供自1995年8月11日商標注冊之日起與使用此商標相關(guān)的任何文件，在本程序辯論中只能夠提供Chateau Lafite Rothschild商標在報刊上曾登載的文章作為葡萄酒莊及其經(jīng)營活動商標的縮寫，而作為葡萄酒產(chǎn)品卻始終使用Chateau Lafite Rothschild商標；因此，上訴法院的裁決是準確無誤的：以上事實說明“Lafite”名稱并沒有被Chateau Lafite Rothschild公司作為商標使用。

筆者對法國法院的裁判意見進行歸納：（1）商標的使用必須是使用在產(chǎn)品上，并且把標注此商標的產(chǎn)品介紹給消費者。（2）“Lafite”在報紙的文章中出現(xiàn)是作為酒莊的名稱或者城堡的名稱，而并非是作為葡萄酒的商標出現(xiàn)。（3）“Chateau Lafite Rothschild”商標是Chateau Lafite Rothschild公司實際使用的商標，該商標已經(jīng)篡改了“Lafite”商標的區(qū)別性，不能視為對“Lafite”商標的使用。（4）“Lafite”商標自注冊之日起連續(xù)五年沒有使用，應(yīng)該被撤銷。

附表（1）：Chateau Lafite Rothschild公司法國商標注冊情況

二、中國“Lafite”商標撤銷案

法國商標連續(xù)五年不使用會被撤銷，中國商標連續(xù)三年不使用會被撤銷。Chateau Lafite Rothschild公司（在中國的翻譯為：拉菲羅斯柴爾德酒莊）在中國申請注冊了1122916號“LAFITE”商標，被以連續(xù)三年停止使用為由提出撤銷申請。該公司在中國也注冊了G709107號“Carruades de Lafite”商標。

1、商標評審委員會認為：對“Carruades de Lafite”商標的使用可以視為是對“LAFITE”商標的一種非規(guī)范性使用。[2]

2、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：“Carruades de Lafite”商標與“LAFITE”商標之間“雖有所差別，但是并未改變訴爭商標的顯著特征”。[3]

3、北京市高級人民法院維持了一審判決，同時強化了理由：連續(xù)三年停止使用注冊商標的撤銷制度，是為了鼓勵和督促商標注冊人使用其商標，發(fā)揮商標在市場上區(qū)分商品來源的作用。該制度既不是對商標注冊人不使用行為的處罰，也并非為商標注冊人設(shè)定使用的義務(wù)，而是為了在商標注冊人連續(xù)三年不使用導(dǎo)致注冊商標的作用長期沒有發(fā)揮時，使該商標標志重新回到公有領(lǐng)域，方便他人注冊，激活商標資源的一種措施。因此，對使用的認定應(yīng)當符合市場實際，在使用證據(jù)的認定上，應(yīng)當堅持優(yōu)勢證據(jù)原則，不宜過于苛刻。[4]

附表（2）：Chateau Lafite Rothschild公司中國商標注冊情況

三、WEWE商標案認為對其他注冊商標的使用不能視為對復(fù)審商標的使用[5]

WEWE商標連續(xù)三年停止使用撤銷案中，被申請撤銷的是第3159414號“”商標，實際使用的是第8570965號“”商標。

1、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：金苑公司與多家公司簽訂合同書復(fù)印件中使用的“WEWE”標識與復(fù)審商標標識的差別，可以認定上述兩商標標識僅在字母的字體上存在細微差別，在呼叫、字母排列、整體形象等特征上沒有顯著改變。商標評審委員會在被訴決定中認為上述“WEWE”標識與復(fù)審商標表現(xiàn)形式不一致，具有顯著差別，并在此基礎(chǔ)上認定金苑公司對“WEWE”標識的使用不能當然視為復(fù)審商標的實際使用證據(jù)，顯屬不當。

2、北京市高級人民法院認為：金苑公司所提交的使用證據(jù)中所顯示的均為“WEWE”標識，其與復(fù)審商標在表現(xiàn)形式及整體視覺效果上存在一定差異，同時結(jié)合金苑公司還擁有第8570965號“WEWE”商標，而涉案證據(jù)所顯示的“WEWE”標識與第8570965號“WEWE”商標的構(gòu)成要素和整體視覺效果幾乎完全相同，而且該商標核定使用的商品與復(fù)審商標指定使用的商品基本相同，并且結(jié)合金苑公司的陳述，其實質(zhì)使用的并非明確、唯一指向復(fù)審商標，因此綜合在案證據(jù)，并不足以證明金苑公司具有真實使用注冊商標的主觀意圖，也無法證明其在指定期間規(guī)范使用了復(fù)審商標，故原審判決的相關(guān)認定錯誤，被訴決定關(guān)于基于金苑公司提交的在案證據(jù)，不足以證明復(fù)審商標在指定期間內(nèi)在其指定使用的商品上進行了使用的認定正確，本院予以確認。

四、SAGADER商標案中對“SAGA”商標的使用被認定為對“SAGADER”商標的使用

SAGADER商標連續(xù)三年停止使用撤銷案中，被申請撤銷的是羅斯柴爾德男爵拉菲集團股份有限公司第G737654號“”商標，實際使用的是商標。本案另外一個比較重要的事實就是，案外人合肥波圖斯酒業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司是第7376762號“SAGA”商標專用權(quán)人，而該商標與羅斯柴爾德男爵拉菲集團股份有限公司使用“SAGA”商標完全相同。

1、商標評審委員會認為：羅斯柴爾德公司提交的證據(jù)多數(shù)未能體現(xiàn)復(fù)審商標，不能夠證明在指定期間內(nèi)復(fù)審商標在商業(yè)活動中公開、真實、合法地使用。故復(fù)審商標予以撤銷。

2、北京知識產(chǎn)權(quán)法院認為：雖然實際使用的“SAGA”及“SAGAR”標志與復(fù)審商標“SAGADER”標志存在一定差異，但其并未改變復(fù)審商標標志的顯著特征，故“SAGA”及“SAGAR”標志的使用可以視為復(fù)審商標的使用。[6]北京市高級人民法院維持了一審判決書，理由與一審判決基本相同。[7]

本案無論是一審判決書還是二審判決書，始終回避了一個問題: “SAGA”是案外其他人的注冊商標，在羅斯柴爾德男爵拉菲集團股份有限公司實際使用的是與案外其他人的注冊商標完全相同的標識的情況下，能否認定這種侵權(quán)性使用是合法使用，進而視為是對復(fù)審商標的使用。

五、改變商標的容忍限度

實際使用的商標能否被認定為對核準注冊的復(fù)審商標的使用，并非是一個復(fù)雜的法律問題，也并非法律的模糊地帶，法律的相關(guān)規(guī)定是清晰而明確的。

《商標法》第四十九條規(guī)定：商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。

注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。商標局應(yīng)當自收到申請之日起九個月內(nèi)做出決定。有特殊情況需要延長的，經(jīng)國務(wù)院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。

2010年頒布的《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》第20條規(guī)定：實際使用的商標與核準注冊的商標雖有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。

2017年3月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第二十六條第二款規(guī)定：實際使用的商標標志與核準注冊的商標標志有細微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊商標的使用。

《巴黎公約》第5C（2）條規(guī)定：商標所有人使用的商標，在形式上與其在本聯(lián)盟國家之一所注冊的商標的形式只有細節(jié)的不同，而并未改變其顯著性的，不應(yīng)導(dǎo)致注冊無效，也不應(yīng)減少對商標所給予的保護。

從上述司法解釋與國際公約來看，對于商標使用的要求是明確的，即要求實際使用的商標與核準注冊的商標之間的差別是細微的、未改變顯著特征的。

“LAFITE”商標撤銷案中，實際使用的商標“Carruades de Lafite”比復(fù)審商標“LAFITE”多了兩個單詞，被認定為未改變復(fù)審商標的顯著特征?！癝AGADER”商標撤銷案中，實際使用的商標“SAGA”比復(fù)審商標“SAGA DE R”少了三個字母，被認定為未改變復(fù)審商標的顯著特征。而“WEWE”商標案中，實際使用的商標“”與復(fù)審商標“”字母完全相同，只是字母的表現(xiàn)不同，卻被認定為改變了復(fù)審商標的顯著特征。由此可見，在不同的案件中，對于是否改變了商標顯著特征的判斷，并沒有標準可循。甚至容易讓人產(chǎn)生一種錯覺，即對國外主體的寬容程度要遠遠大于對國內(nèi)主體的容忍限度。

筆者認為，雖然當前的司法實務(wù)普遍認為撤三制度的立法目的并非懲罰商標權(quán)人，因此，可以對商標使用的形式適當放寬，但是，從《商標法》第四十九條的規(guī)定來看：第一款是對于自行改變注冊商標的行為所進行的規(guī)制，違法嚴重者可由商標局撤銷注冊商標；第二款是對于連續(xù)三年停止使用的商標，任何人可以申請撤銷。從立法技術(shù)上來看，第一款是行政機關(guān)主動干預(yù)違法行為的情形，第二款是行政機關(guān)依申請干預(yù)違法行為的情形。對于違法使用的兩種不同規(guī)制路徑，立法時置于同一法條之中，這就需要在法律適用過程中綜合進行考量。對于已經(jīng)改變注冊商標的行為，行政機關(guān)在拒不改正的情況下，本身就可以對這種違法行為進行撤銷注冊商標的處罰，而對于改變商標顯著特征的情形，則相較于一般的改變注冊商標更為嚴重，因此，對于這種使用，當然不能過于寬容，否則，無異于縱容商標注冊人的行政違法行為，對于法律所要求的規(guī)范使用注冊商標也是一種傷害。另外，按照SAGA商標的使用形式，如果工商行政管理機關(guān)進行查處，羅斯柴爾德男爵拉菲集團股份有限公司必然會稱是對未注冊商標的使用，而不是改變了“SAGADER”商標的形式。

因此，對于改變商標形式的容忍限度，應(yīng)當與嚴格規(guī)制違法使用行為之間，尋求適當?shù)钠胶猓豢蛇^于容忍違法使用行為。尤其是在司法解釋與國際公約對于商標使用的形式要求已經(jīng)非常明確的情況下，行政和司法裁判還是應(yīng)當嚴格遵循法律，而不可過于大尺度的裁判。 “SAGADER”商標案中，對“SAGA”商標的使用，理應(yīng)視為對“SAGA”未注冊商標的使用，并且在這種使用涉嫌侵權(quán)的情況下，更應(yīng)嚴格把握裁判標準。在 “WEWE”商標案中，在已有其他注冊商標并且實際使用的是其他注冊商標的情況下，認定為使用了其他注冊商標有一定合理性，但如果注冊商標之間差異細微，仍應(yīng)認定為未改變商標的顯著特征，從而對于商標權(quán)人啟用新商標并自覺重新注冊的行為也是一種鼓勵。

回歸到法國最高法院判決書，“LAFITE”商標沒有使用，自然要被撤銷，但這并不影響權(quán)利人另外注冊的“CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD”商標獲得保護。而反觀我國的“LAFITE”商標撤銷案，認定對“Carruades de Lafite”注冊商標的使用屬于未改變“LAFITE”商標顯著特征的使用，實際上已經(jīng)混淆了注冊商標之間的界限，混淆了商標法各條款不同功能之間的界限，不但不能展現(xiàn)我們的商標保護水平高于法國，反而反映了我們對商標法的理解、適用的不成熟。

注釋：

[1]法國最高法院A07-16.749

[2]商標評審委員會商評字（2014）第100613號撤銷復(fù)審決定書

[3]北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第312號

[4]北京市高級人民法院（2016）京行終3409號

[5] 北京市高級人民法院（2015）高行（知）終字第3613號

[6] 北京知識產(chǎn)權(quán)法院（2015）京知行初字第3396號

[7] 北京市高級人民法院（2016）京行終3402號

來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）

作者：劉東海 北京市長安律師事務(wù)所律師 合伙人

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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