中、外文歐盟商標(biāo)近似性認(rèn)定——為什么“雙喜”難阻“DOUBLE HAPPINESS”注冊(cè)為歐盟商標(biāo)？

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作者：宋昕哲 法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法博士  IPSIDE研究員

供稿：法國(guó)IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

原標(biāo)題：中、外文歐盟商標(biāo)近似性認(rèn)定——為什么“雙喜”難阻“DOUBLE HAPPINESS”注冊(cè)為歐盟商標(biāo)？

導(dǎo)言

隨著中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)意識(shí)到將中國(guó)品牌打造成為歐洲市場(chǎng)認(rèn)可的品牌的重要性，將其含中文文字的商標(biāo)注冊(cè)為歐盟商標(biāo)。歐盟商標(biāo)注冊(cè)為權(quán)利人提供一種高效的機(jī)制，以確保其在歐盟境內(nèi)享有商標(biāo)專用權(quán)，禁止他人在相同商品或服務(wù)上使用與其注冊(cè)商標(biāo)相同的標(biāo)志。權(quán)利人還有權(quán)禁止他人在同一種商品或服務(wù)上使用近似商標(biāo)，或者在類似商品或服務(wù)上使用相同或近似商標(biāo)，但條件是存在混淆的可能性（2017/1001條例第9條）。

商標(biāo)近似性在歐盟商標(biāo)侵權(quán)判斷中至關(guān)重要，為混淆可能性的前置條件。本文旨在討論包含同一中文文字或其中之一包含對(duì)應(yīng)外文翻譯的兩個(gè)歐盟商標(biāo)的近似性認(rèn)定。這一問(wèn)題尤其對(duì)中國(guó)權(quán)利人有意義，因?yàn)樗鼪Q定了中國(guó)商標(biāo)注冊(cè)人在多大程度上可以禁止他人在同一種商品或者類似商品上使用包含同一中文文字或者對(duì)應(yīng)外文翻譯的商標(biāo)。2017“雙喜”歐盟商標(biāo)異議及上訴案件可讓我們對(duì)此問(wèn)題有所了解。

案情簡(jiǎn)介

“雙喜”商標(biāo)為我國(guó)廣東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱 “廣東中煙”)所持有，在我國(guó)煙草行業(yè)內(nèi)享有較高知名度。為拓寬國(guó)際市場(chǎng)，廣東中煙出資成立中煙英美煙草國(guó)際有限公司（以下簡(jiǎn)稱“CTBAT”），后者負(fù)責(zé)在中國(guó)以外市場(chǎng)管理“雙喜”品牌。在此背景下，CTBAT申請(qǐng)將三個(gè)含有中文文字“囍”的標(biāo)志(如下)注冊(cè)為歐盟商標(biāo)，于2015年獲準(zhǔn)注冊(cè)。

同年，N.V. Sumatra Tobacco Trading Company在同類商品(煙草制品)上申請(qǐng)注冊(cè)另一歐盟商標(biāo)，該商標(biāo)包含英文文字“DOUBLE HAPPINESS”以及中文文字“囍”，如下所示:

“DOUBLE HAPPINESS”商標(biāo)經(jīng)初步審定并公告后，CTBAT在法定期限內(nèi)提出異議申請(qǐng)。歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局異議部門裁定異議不成立。CTBAT提起上訴。

2017年10月17日，上訴委員會(huì)駁回上訴，認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)“DOUBLE HAPPINESS”與三個(gè)在先商標(biāo)“雙喜”都不存在混淆可能性。2018年3月，被異議商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)。

下文逐一闡述：（一）異議所依據(jù)的法律；（二）異議及上訴的理由；（三）上訴委員會(huì)駁回上訴的理由。

一、法律框架

 歐盟商標(biāo)條例(2017/1001條例)第8條1款b項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)在先商標(biāo)所有人異議，如果申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與在先商標(biāo)相同或近似，并且商標(biāo)指定的商品或服務(wù)相同或類似，從而可能會(huì)給在先商標(biāo)保護(hù)地域的公眾造成混淆的，不予注冊(cè)。

實(shí)際上，如果商標(biāo)和商品均相同，商標(biāo)保護(hù)是絕對(duì)的，不需要混淆可能性(歐盟商標(biāo)條例第8條1款a項(xiàng))。而條例第8條1款b項(xiàng)適用于商標(biāo)和商品僅相似，或者商標(biāo)和商品其中之一相同的情形。在b項(xiàng)之下，在先商標(biāo)成功反對(duì)在后歐盟商標(biāo)注冊(cè)的前提是證明混淆的可能性。

歐盟法院在多個(gè)案件中指出，混淆的可能性以商標(biāo)相同或近似，并且商標(biāo)指定的商品或服務(wù)相同或類似為先決條件(歐盟法院2010年11月25日判決，案號(hào)C-216/10P)。這兩個(gè)先決條件是累積性的（Cumulative），這就意味著如果商標(biāo)不相同也不近似，商標(biāo)異議因此即不能成立，不管商品或服務(wù)類似程度、在先商標(biāo)的知名度或者在先商標(biāo)的顯著性(歐盟法院2011年3月24日判決，案號(hào)C-552/09P)。

根據(jù)歐盟一慣的司法實(shí)踐，為判斷商標(biāo)近似性，將對(duì)商標(biāo)在三個(gè)層面予以比較：視覺(jué)層面、讀音層面以及概念層面。商標(biāo)視覺(jué)、讀音及概念近似性比較必須基于各商標(biāo)產(chǎn)生的整體印象，要特別考慮到商標(biāo)顯著及主要部分。商標(biāo)近似性判斷并不等同于將組合商標(biāo)中的一個(gè)組成部分與另一商標(biāo)對(duì)比，相反，應(yīng)將各個(gè)商標(biāo)作為整體予以對(duì)比(歐盟法院2005年10月6日判決，案號(hào)C-120/04)。

二、異議及上訴理由

異議人CTBAT認(rèn)為爭(zhēng)議商標(biāo)“DOUBLE HAPPINESS”根據(jù)歐盟商標(biāo)條例第8條1款b項(xiàng)之規(guī)定，不能予以核準(zhǔn)注冊(cè)。異議被裁定不成立后，CTBAT上訴稱，爭(zhēng)議商標(biāo)與在先商標(biāo)由于都含有中國(guó)文字“囍”而在視覺(jué)上及概念上高度近似。對(duì)于大部分歐盟相關(guān)公眾而言，這個(gè)“囍”字會(huì)被理解為同一個(gè)東方文字，即使他們并不懂得字意。而對(duì)于歐盟境內(nèi)能讀懂中文的相關(guān)公眾而言，中文字意會(huì)加強(qiáng)商標(biāo)概念上的近似性，并且文字讀音相同。爭(zhēng)議商標(biāo)就同一種商品申請(qǐng)注冊(cè)，容易導(dǎo)致混淆。

三、裁判理由

上訴委員會(huì)將爭(zhēng)議商標(biāo)與三個(gè)在先商標(biāo)一一對(duì)比，認(rèn)為商標(biāo)在形狀、結(jié)構(gòu)、視覺(jué)表現(xiàn)以及顏色組合上都不相同，產(chǎn)生完全不同的整體印象。爭(zhēng)議商標(biāo)與在先商標(biāo)唯一相似之處在于它們都含有一個(gè)裝飾性的線條圖形（“囍”）。經(jīng)仔細(xì)檢查，線條圖形在結(jié)構(gòu)上具有相似點(diǎn)，但僅此不能使商標(biāo)成為近似。

概念上，爭(zhēng)議商標(biāo)包含有意義的單詞“DOUBLE HAPPINESS”，而在先商標(biāo)不表達(dá)任何含義，相關(guān)公眾會(huì)把線性圖形理解為沒(méi)有特定含義的裝飾元素。因此，商標(biāo)從概念角度來(lái)看不近似。

讀音上，委員會(huì)將中文文字看做是線性圖形，而非可發(fā)音的文字，未作發(fā)音對(duì)比。

由于商標(biāo)被判定為不相似，上訴委員會(huì)以異議不符合歐盟商標(biāo)條例8(1)(b)為由駁回上訴。

結(jié)語(yǔ)

由于歐盟境內(nèi)相關(guān)公眾對(duì)于中文詞匯不具備足夠的認(rèn)知能力，組合商標(biāo)中的中文文字或?qū)⒈豢醋鍪蔷€性圖形，既不表達(dá)任何含義，又沒(méi)有讀音，主要起裝飾作用。

禁止他人使用同一中文文字或?qū)?yīng)外文翻譯作為另一商標(biāo)組成部分存在難度。類似的問(wèn)題存在于在我國(guó)注冊(cè)外文商標(biāo)的情形，判斷外文商標(biāo)與中文商標(biāo)是否構(gòu)成近似時(shí)，要考慮中國(guó)相關(guān)公眾對(duì)外文詞匯的認(rèn)知水平。當(dāng)國(guó)外商標(biāo)權(quán)人采取多種措施在中文語(yǔ)境下保護(hù)外文商標(biāo)（例如在我國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)外文的音譯、意譯）之時(shí)，我國(guó)商標(biāo)權(quán)人不妨也可思考適合自己的商標(biāo)海外保護(hù)策略。

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作者：宋昕哲 法國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法博士  IPSIDE研究員

供稿： 法國(guó)IPSIDE知識(shí)產(chǎn)權(quán)律師事務(wù)所

編輯：IPRdaily趙珍          校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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