日本專利局《涉及標準必要專利許可的指南》及啟示

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原標題：試析日本專利局《涉及標準必要專利許可的指南》及啟示

近年來，隨著物聯(lián)網(wǎng)（Internet ofThings，IoT）的普及，越來越多行業(yè)的設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施通過互聯(lián)網(wǎng)連接起來，例如醫(yī)療健康、生產(chǎn)制造和自動駕駛等，這一趨勢正在改變著專利許可的模式。

對于同處于信息和通信技術(shù)（Information and Communication Technology，ICT）領(lǐng)域的電信公司來說，通常可以通過交叉許可模式解決專利糾紛。交叉許可不僅可以快速解決專利糾紛，而且還能降低公司的訴訟成本，因此這種模式成為了電信公司解決專利糾紛時的首選。

然而，隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，來自不同行業(yè)的公司都需要通過連接技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)。這些公司本身并不持有實現(xiàn)連接功能所必需的專利但卻需要使用它們，然而，這些公司卻無法通過上述交叉許可的模式獲得所需專利的使用權(quán)，從而導(dǎo)致了電信公司與其他行業(yè)公司之間的許可談判日益頻繁。

并且，由于許可費的確定并沒有一個統(tǒng)一的標準，這就使得許可談判變得困難重重。與此同時，產(chǎn)品生命周期的縮短以及產(chǎn)品專利數(shù)量的增長都增加了快速、高效地解決許可談判糾紛的需求。

日本專利局（Japan Patent Office，JPO）擔心，潛在的訴訟會阻礙產(chǎn)品開發(fā)甚至嚇退制造商。因此，為了促進專利權(quán)人和專利實施者之間的談判、阻止或快速解決與SEP許可相關(guān)的糾紛，JPO制定了《涉及標準必要專利（Standard EssentialPatent，SEP）許可的指南》（以下簡稱“指南”）。

在《指南》中，JPO主要對許可談判程序和許可費計算方法兩個部分做出了指引。在許可談判程序部分，JPO列出了包括專利權(quán)人提出要約、專利實施者接受要約、專利權(quán)人出價、專利實施者還價以及糾紛解決等五個步驟的談判過程。

除此之外，JPO還確定了能夠促進許可談判順利進行的七個關(guān)鍵因素。在許可費計算方法部分，JPO闡述了確定許可費計算公式中的計算基數(shù)和許可費率兩個因子時分別需要遵循的原則，同時提及了其他幾項需要考慮的因素。

在《指南》發(fā)布的同時，JPO面向公眾征集了對《指南》的評論。截至目前，已有多個專家和組織針對《指南》提出了各自的見解。

一、其他各方對《指南》的評論

1.Jorge L. Contreras教授的評論

猶他大學(xué)的Jorge L. Contreras教授就《指南》中的背景信息、保密性、自下而上（Bottom up）許可費計算方法以及排他性等主題發(fā)表了他的看法。

關(guān)于背景信息，《指南》提到“特別是在美國，不參與商業(yè)運作而是僅僅通過聲明專利獲取收益的專利聲明實體（Patent Assertion Entities, PAEs）也成為了SEP糾紛的參與者”，Jorge L.Contreras教授指出，他發(fā)現(xiàn)PAE在歐洲聲明SEP的頻率越來越高，因此他建議將前述的敘述改為“特別是在美國和歐洲”。

Jorge L. Contreras教授對《指南》規(guī)定的保密性范圍提出了疑問?！吨改稀方ㄗhSEP持有者的“權(quán)利要求對照表以及對權(quán)利要求的理解”也可以被認定為保密信息。Jorge L. Contreras教授指出，專利的權(quán)利要求及其涉及的標準均屬于公開信息，因此沒有理由要求“權(quán)利要求對照表以及對權(quán)利要求的理解”被認定為保密信息。他認為，事實上，如果SEP持有者想要從專利實施者處獲得許可費，SEP持有者就有義務(wù)向公眾公開其權(quán)利要求之于標準的必要性所在，這也有助于專利實施者評估SEP持有者的出價是否合理。除此之外，Jorge L. Contreras教授還建議SEP持有者應(yīng)將許可費率向所有專利實施者公開，從而確保許可的非歧視性。

Jorge L.Contreras教授對《指南》提及的Bottom up許可費計算方法的定義提出了修改意見。《指南》定義Bottom up許可費計算方法為“參考已有可比協(xié)議”的方法。Jorge L. Contreras教授認為這種定義過于狹隘，他認為Bottom up許可費計算方法是一種“按專利確定許可費”的方法。盡管可比協(xié)議經(jīng)常被用于Bottom up許可費計算方法中，但其他數(shù)據(jù)也同樣經(jīng)常被使用。例如，在美國，法庭會根據(jù)Georgia-Pacific體系規(guī)定的十五個因素來確定合理的許可費，可比協(xié)議只是其中一個參考因素。因此，Bottom up許可費計算方法并不是指用于確定許可費的特定證據(jù)，而是得到許可費的整體方法。因此，他建議《指南》對Bottom up許可費計算方法的定義改為“一種確定特定專利價值的方法，例如可通過可比協(xié)議來確定”。

《指南》認為“許可協(xié)議是排他性的還是非排他性的”也是影響許可費的因素之一。然而，Jorge L. Contreras教授認為SEP許可不可能是排他性的。因此，他建議刪除“許可協(xié)議是排他性的還是非排他性的”也是影響許可費的因素之一這種說法。

2. 全球反壟斷研究所、Antonin Scalla法學(xué)院和喬治梅森大學(xué)的評論

在反壟斷法、監(jiān)管和經(jīng)濟等領(lǐng)域擁有豐富經(jīng)驗的全球反壟斷研究所、Antonin Scalla法學(xué)院和喬治梅森大學(xué)對《指南》發(fā)表了聯(lián)合評論，他們從標準制定組織（Standards Setting Organizations，SSO）的本質(zhì)和專利壟斷等角度闡述了其觀點。

他們認為SSO從根本上來說是一個經(jīng)濟平臺，它的作用是聚集多個組織，以便組織之間可以進行交互。平臺通過一定的政策協(xié)調(diào)組織之間的沖突，由這些政策產(chǎn)生的標準能夠降低產(chǎn)品的成本，最終增加消費者的利益。因此，SSO成為了創(chuàng)新者和實施者之間的有效推動者。

為了建立一個成功的平臺，SSO必須制定能夠吸引創(chuàng)新者和實施者的政策。例如，通過將某個專利指定為SEP，可以減少采用特定技術(shù)時的不確定性。然而，假如SSO進一步強制規(guī)定具體的許可條款，那么就很有可能降低組織的參與度，最終的結(jié)果就是交易水平以及貿(mào)易收益的下降。因此，他們并不支持SSO制定具體的許可條款。

《指南》提到，由于專利權(quán)賦予了技術(shù)壟斷性，因此它與旨在廣泛傳播技術(shù)的標準是相互沖突的。他們并不同意這種說法，而是指出根據(jù)復(fù)雜的經(jīng)濟分析，專利法與競爭法在本質(zhì)上是和諧的，它們的作用均是通過促進競爭和創(chuàng)新來最大化經(jīng)濟效益。

3.  J. Gregory Sidak的評論[3]

Criterion Economics公司主席J. Gregory Sidak認為：

首先，針對SEP持有者和專利實施者之間涉及FRAND條款的許可談判，沒有必要制定新的法律條例來解決潛在的糾紛。他的理由是，根據(jù)既定的合同法簡單地理解FRAND條款就可以促使雙方進行善意的談判。意識到某些類型的談判行為可能導(dǎo)致（1）違反合同或（2）用盡第三方受益人執(zhí)行FRAND合同的權(quán)利就可以鼓勵雙方避免拖延、推進談判以及進行有利于迅速達成許可協(xié)議的行為；

其次，雙方可以依靠幾種經(jīng)濟手段解決他們關(guān)于FRAND條款的分歧并確定SEP的FRAND許可費。然而，在談判中引入整個市場價值（Entire market value，EMV）、最小可出售專利實施單元（Smallestsalable patent practicing unit，SSPPU）或許可費疊加等概念并沒有經(jīng)濟合理性，這樣做并不會促進FRAND許可費的確定，只會不必要地延長談判過程。

二、《指南》對我國標準必要專利許可談判活動的參考價值

JPO發(fā)布的《指南》為專利權(quán)人和專利實施者之間的標準必要專利許可談判提供了參考依據(jù)。

值得注意的是，北京市高級人民法院2017年年4月對外公布了新修訂的《專利侵權(quán)判定指南》（以下簡稱“判定指南”），《判定指南》首次對我國專利司法實踐中標準必要專利問題做出裁判規(guī)定。2018年4月26日，廣東省高級人民法院發(fā)布了《關(guān)于審理標準必要專利糾紛案件的工作指引（試行）》（以下簡稱“工作指引”），《工作指引》出臺的目的是妥善審理通信領(lǐng)域標準必要專利糾紛案件。這些指導(dǎo)性文件相互補充，為許可談判貢獻了極大的參考價值。

日本專利局發(fā)布的《指南》對許可談判程序和許可費計算方法兩個部分做了詳細的闡述。

在許可談判程序部分，《指南》不僅列出了許可談判過程應(yīng)包含的五個步驟，還指出了在每個步驟中避免哪些做法可以使得各方更有可能被認為是“善意(Good Faith)”的，從而使得專利實施者可以避免禁令，專利權(quán)人也可以獲得適當?shù)难a償。

同樣，在《工作指引》和《判定指南》中也有類似的規(guī)定。例如，《工作指引》的第2條就表明“審理標準必要專利糾紛案件，要注意審查標準必要專利權(quán)人和實施者從事與標準必要專利有關(guān)的活動時，是否遵循誠實信用原則”，并在第13條和第14條分別指出了專利權(quán)人和專利實施者可被認定存在明顯過錯的行為。

由此可以看出，表達“善意”亦或遵循誠實信用原則已成為各國的共識。與《工作指引》和《判定指南》的不同之處在于，在許可談判程序部分，《指南》還明確提出了有利于提高許可談判效率的七個關(guān)鍵因素，包括告知時間安排、供應(yīng)鏈中的談判各方、保護機密信息、目標專利的選擇、許可協(xié)議的地域范圍、專利池許可、提高SEP的透明度，這七個關(guān)鍵因素對我國的標準必要專利許可談判也存在指導(dǎo)意義。

在許可費計算方法部分，《指南》闡述了確定許可費計算公式中的計算基數(shù)和許可費率兩個因子時分別需要遵循的原則。

對于計算基數(shù)，《指南》指出爭議主要集中在整個市場價值（Entire market value，EMV）和最小可出售專利實施單元（Smallest salable patent practicing unit，SSPPU），《指南》提供了兩種計算基數(shù)各自的支持理由，但并沒有得出最終結(jié)論。

對于許可費率，《指南》總結(jié)了法院判決后，提出了“自下而上（Bottom Up）”方法和“自上而下（Top Down）”方法，前者著眼于參考現(xiàn)有可比許可協(xié)議，后者主要用于計算單個或部分標準必要專利的許可費。這與《工作指引》提出的確定標準必要專利許可使用費可參照的方法不謀而合，《工作指引》提出的方法包括參照具有可比性的許可協(xié)議、分析涉案標準必要專利的市場價值等。針對許可費計算方法，兩國都在相應(yīng)的指導(dǎo)文件中給出了相似的建議。

三、 結(jié)論

JPO發(fā)布的《指南》主要涉及標準必要專利許可談判中的許可談判程序和許可費計算方法兩個部分，旨在促進專利權(quán)人和專利實施者之間的許可談判、阻止或快速解決與SEP許可相關(guān)的糾紛。《指南》的出臺使得不熟悉此類談判的企業(yè)也能夠有信心在談判桌上占有一席之地，并且不僅是日本本土企業(yè)能夠從中受益，其他國家的企業(yè)也能夠?qū)⑵渥鳛閰⒖肌?br/>

對于中國企業(yè)來說，廣東高院和北京高院發(fā)布的《工作指引》和《判定指南》也有較強的指引作用。其他專家和組織對《指南》的評論也有一定的參考價值。綜上，處于標準必要專利許可談判中的企業(yè)可以參照上述多個文件和評論來助力許可談判的順利進行。  

來源：中國信息通信研究院知識產(chǎn)權(quán)中心

作者：趙麗彤

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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