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來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：汪源 中國政法大學(xué)
原標(biāo)題：專利海盜起訴小米鬧烏龍！輕易指控中企“侵權(quán)”要吃苦頭
國慶長假開始前，小米在美國因?yàn)樽耘臈U，成為了被告。起訴方稱小米在美國銷售的自拍桿，侵犯其專利。
筆者特意檢查了起訴書，發(fā)現(xiàn)起訴方忽視了一項(xiàng)關(guān)鍵的漏洞—-小米還沒有在美國銷售自拍桿。起訴方Deraltech 舉證的線上銷售渠道，是未經(jīng)小米官方授權(quán)的山寨網(wǎng)站。該網(wǎng)站也對此做出了“山寨聲明”。所以，起訴方還沒搞清楚起訴證據(jù)真?zhèn)?，即展開了聲勢浩大的起訴。
海外NPE機(jī)構(gòu)，對中國企業(yè)打?qū)＠麘?zhàn)時，向來強(qiáng)勢。但如今，他們忽略了兩個重要前提，首先是類似小米的國內(nèi)企業(yè)，已經(jīng)具備了足夠的專利保護(hù)能力，三年前，與小米打?qū)＠镜腘PE機(jī)構(gòu)已經(jīng)敗訴。其次，專利具有地域性，小米在還未正式進(jìn)入美國市場的情況下，不向美國專利部門備案，是正常商業(yè)行為。
這家來勢洶洶的NPE機(jī)構(gòu)，在對小米打?qū)＠麘?zhàn)的時候，可能忽視了如今的時代背景，如今如果再想順利的強(qiáng)勢對戰(zhàn)中國企業(yè)，恐怕不那么容易了。
目前要證明小米侵權(quán)，很難
從案件訴訟程序上講，目前，原告Deraltech公司只是向美國紐約南區(qū)法院提交了訴狀，提交起訴書只是專利專有權(quán)人主動行使訴權(quán)的一種方式，換言之，Deraltech在其愿意承擔(dān)訴訟費(fèi)用的情況下，可以同時起訴多家公司。
另外相比其他訴訟，知識產(chǎn)權(quán)訴訟具有技術(shù)復(fù)雜性，美國最高聯(lián)邦法院與上訴法院，常常推翻地方法院知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)判決。
所以說，即便紐約南區(qū)聯(lián)邦法院判決小米侵權(quán)，很大程度上也并非定論。
在此，筆者以20世紀(jì)80年代著名的索尼公司錄像機(jī)翻錄案為例進(jìn)行簡要說明。該案中，索尼公司產(chǎn)生的Bebamax錄像機(jī)，由于可以預(yù)設(shè)時間錄制電視節(jié)目供家庭觀看，環(huán)球電影制片公司和迪斯尼制片公司向加利福尼亞州中區(qū)地區(qū)法院起訴。起訴方認(rèn)為消費(fèi)者未經(jīng)許可，使用索尼Bebamax錄像機(jī)錄制其享有版權(quán)的電影，從而構(gòu)成版權(quán)侵權(quán)，索尼公司在此應(yīng)承擔(dān)幫助侵權(quán)責(zé)任。
加州中區(qū)地區(qū)法院和第九巡回上訴法院，分別做出全部否定和全部肯定的相反回答，索尼公司因此上訴至美國聯(lián)邦最高法院。最終，聯(lián)邦最高法院多數(shù)法官認(rèn)為：此種行為不會對相關(guān)市場造成損害，應(yīng)構(gòu)成合理使用，從而判決索尼錄像機(jī)提供的錄制功能不構(gòu)成版權(quán)侵權(quán)。
故而，筆者認(rèn)為，在最終判決下達(dá)并生效前，斷言小米構(gòu)成專利侵權(quán)并非明智之舉。小米目前只是被訴，絕不等同于小米侵權(quán)。
原告關(guān)鍵證據(jù)系“山寨”
據(jù)小米公開資料顯示，小米在美國的官網(wǎng)官方網(wǎng)站域名為https://www.mi.com/us/。而在原告Deraltech 公司提交給美國法院的起訴狀中，欲證明小米公司存在侵權(quán)銷售行為的關(guān)鍵證據(jù)是一個域名為https://xiaomi-mi.com的網(wǎng)站。顯而易見，起訴狀中所載明的侵權(quán)網(wǎng)站域名與小米美國官方網(wǎng)站域名明顯不符。
此外，在xiaomi-mi.com網(wǎng)站中，筆者還注意到了，該網(wǎng)站中明顯已注明了：“本網(wǎng)站由 NIS 公司建立和運(yùn)營，旨在維護(hù)米粉社區(qū)的利益。NIS 公司特此聲明，本網(wǎng)站是專用的，但 NIS 在線商城銷售的小米產(chǎn)品與小米公司或其任何附屬實(shí)體無關(guān)”。
目前看來，NIS公司并非是小米公司在美國的官方授權(quán)代理商，即小米的自拍桿還未正式進(jìn)入美國市場。所以，原告將很難證明其所訴的小米旗下自拍桿，在美國存在侵犯知識產(chǎn)權(quán)的銷售行為。
原告疑似專利海盜
對可收集到的原告相關(guān)背景資料進(jìn)行研讀后，筆者發(fā)現(xiàn)原告的訴訟動機(jī)十分值得玩味。
首先， Deraltech公司訴狀中所稱的小米旗下自拍桿侵權(quán)的4件專利，為該公司于今年7月26才接受轉(zhuǎn)讓所得，Deraltech公司不是該專利的原始發(fā)明人與申請人。
繼而，Deraltech公司在發(fā)起訴訟前曾主動聯(lián)系小米，希望小米在美國為其旗下自拍桿支付高昂的相關(guān)許可費(fèi)。小米公司以該自拍桿尚未在美國銷售為由，回絕了Deraltech公司許可費(fèi)要求。
最后，在希冀獲得許可費(fèi)的要求受阻后，Deraltech公司即刻向美法院提起訴訟。Deraltech 公司這一步步的舉動，實(shí)在令人值得玩味，這種套路，讓筆者想起了一個知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域的專業(yè)詞語——“專利海盜”（ Non － Practicing Entities，簡稱NPE），即沒有實(shí)體業(yè)務(wù)，主要通過不斷發(fā)起知識產(chǎn)權(quán)訴訟而盈利的公司。早在六年前，波士頓大學(xué)發(fā)布的報告中就指出：NPE 類公司在2011 年涉及的專利糾紛高達(dá)290 億美元。
原告存疑的訴訟動機(jī)，讓筆者不得不推測小米在美被訴實(shí)為無妄之災(zāi)，是一起小米于7月9日后成功上市后遭遇的典型“敲竹杠”事件。且NPE機(jī)構(gòu)素來對國內(nèi)企業(yè)比較“不客氣”，這次證據(jù)沒搞清楚即起訴小米，也是一直以來，對自身過于自信的表現(xiàn)。
被訴不代表小米不重視知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)
在以往類似事件的相關(guān)報道中，筆者發(fā)現(xiàn)，很多人會將國內(nèi)民族企業(yè)在海外被訴，等同于我國企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)研發(fā)不夠重視。
其實(shí)二者不能劃等號，知識產(chǎn)權(quán)相比其他產(chǎn)權(quán)權(quán)利具有地域性的特點(diǎn)，即除非有國際條約或多邊、雙邊協(xié)議的特別約定，否則知識產(chǎn)權(quán)的效力只限于本國國境之內(nèi)。
知識產(chǎn)權(quán)中主要包括專利、著作權(quán)、商標(biāo)、和商業(yè)秘密等具體權(quán)利。這其中，專利具有最為強(qiáng)烈的地域性。目前，尚不存在“世界專利權(quán)”，所以，專利申請人需要在每個國家單獨(dú)申請專利，才能獲得與享有在該國的專利權(quán)。
因此，C國公民在C國合法獲得的專利權(quán)，如果沒有在A國另行申請并被授予專利，該專利在A國是無法直接受到保護(hù)的。
并且，由于維持專利這類知識產(chǎn)權(quán)，需要每年向申請國繳納逐年遞增的專利維持費(fèi)用（俗稱專利年費(fèi)）。所以，一般情況下，企業(yè)只會在未來發(fā)展戰(zhàn)略市場國申請專利，以減少相專利維持費(fèi)用開支。
由于小米之前主要戰(zhàn)略市場立足于我國本土與印度市場，目前，還沒有官方消息證實(shí)，小米已經(jīng)開始開拓美國市場，所以小米沒將其名下的所有專利，都向美國知識產(chǎn)權(quán)部門提交專利申請，是符合商業(yè)邏輯的，這也是正常的商業(yè)行為。
事實(shí)上，據(jù)小米公開資料顯示，截止2018年4月，小米集團(tuán)已向我國國家知識產(chǎn)權(quán)局提交專利申請一萬六千多件，其中已有近四千多件專利獲得批準(zhǔn)。在海外，小米集團(tuán)也累計向各國知識產(chǎn)權(quán)主管部門提交專利申請九千余件，其中已有三千五百件獲得批準(zhǔn)，得到授權(quán)。這對一個僅成立8年的科技公司而言，已屬不易。
中企已具備抵制專利海盜的能力
實(shí)際上，中國企業(yè)的海外開拓之路已非第一次遭遇專利海盜“乘火打劫”。
早在2005年，荷蘭Unilin公司有關(guān)聯(lián)的三家公司向美國國際貿(mào)易委員會(ITC)提出申請，指控17家中國地板企業(yè)及13家海外企業(yè)侵犯了“地板鎖扣知識產(chǎn)權(quán)”；2014年廣東中山市16家燈飾廠商因外觀設(shè)計專利問題遭致海外專利海盜訴訟索賠；2015年，華為手機(jī)在英國被訴侵犯相關(guān)4G專利，要求支付授權(quán)費(fèi)290萬英鎊。
時至今日，在面對專利海盜一次次漫天要價后，中國企業(yè)在專利流氓案件中已經(jīng)積累了相對豐富的經(jīng)驗(yàn)。
以華為為例，2015年在對英國專利流氓UPI的戰(zhàn)斗中，華為也已經(jīng)將費(fèi)用大幅度減低，一定程度上遏制專利海盜流氓行徑。
而從宏觀層面考察，近年來，世界各國政府對專利海盜行為也均作出了一定限制，以美國為例，美國于2015年“易趣案”中確立了限制專利海盜獲得禁令救濟(jì)的司法途徑。肯尼迪法官在本案裁判意見中表示：“對于那些持有專利技術(shù)但并不生產(chǎn)銷售專利產(chǎn)品，而是主要通過獲取許可使用費(fèi)和賠償金的新型公司，禁令救濟(jì)成為了一種索要高額許可使用費(fèi)或和解費(fèi)的議價工具。當(dāng)專利只是專利產(chǎn)品的一小部分時，全面的禁令救濟(jì)是不恰當(dāng)?shù)模焕诒Ｗo(hù)公共利益。此時，金錢救濟(jì)足以賠償侵權(quán)損失?！?/p>
在此背景下，中國企業(yè)的在海外拓展之路上應(yīng)攜手共進(jìn)，建立相關(guān)專利聯(lián)盟，最大程度遏制專利海盜流氓行徑。
來源：IPRdaily中文網(wǎng)（IPRdaily.cn）
作者：汪源 中國政法大學(xué)
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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