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作者:陳明濤 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師 北京外國語大學(xué)副教授
郭潔 蘭臺所知產(chǎn)團(tuán)隊律師
原標(biāo)題:專利新創(chuàng)性比對方式的再思考
在專利授權(quán)、確權(quán)過程中,新穎性和創(chuàng)新性的比對是一個老問題,好像很難談出新花樣。然而,司法實踐中,對于比對方式的理解,仍然存在諸多偏差。比如,容易考慮對比文件中相對應(yīng)技術(shù)特征其他技術(shù)效果;或是對涉案專利的技術(shù)特征過度解釋,也未能正確理解技術(shù)問題的作用,導(dǎo)致法律適用存在一些錯誤。
在此,筆者將上述一些新思考分享出來,以糾正這些錯誤的認(rèn)識。
相對應(yīng)技術(shù)特征的其他技術(shù)效果
在專利授權(quán)、確權(quán)的過程當(dāng)中,新穎性和創(chuàng)新性的對比是老生常談的問題。經(jīng)常有權(quán)利人認(rèn)為,在專利無效審查中,需要從整體上比較涉案專利與對比文件的區(qū)別,將涉案專利技術(shù)方案與對比文件技術(shù)方案進(jìn)行對比,并且要對涉案專利和對比文件的技術(shù)效果進(jìn)行分析,進(jìn)而得出無效或相反的結(jié)論。但實際上,在進(jìn)行新創(chuàng)性比對時,只需要考慮對比文件中是否公開了權(quán)利要求中的技術(shù)特征,至于對比文件中是否還存在其他的技術(shù)特征,以及對比文件中相對應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果,不必予以考慮。
比如,在李世煌專利無效一案中,原告李世煌指出“對比文件1的高音部分由發(fā)聲孔18輸出,其共振腔的設(shè)計達(dá)到‘低頻回放效果好,增強聲音質(zhì)感’”,隨后,其又指出:“由于涉案專利權(quán)利要求1的技術(shù)特征有‘所述音盆依次通過加載腔、扁平號筒和釋音口構(gòu)成的完整氣流通路與自由空間連通’,因此,‘聲音的輸出僅有釋音孔,位于加載腔的橫向,在揚聲器音盆軸向上未有聲音輸出,而且從頻響曲線上反映具有明顯的增益,用于改善高音’”。
實際上,在進(jìn)行新創(chuàng)性比對的時候,只需要考慮對比文件中是否公開了加載腔的技術(shù)效果,而共振腔的設(shè)計、改善高音的技術(shù)效果,均是不需要考慮的技術(shù)特征。
在比對中,上述原則,即不考慮是否還存在其他的技術(shù)特征,以及不考慮對比文件中相應(yīng)的技術(shù)特征是否還存在其他的功能和效果的原則,與等同侵權(quán)比對的原理也是一致的。
比如,北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南(2017)》48條就規(guī)定:“被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征在各自技術(shù)方案中所達(dá)到的技術(shù)效果基本相當(dāng)。被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的技術(shù)特征與權(quán)利要求對應(yīng)技術(shù)特征相比還有其他技術(shù)效果的,不予考慮?!?br/>
技術(shù)特征的有效解釋
在專利授權(quán)、確權(quán)的過程中,還經(jīng)常存在這樣一種現(xiàn)象:權(quán)利人對自己的權(quán)利要求經(jīng)常過度解釋,意在通過縮小保護(hù)范圍,從而獲得新穎性和創(chuàng)造性。
禁止反悔原則為這一現(xiàn)象提供了一種解決思路。禁止反悔是指,專利權(quán)人如果在專利審批(包括專利申請的審查過程或者專利授權(quán)后的無效、訴訟、再審程序)過程中,為了滿足法定授權(quán)要求而對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行了限縮(如限制性的修改或解釋),則在專利侵權(quán)訴訟階段,不得將通過該限縮而放棄的內(nèi)容納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。該原則限制專利保護(hù)范圍不合理擴(kuò)張,其實質(zhì)在于防止專利權(quán)人采取“出爾反爾”的伎倆,先在專利授權(quán)階段對保護(hù)范圍進(jìn)行限制,后又在侵權(quán)訴訟時“過河拆橋”,企圖恢復(fù)保護(hù)范圍,從而兩頭得利。
然而,禁止反悔原則僅能解決專利侵權(quán)過程產(chǎn)生的問題,對于專利授權(quán)、確權(quán)過程中產(chǎn)生的類似問題,就無能為力。此時,勢必要限制權(quán)利人的隨意解釋,避免其謀求不當(dāng)利益。
當(dāng)前,司法實踐對權(quán)利要求的解釋,采用了“語境論”的方式:即應(yīng)當(dāng)首先結(jié)合權(quán)利要求書、說明書、附圖等內(nèi)部證據(jù),必要的時候也應(yīng)當(dāng)結(jié)合所屬技術(shù)領(lǐng)域的教科書、技術(shù)詞典等外部證據(jù),對權(quán)利要求作出合理的解釋。[1]
正如,在“墨盒”專利無效行政訴訟案中,最高人民法院在裁定中認(rèn)為,專利權(quán)利要求的解釋方法在專利授權(quán)確權(quán)程序與專利民事侵權(quán)程序中既有根本的一致性,又在特殊場合下體現(xiàn)出一定的差異性,其差異突出體現(xiàn)在當(dāng)事人意見陳述的作用上;在專利授權(quán)確權(quán)程序中,申請人在審查檔案中的意見陳述原則上只能作為理解說明書以及權(quán)利要求書含義的參考,而不是決定性依據(jù)。[2]
也就是說,在無效程序中,對權(quán)利要求不能隨意進(jìn)行解釋,必須遵循一定的解釋順位關(guān)系,權(quán)利人的解釋不能成為司法機關(guān)裁判的依據(jù)。盡管近期美國司法實踐放棄了“最寬解釋原則”,但對權(quán)利要求的解釋,仍然是建立在專利權(quán)人不得隨意解釋,并且遵循解釋順位的前提之下進(jìn)行的。
技術(shù)問題在比對中的影響
專利法的目的絕不是對任何細(xì)微的進(jìn)步或任何思想的輕微進(jìn)步都授予專利權(quán)。[3]因此,所有對于新穎性、創(chuàng)造性的思考都是圍繞解決技術(shù)問題來展開的,解決技術(shù)問題因此也成了判斷新穎性和創(chuàng)造性的邏輯起點。
如前所述,權(quán)利要求中技術(shù)特征的解釋要以說明書為依據(jù)。說明書對技術(shù)問題的記載,是理解技術(shù)特征是否還存在某種限定的重要因素。也就是說,說明書已記載了所要解決的技術(shù)問題。在這種情況下,即使權(quán)利要求書未對技術(shù)特征進(jìn)行限定,也可以對通過說明書中記載的技術(shù)問題進(jìn)行限定解釋。
問題在于,如果說明書中沒有就解決的技術(shù)問題進(jìn)行記載,應(yīng)如何理解?
在創(chuàng)造性判斷所遵循的“三步測試法”中,為在審查中客觀分析并確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征,然后根據(jù)該區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題。從這個意義上來說,發(fā)明實際解決的技術(shù)問題,是指為獲得更好的技術(shù)效果而需對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)任務(wù)。[4]
基于此,就會產(chǎn)生兩種情況:一是存在假區(qū)別技術(shù)特征。也就是說,即使存在相應(yīng)的區(qū)別技術(shù)特征,但該區(qū)別技術(shù)特征并不解決技術(shù)問題,就不會使權(quán)利要求具備新穎性或創(chuàng)造性。
比如,在東莞匯美制罐公司與國家知識產(chǎn)權(quán)局復(fù)審委員會等發(fā)明專利無效行政糾紛案中,權(quán)利人將卷邊描述為具備90度的技術(shù)特征,而實際上根據(jù)其他技術(shù)特征的描述,此處卷邊必然為90度。因此,該90度的描述實際上并未產(chǎn)生對權(quán)利要求的進(jìn)一步限定。此種情況下,涉案專利并不能因為90度的描述而具備新穎性。
二是由于說明書中不以記載技術(shù)問題為強制要求,因此,即使說明書未記載該技術(shù)問題,如果存在區(qū)別技術(shù)特征,也不影響創(chuàng)造性的比對。此時,若存在實際解決的技術(shù)問題,已為對比文件相對應(yīng)的技術(shù)特征所公開,則不具有創(chuàng)造性。反之,則具有創(chuàng)造性。
專利新創(chuàng)性比對方式,不是簡單地法條適用,而要結(jié)合背后法理依據(jù),通過技術(shù)問題的理解、對比文件技術(shù)特征的分析、權(quán)利要求的解釋等一系列方法,才能掌握新創(chuàng)性比對的正確“鑰匙”。
注釋:
[1]劉慶輝:《專利授權(quán)程序中的權(quán)利要求解釋》,載微信公眾號《知產(chǎn)力》2017年7月1日。
[2] 再審申請人精工愛普生與被申請人專利復(fù)審委員會等發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案,(2010)知行字第53-1號行政裁定書。
[3]石必勝:專利創(chuàng)造性判斷研究,知識產(chǎn)權(quán)出版社,2012年版,第121頁。
[4]參見《審查指南》第二部分第3章第3.2.1.1節(jié)。
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編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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